案例解读 | 美国法律下的电子游戏作品与知名商标的“攻守道”

一、前言

（一）新闻两则

5月22日，曼彻斯特联足球俱乐部起诉《足球经理》系列的开发商Sports Interactive和发行商世嘉商标侵权案进行了在线听证会。听证会上，曼联的律师Simon Malynicz QC认为《足球经理》游戏未经许可大量使用曼联俱乐部的名称，并用简化的红白徽标代替了曼联队徽侵犯了曼联集团的商标权。

此外，他还强调，队名与队徽的授权许可费是曼联的一项非常重要的收入，而《足球经理》没有经过合法的授权手续，其引用行为已构成侵权。Simon还向法官提出请求，要求将维权范围扩大至《足球经理》的第三方Mod。

针对曼联的指控，世嘉公司和SI公司的代理律师RogerWyand认为：游戏对俱乐部名称的使用是“在足球场景下对曼联球队的合法引用”，且自1992年以来，在《足球经理》及其前身《冠军经理》中，这种使用一直存在，且“原告并未提出异议”。

而在两个月前的3月31日，美国纽约南区法院的George B. Daniels法官针对AM General LLC（以下简称“AMG”）诉动视暴雪等（Activision Blizzard, INC., Activision Publishing, Inc., and Major League Gaming Corp.，以下简称“动视”）侵权及不正当竞争一案（AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.案）[1]，作出简易判决。认定动视在其《使命召唤》系列游戏（含“现代战争1”、“现代战争2”、“现代战争3”、“现代战争重制版”以及“黑色行动”，以下简称“使命召唤”）中对AMG公司旗下“悍马”（Humvees）军车的使用不构成商标权侵犯。

使命召唤游戏中登场的悍马车

（二）游戏动了谁的奶酪

同各类影视剧中商家削尖了脑袋要将自己的产品送上荧幕不同，大多数情形下，未经授权将自身的产品置于游戏中的行为往往被商家视为对其知名度的“白嫖”，以至于从冷饮贩卖商到脱衣舞俱乐部，但凡某款游戏和自己的商品或服务有那么“一丢丢”类似，都会毫不犹豫的“重拳出击”，拿起法律的武器向游戏商们“砸去”。

“商业鬼才”小岛秀夫算是个例外，图为《死亡搁浅》中登场的魔爪功能饮料

这种态度的差异源于置入和呈现方式的不同。电影等单向呈现的作品中，其被纳入最终画面是对真实拍摄画面的反映，具有客观性。

但电子游戏不同，为了精确呈现一个拟真的画面，创作者需要通过绘图、建模等方式在游戏的虚拟空间中人为的“创建”知名商品和店铺。这种“创建”一方面可能侵犯知名商品权利人就商品外观设计的著作权或专利，更重要的是，这更易被认定是一种主动的“攀附”知名商品附加价值的行为。

（三）为什么是商标权

也正因如此，游戏厂商从来就没有停止过对游戏中使用著名商品和商业标识的非难。很多读者不免疑惑：为什么知名商品权利人总是以侵犯商标权为由提起诉讼而非其他知识产权？在此，由小编为各位做简单的分析。

首先，汽车、枪械、飞机等商品作为工业产品，其外形的设计往往围绕着功能的最大化，在知识产权法领域中属于功能性客体。而著作权法对不能与功能性分离而独立存在的艺术设计不予保护。因此，著作权这条“路”是走不通的。

其次，外观设计专利保护期限较短，美国的保护期为14年，我国的保护期仅有10年，而许多知名商品的外观造型已超出保护期限。以美国目前现役的最新型战机F-35为例，距离其概念验证机首次飞行（2000年）已经过去近20年了，其外观设计乃至技术专利都已经超出了保护期。

因此，除了不正当竞争，知名商品权利人只能将“全村的希望”寄托在了商标权上，与游戏企业开展了一轮又一轮的交锋。在这其中，尤以在美国的交锋最为繁多。小编在这里就通过AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.案来为大家分析在美国法环境下各方在电子游戏作品商标侵权案中的“攻守道”。

二、权力者之矛

（一）混淆可能性

商标的主要功能就是识别商品和服务的来源，任何人对于商标的商业性使用只要可能造成消费者对于商品或者服务的来源或相关性产生混淆，即应当被认为侵权。

美国《兰汉姆法》（Lanham Act）§1114对于商标混淆侵权进行了定义：“将注册商标的复制品、伪造品、仿冒品或欺骗性的仿制品在商业中运用于商品或服务销售、许诺销售、分销或推广中，可能引起混淆，误认或欺骗；或复制、伪造、仿冒或欺骗性仿制一注册商标，并将复制、伪造、仿冒或欺骗性仿制的商标在商业中应用于商品或服务的销售、许诺销售、分销或推广所使用或相关的标签、标识、印刷品、包装、包装纸、容器或广告上，可能引起混淆，误认或者欺骗的”。

商标权利人的第一件武器正是混淆可能性：权利人认为在游戏中对商标或知名商品的使用会让玩家产生一种游戏获得了知名产品授权或知名品牌参与游戏制作的错觉。

（二）商标的淡化

对于具有一定知名度的商标（例如我国的“驰名商标”），商标法律制度对其保护范围将进一步扩张，削弱商标对特定商品和服务间的联系，侵蚀商标所蕴含的商业价值的商标的淡化亦被认为是侵权行为。

《兰汉姆法》§1125(c)(1)对商标的淡化进行了规定：他人在商业中对固有或通过使用获得显著性的知名的商标的商业性使用若存在因“弱化”或“丑化”而被淡化（dilution）的可能时，在遵循公平原则的前提下，知名商标的所有人有权获得对该使用的强制令，以及本款规定的其他救济。

在《兰汉姆法》中，淡化行为又被分为了“弱化”（blurring）和“丑化”（tarnishment）。《兰汉姆法》§1125(c)(2)(B)对“弱化”的定义为：某一相似商标或者商号的使用产生了与他人的驰名商标的某种联系，而这种联系有破坏了驰名商标的显著性。《兰汉姆法》§1125(c)(2)(C)对“丑化”的定义为：某一相似商标或者商号的使用产生了与他人驰名商标的某种联系，而这种联系有损害了他人驰名商标的声誉。

相比较混淆可能性，作为商标权利人的第二件武器的“淡化”显然更加“趁手”。只要能够认定电子游戏对知名商标的使用对该商标的功能或该商标的声誉产生了影响，即可认定侵权。

三、表达自由之盾

（一）宪法第一修正案

电子游戏同小说、戏曲等其他文学艺术创作作品一样，是一种思想的表达方式，能够以传统（例如游戏剧情、音乐）和其特有（例如互动反馈）的方式表达游戏创作者的思想观点，因此，在美国法律环境中，当商标权的行使对游戏作品的自由表达造成限制的时候，游戏创作者可根据宪法第一修正案进行抗辩。

而奠定了宪法第一修正案对游戏保护的案件，正是加利福尼亚州长阿诺·施瓦辛格与娱乐软件协会和电子游戏经销商协会（即现在的娱乐商业协会）在2005~2011年就加州颁行的旨在限制向未成年人销售暴力游戏的AB1179法案是否违宪的Brown v. Entertainment Merchants Association案[2]，该案经历三审，并最终在美国联邦最高法院以“七票对二票”的结果裁定AB1179法案违反了美国宪法第一修正案和第十四修正案。认定电子游戏作为一种思想表达方式受到宪法第一修正案保护。

时任加州州长的正是我们最熟悉的那个“州长”阿诺·施瓦辛格

（二）说明性合理使用

除了前述的宪法第一修正案外，对于缺乏固有显著性通过长期使用取得“第二性”的商标，还可以通过说明性合理使用来进行抗辩。

《兰汉姆法》§1115(b)(4)对“说明性合理使用”的规定为：被指控为侵权的名称、术语或图形的使用，并非是作为商标的使用，而是对当事人自己商业的个人名称的使用，或者对当事人共同利益人的个人名称的使用，或者对具有描述性且公正善意地描述了当事人的商品或服务或其产源的术语或图形的使用。

四、审判之天平

对于商标权利人的指控和电子游戏创作的抗辩。美国法院主要采用宝丽来因素（Polaroid Factors）来判断是否有混淆的可能。而对于是受《兰汉姆法》规制还是受宪法第一修正案保护，则由罗杰斯测试（Rogers Test）来进行判断。

（一）宝丽来因素

作为混淆性测试最具有代表性的标准，美国联邦第二巡回上诉法院在Polaroid v. Polarad Electronics 案中所开创的“宝丽来因素”为后续的商标侵权案所广泛引用[3]，具体的8个要素为：

①原告商标的强度；②原告和被告商标之间相似程度；③商品或者服务近似程度；④原告进入该领域的可能性；⑤混淆的具体证据；⑥被告采用冲突商标是否具有善意；⑦被告商品或者服务的质量；⑧消费者的精细辨认程度。

在案件的裁判中，法官会将8个因素逐一进行分析，看单个要素是倾向于哪方当事人，再综合8个因素的倾向，作出最终判断。

而有关游戏产品案件的特殊性则在于，从游戏的虚拟场景看，无论是使用目的还是实际效果，虚拟道具对商标的使用皆具有指示商品来源的识别功能。但电子游戏自身作为商品或服务，却与商标所使用的商品或服务不同，属于不同的产品，没有侵权的可能性。因此，在运用宝丽来要素分析电子游戏侵犯商标权的案件中，商标的相似性、商品和服务的相似性以及是否具有恶意是原被告双方交锋的重点。

（二）罗杰斯测试

美国联邦第二巡回上诉法院在Rogers v. Grimaldi案中提出的“罗杰斯测试”确立了商标侵权及不正当竞争领域适用宪法第一修正案的标准。[4]根据该测试法，对于案件是否适用宪法第一修正案，应当分为两步：

在第一步中，法官会先验证商标的使用与作品的内容是否存在“艺术关联”（artistic relevance），若否，则认为构成商标侵权。若是，则进行第二步验证。

在第二步中，对于商标的使用与作品的内容存在一定关联性的作品，法官会继续验证商标的使用是否对作品的来源或内容存在“明显的误导”，若是，这认为构成商标侵权。若否，这认定该文学艺术作品的对商标的使用受宪法第一修正案保护，不违反《兰哈姆法》。

五、交锋——AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.案解读

在该案中，法官综合运用了罗杰斯测试和宝丽来因素对动视是否侵犯AMG享有悍马的商标权进行了分析。

分析的第一步，法官从认定是否存在艺术关联开始，认为：《使命召唤：现代战争》系列作为描写现代战争的作品，对悍马军车的使用是一种增强游戏的现实感的手段，以给玩家一种作为实际的精英特种部队行动的现实感。因此，法官认为：动视对商标的使用“很容易满足罗杰斯测试中的艺术相关性要求”。

分析的第二步，对于是否存在明显的误导，法官适用了“古老的”宝丽来因素进行判断。

①在强度对比上，由于动视并未提出质疑，因此法官认定该因素对AMG有利。

②原被告商标之间的相似程度认定上，法官认为AMG使用其商标的目的是向军方销售车辆，而动视的目的是创造真实模拟现代战争的电子游戏供消费者购买。玩家能够在游戏中识别出悍马军车，但识别不是混淆，故认定该因素对动视有利。

③在商品和服务的近似程度的认定上，法官认为虽然AMG拥有对外的商标许可服务，但该因素考察的重点应当是商品和服务的“中心目的”和“焦点”，而非“零星的边缘”，AMG的商标许可服务属于“零星的边缘”，故认定该因素对动视有利。

④对于原告进入的可能性，法官认为AMG没有提出任何证据证明其有可能进入视电子戏行业，故认定该因素对动视有利。

⑤在混淆的具体证据中，AMG提供了一份调查报告，报告显示“16%的消费者在实际玩动视游戏时，对AMG与《使命召唤》的关联感到困惑。”但法官认为16%不足以对抗第一修正案对自由表达的保护。

⑥在被告是否具有善意的认定中，除了不予受理的“1998年信件”外，AMG提交了3份证据，分别是①被告员工在文件、电子邮件和证人证词中的少量陈述；②带有使命召唤标志的悍马车出现在几次现场的宣传活动中的照片；③使命召唤游戏内的用户指南中的声明（声明其已取得本游戏制作发行所需的全部授权，AMG认为这些声明错误地告诉消费者，动视拥有或被授权了悍马车的知识产权）。但法官认为上述证据未能对动视存在“混淆两家公司产品”的恶意提供任何依据，故认定该因素对动视有利。

在《使命召唤：现代战争3》的宣传活动现场使用的悍马车

⑦针对被告商品或者服务的质量，由于双方均未提交证据比较双方产品的优劣，法官认定该因素对动视有利。

⑧针对消费者的辨认程度，法官认为包括美国武装部队在内的全球约50个国家的军队并不会购买《使命召唤》游戏，反之亦然，没有错误购买的可能性，故认定该因素对动视有利。

综上，由于AMG在宝丽来要素认定中唯一的证明是其商标的强度和不到20%的混淆风险。法官认定动视不存在对作品的来源或内容的明显误导。

最终，基于“现代军队广泛使用悍马车”这一无可争议的事实，法官认定动视在使命召唤中对悍马车的使用应当受到宪法第一修正案的保护，不认定其构成商标侵权。

注释：

[1]AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al, No. 1:2017cv08644 - Document 218 (S.D.N.Y. 2020)

[2]Brown, et al. v. Entertainment Merchants Assn. et al., 564 U.S. 786 (2011).

[3]Polaroid v. Polarad, 287 F.2d 492 (2nd Cir. 1961).

[4]Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 (2d Cir. 1989).

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