原创 | 商标侵权，你没见过的案例
编者按：某知名图片网站上，其供下载的图片中含有与原告注册商标相近似的标识，原告认为被告的行为构成商标法第57条第4项“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”行为。一审判侵权成立，二审认为侵权不成立，撤销一审判决。今推荐本案二审上诉人代理人，云知队姚小娟律师对本案的评析。
网络环境下如何认定
擅自制造他人注册商标标识
——谈《商标法》第57条第4项间接侵权的法律适用
日前，笔者代理上诉人某网站的一起商标侵权案件，二审法院以上诉人（一审被告）不构成《商标法》第57条第4项的间接侵权行为，撤销一审判决，驳回被上诉人（原告）的全部诉讼请求。
本案源于被告方经营的网站上传播的图片含有注册商标，于是商标权人以被告方构成《商标法》第57条第4项“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”为由，起诉网站方商标侵权。
一审法院认定网站方系直接侵权行为人，构成第57条第4项的“销售”注册商标标识行为。二审法院则认为网站方不是直接侵权行为人，也不构成第57条第4项的间接侵权行为。
两审法院虽有着截然不同的观点，但却始终围绕两个问题展开：第一，《商标法》第57条第4项的侵权行为，究竟是直接侵权行为还是间接侵权行为？第二，包含有商标的图片，是否第57条第4项的“商标标识”？
一、《商标法》第57条第4项是直接侵权OR间接侵权的争论
我国商标法律中，除司法实践普遍适用《商标法》第57条第6项和《商标法实施条例》第75条作为间接侵权依据（如秀水街案认定市场管理方对商户售假承担责任，网络交易平台因未尽到合理审查义务承担责任等）外，法律规定的其他几种商标侵权行为如《商标法》第57条第4项规定的侵权行为，是直接侵权还是间接侵权，则未有定论。
商标侵权中，直接侵权与间接侵权的界限，从未有统一观点。王迁在《商标间接侵权研究》中论述了商标直接侵权和间接侵权的两种立法例：一种为混淆论，即认为两者区别在于是否导致相关公众“混淆”；另一种为使用论，两者区别在于是否构成商标“使用”。这两种观点，在祝建军《构成关联关系混淆侵犯商标权的条件》（刊载于2014年12期《人民司法》）一文中也有论述。
混淆论，认为传统商标法的基本目标在于确保商标的识别功能得以现实，即使消费者能够通过商标将商品与其提供者正确地联系在一起，防止混淆的发生，以此实现保护商品提供者凝集在商标中的商誉免受不公平利用和损害，以及保护消费者不受误导的双重目的。因此，未经商标权人许可在同类或类似商品上使用相同或近似商标，导致消费者对商品来源产生混淆的行为，就成为商标法首先要制止的“直接侵权”。
使用论，认为法律赋予知识产权人专有权利的目的，是通过专有权利去控制、约束相应的行为。任何人未经许可实施受专有权利控制的行为，就如同闯入了由篱笆圈起的他人专属领地，在缺乏法律上免责理由的情况下，会构成对知识产权专有权利的“直接侵权”。就商标权而言，商标权是权利人在相同商品上使用其核准注册商标的专用权，同时其也可以禁止他人在类似商品上使用与其核准注册商标相同或相似的商标。因此，受商标权直接控制的行为应为“使用商标”行为。所以，是否“商标使用”，是划分直接侵权或间接侵权的界限。
笔者赞同，以是否商标使用，作为划分直接侵权和间接侵权的界限。直接侵权行为是指踏入他人商标专用权范围直接损害商标标识意义的侵权行为，而商标的意义意义在于标识商品或服务的来源。所以，是否“商标使用”，是判断直接侵权的标准。间接侵权，指其行为并没有直接涉及商标权保护的客体，而是诱导直接侵权行为发生或为直接侵权行为提供帮助等行为。再看《商标法》第57条第4项的侵权行为，伪造、擅自制造和销售的行为对象是商标标识，行为人没有商标“使用”的行为，而是为他人“使用”商标，提供伪造、制造或销售注册商标标识的帮助行为。所以，《商标法》第57条第4项的行为，是间接侵权行为。
如本案，两审法院对《商标法》第57条第4项，究竟属于直接侵权行为，还是间接侵权行为，有着截然不同的认识。
一审法院认为，被告网站方是直接侵权行为人，构成《商标法》第57条第4项的侵权行为。可见，一审法院持有传统观点，在法律未明确规定为间接侵权的情况下，直接认定第57条第4项是直接侵权行为。这也是王迁在《商标间接侵权研究》中提出的现行商标法的立法缺陷。
二审法院则认为，商标是区分商品或服务来源的标志，直接侵犯注册商标权的行为应与相应的商品或服务相关联，否则不会到混淆误认。本案中网站方是进行图片分享的网站，被诉侵权标识没有用于床垫或类似商品的制造、销售或者广告宣传、展览等商业活动中，也未用于指示商品来源，该行为不构成对注册商标权的直接侵权。可见，二审法院从商标法立法本意出发，以是否商标使用为直接侵权与间接侵权的划分标准。
二、《商标法》第57条第4项不以“商标使用”为要件
理清商标直接侵权与间接侵权的划分界限，自然《商标法》第57条第4项的适用，不以是否“商标使用”为侵权构成要件。
第一，《商标法》第57条第4项规定，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，属侵犯注册商标专用权。可见，该条文本身并没有以商标“使用”为侵权构成要件。
第二，《商标法》48条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标使用，须以有商品或服务为前提，以识别商品来源为根本所在。而伪造、擅自制造、销售的标的是注册商标标识，根本没有商品或服务，没有标识来源的对象。所以，谈不上识别商品来源的“商标使用”。
实践中，遇商标侵权，承办律师第一考虑的就是是否构成商标使用？从忽视了原告的请求权基础，去考虑究竟是直接侵权还是间接侵权？这是实践误区。本案是在《商标法》第57条第6项和《商标法实施条例》第75条外，通过司法判例明确认定另一种商标间接侵权行为。
三、《商标法》第57条第4项的“商标标识”如何认定
商标作为区别商品来源的标志，它的有形载体是商标标识，商标通过商标标识发挥识别商品或服务来源的作用。商标法释义的商标标识，是指在商品本身或者在商品的包装上使用的附有文字、图形或其组合所构成的商标图案的物质实体，如商标纸、商标的包装、装潢、服装上的商标织带等。
笔者以为，可以贴附于商品或附着于服务的商标标识，与作为作品元素之一的商标标识，所起到的作用并不相同。例如一副作品含有多种元素，商标标识是其中一种元素。这种附着于作品中的商标标识，即便与商标核定商品放在一起，也未必能够起到标识商品来源的作用。此时，需要结合注册商标核定商品，来认定此类商品上商标标识的使用方式。
如本案，二审法院认为，被诉侵权标识是电子化的数码图片，该数码图片无法直接以商标标识的行为适用于床垫等商品。可见，被诉的侵权标识并不构成《商标法》第57条第4项的商标标识。
当然，是否构成间接侵权，还须遵循是否具有主观故意、行为与后果之间是否有因果关系等要件，但这不是本文讨论的重点，故笔者不再赘述。商标理论中，有关直接侵权和间接侵权的论述，从未停止。笔者围绕本案判决对间接侵权的论述展开，对间接侵权做简要分析，权作抛砖引玉。
图 | @老树画画
文 | 浙江天册律师事务所 姚小娟
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