审查意见通知书主要作用之一是用作审查员与申请人交流：审查员指出申请文件中不符合规定的缺陷，申请人陈述意见和/或进行修改；审查员对申请文件中的技术方案有不清楚的地方，可以通过通知书和申请人的一件消除疑惑。另一个作用就是作为证据，在可能的后续程序中使用。（2）逐条阅读审查意见，重点关注审查意见通知书中所指处的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价；（3）将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。主要确定以下问题：若仅存在形式缺陷（有授权前景）若存在不可克服的实质性缺陷（无授权前景）若存在实质性缺陷，需要根据修改定是否能消除缺陷（不确定性）其次，对审查意见通知书及其引用证据进行分析。主要针对具有否定结论或者不定式结论的通知书，需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便答复和克服上述缺陷。
对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，申请人应通过对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地。答复期限的监视
一通：4个月；其他通知书：通常是2个月；邮寄时间：15天；特殊情况可申请延期：通常是2个月。在答复审查意见通知书时，要遵循全面答复、以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据、保护范围最大、适度和禁止反悔的原则。全面答复原则：消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷，逐条进行答复；主要修改审查员遗漏的缺陷；促进审查程序的进行，避免申请被驳回。（3）依据《专利法》及《专利法实施细则》的内容进行争辨，指出专利申请复核其他有关规定的理由。《专利审查指南》是对《专利法》及《专利法实施细则》的进一步解释，也具有一定法律约束力，也可借助《专利审查指南》的解释作为争辨的依据。为自己争取稳定且尽可能大的保护范围，随意缩小保护范围，不利于将来的保护。根据禁止反悔原则，在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。在答复审查意见通知书时要把握适度原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权力要求的范围，并且注意在陈述意见使也不要做出不必要的限制性解释。
案例禁止反悔原则
澳诺告午时药业侵权案（2010.3.23判决书）授权权１“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，…。”公开文本中，独立权利要求涉及可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙“。一通认为“可溶性钙剂”范围过宽。答复时，申请人将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。最高院认为：
专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。
证据是指用于证明事实的客观材料。
包括：1）公知常识；2）现有技术；3）对比实验。
作用：1）用于辅助评价创造性；2）用于证明是否公开充分；3）用于证明申请文件中的措辞是否清楚。
涉及新颖性的审查意见
第一步：审查意见的解读
1、对比文件是否为现有技术或抵触申请
2、确定权利要求要求保护的技术方案是都被对比文件公开，是否采用了单独对比原则。
第二步：审查意见的答复
1、意见陈述和/或修改申请文件
2、必要时提供证据
案例
本申请：一种制备化合物X的方法，其特征在于，在原料进速为0.1－5.0的条件下提供反应混合物，在催化剂A的存在下，在溶剂中进行反应，其中，压力为1－5KPa，温度为20－50℃，使反应混合物反应，该反应混合物中，各物质A、B、C的比例为1：1－2：1－3。
| 本发明
| 对比文件
| 判断
|
权1
| 一种连续制备化合物X的方法 原料尽速为0.1-5.0 采用催化剂A 在溶剂中进行反应 压力：1-5KPa 温度：20-50℃ 反应混合物A,B,C的摩尔比为1.0:0.2-3.0:1.0-4.0 | 一种连续制备化合物X的方法 每小时提供0.25,0.25.0.5体积的A,B,C 采用催化剂A 在溶剂中进行 压力：2.5KPa 温度：38-40℃ 每小时提供0.25，0.25,0.5体积的A,B,C | 对比文件1影响其新颖性
|
答复时，首先同意审查意见的结论，无新颖性；修改权利要求书并陈述意见，修改时，在说明书公开了具体的反应流程，申请人将其补入权利要求1来克服新颖性的缺陷。（提示：申请人还需要对权利要求1的创造性进行简单陈述。）
涉及创造性的审查意见
“三步法”
步骤2：找出权利要求技术方案与最接近现有技术之间的区别技术特征；审查意见理解
不具有创造性的典型情况
创造性答复注意事项：
权利要求与对比文件的区别是什么，是否需要对权利要求作出修改针对权利要求与对比文件存在的区别特征，论证权利要求具有“非显而易见性”的理由有理有据：原理分析、从说明书记载的内容中寻找支持，充分论证
案例：
一种便携式无线通讯装置，包括：一个带有按键操作部分的壳体，一用于盖住按键操作部分的盖体，设置在壳体上的送话器部分；和设置在盖体上的送话开口；其中，盖体可在按键操作部分被盖住的第一端与按键操作部分中的一部分露出的第二端之间滑动，其中，送话开口形成在当盖体置于第一或第二端时与送话器部分相对应的位置处。
本申请 对比文件
对比文件1 公开了一种无线电话，其包括带有按键部分的电话机，用于盖住按键的滑盖，在滑盖上的多个通孔，其中滑盖可以滑动。权利要求1要求保护的技术方案与对比文件的区别在于：权利要求的送话器设置在壳体上，而对比文件设置在滑盖上。基于此，审查员认为该区别技术特征为本领域技术人员的惯用手段，属于公知常识。由此，权利要求1不具备创造性。
| 本申请权利要求1
| 通知书D1的认定 | 申请人的认定 |
主题名称
| 便携式无线通讯装置 | 无线电话 | √ |
| 特征1 | 带有按键操作部分的壳体 | 带有按键操作部分的壳体 | √ |
| 特征2 | 用于盖住按键的滑盖 | 用于盖住按键的滑盖 | √ |
| 特征3 | 在滑盖上的多个通孔 | 在滑盖上的多个通孔 | √ |
特征4
| 滑盖可以滑动 | 滑盖可以滑动 | √ |
| 特征5 | 送话器设置在壳体上 | 送话器设置在滑盖上 | √ |
分析：
陈述要点：
1、通过本申请新的导轨及锁定机构，从而克服了现有技术中普遍存在的滑盖容易滑动的问题。且使送话器部分不会在滑盖滑动的不同状态之间移动，这使得其声音质量要好于传声器设置在滑盖中的结构。2、由于送话器设置在壳体上，因此其结构相对于设置在滑盖上要简单。对于公知常识的处理：
1、核实审查意见中认定的公知常识的正确性
2、如果同意审查员的观点，且是该发明的发明点，则需要对权利要求进行修改
3、如果不同意审查员的观点，则应当充分举证该技术特征不是公知常识的理由
对于多篇对比文件结合的处理：
1、核实两篇对比文件是否有结合的启示，启示很重要
2、如果不存在启示，则可以不对权利要求进行修改，并意见陈述
3、如果存在启示，则需要对权利要求进行修改，同时陈述具备创造性的理由
创造性审查意见的答复：
其次，利用三步法，确定权利要求与最接近现有技术的区别技术特征，以及该区别技术特征实际解决的技术问题，从解决技术问题入手，说明具有创造性的理由。（正确分析其他对比文件或公知常识是否具有将该区别技术特征应用到最接近现有技术以解决相应地技术问题的技术启示。）最后，基于分析结果，同意审查员意见，则进行修改，陈述创造性；不同意审查员意见，则有理有据的进行意见陈述。
涉及说明书公开不充分的审查意见
相关规定
专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。（1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。（2）说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。（5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。判断审查意见正确性
根据说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案、所公开的方案能否实现本发明目的或获得相应的技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。答复方式
（1）说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见：本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么。实施例公开了怎样的方案、所公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果。意见陈述重点：
本领域技术人员根据说明书和权利要求书的记载能实现发明。提供证据需要主要的问题：
（1）所提供的证据必须是现有技术，且现有技术证据的使用要慎重，避免使得本发明缺乏创造性。（2）证据的使用必须满足所引证的内容在对比文件中唯一确定，且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容。注：无效证据
（1）一个或多个证据记载的内容相互矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容。（2）一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些含义并非都能实现本发明。（3）虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合干货 | 专利挖掘五步法
发明专利申请的创造性审查
无效宣告程序中的审查原则及意见陈述
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