演讲速递 | 如何规制商标恶意抢注——在CIPAC2022“数字经济下的商标注册与保护”论坛上的发言
目次：
1 我国商标法对恶意抢注的规制及其存在的问题
2 他山之石：德国商标法的相关规定
3 司法救济之一：责令商标权人停止侵权
4 司法救济之二：以“滥用权利”为由驳回商标权人起诉
1 我国商标法对恶意抢注的
规制及其存在的问题
2 他山之石：德国商标法的相关规定
与中国《商标法》要求在先权利人应该“自商标注册之日起五年内”请求商标评审委员会宣告该注册商标无效类似，德国《商标法》第51条第（2）款也规定在先权利人“连续5年默认在后商标在其注册的商品或服务上使用，并且知道这样的使用”的情况下，不可以再宣告在后注册的商标无效而注销该注册商标，但是，这个规定的适用仍然有两个限制条件：
其一，这个“5年期限”规则的适用情形是有限的，不能适用于所有“在先权利”的情形，而只能适用于部分情形。而德国《商标法》第51条第（2）款所列举的可以适用的情形中，是明确不包括该法第13条列举的“在先权利”中的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利的。也就是说，如果在后注册的商标权与在先的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利相冲突或者说侵害这些权利的，对该注册商标提起无效宣告程序并不受“五年”期限的限制。这说明，当商标权与在先的“非商标权”相冲突时，德国法旗帜鲜明地站在了维护在先权利人的权利一边，而并不会考虑什么因使用该商标而在后形成的“市场秩序”或“市场格局”，因为这是恪守私权不可侵犯原则的应有态度和立场，绝不可轻易动摇。
其二，如果在后商标的注册在申请时出于恶意——不管是哪一种与在先权利相冲突的情形，只要在后注册是恶意抢注，宣告无效就没有时间限制，也不会受在后形成的“市场格局”或“市场秩序”的影响。德国法的这个规定，与我国《商标法》又有明显的差异。因为我国《商标法》受《巴黎公约》(1967)第6条之二以及TRIPS协议第16条规定的影响，仅仅规定“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”，也就是说，除了恶意抢注他人驰名商标的情形，如果要“无效”掉其他恶意注册与在先权利相冲突的商标必须受“5年”期限的限制。因此，虽然我国2013年修改后的《商标法》为了制止恶意抢注而在第七条规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，但在具体的规则中却并没有充分地落实这一原则，这明显不利于制止恶意抢注行为，也使得维护诚信原则在某些时候成为一句空话。
所以，在一些个案中，目前我国法院需要面对一方在先权利与另一方注册商标权的并存和冲突的棘手问题，要彻底解决这个矛盾和冲突，应该通过法律的修改和完善来加以解决。
不过，我国法院在两类不同情形的商标侵权纠纷案件中，已经通过判令注册商标权人停止侵权或者驳回注册商标权利人的诉请的方式，缓和这方面的冲突和矛盾。（参见下文）
3 司法救济之一：
责令商标权人停止侵权
2001年修改后的《商标法》增加规定在先权利的利害关系人请求商评委撤销注册商标的期限是“自商标注册之日起五年内”以后，我国司法政策中也出现了所谓的“市场格局论”，因此，在某个在先权利人起诉一个注册商标侵权的纠纷案件中，我国一些司法判决认为,如果被诉商标经过长时间的使用，已围绕该商标建立起一定的市场秩序，此时轻率停止该商标的使用，就可能会损害已经形成和稳定了的市场秩序。于是，那些涉嫌侵犯他人在先权利（包括著作权和人格权）的注册商标，可以借助已经形成的市场格局而合法化了。
但是，我国法院还是在一系列的案件中针对一些注册已经超过五年但侵犯他人在先权利的注册商标，依然认定其构成侵权，并要求其停止侵权。比如：
陈某诉佐纳公司侵害著作权纠纷案中，诉争商标虽然已获准注册五年以上，但是福建高院在判决中指出：商标虽然获准注册，但如果存在侵犯著作权等在先权利的情况，仍应承担侵权的相关法律责任。即使被诉侵权的注册商标因为已经超过商标法所规定的五年无效期而无法被裁定无效，但考虑到被诉商标并未实际使用，尚未建立起稳定的市场秩序和发挥区别商品来源的作用，人民法院在侵权诉讼中仍可判令商标权人停止对被诉商标的使用。
2012年3月，上海第二中级人民法院正式受理美国篮球明星乔丹起诉我国乔丹体育公司侵犯其姓名权一案。2020年岁末，在经过长达八年的审理后，上海二中院对该案做出一审判决，判令被告乔丹体育股份有限公司应于本判决生效之日起三十日内，停止使用涉及“乔丹”的商标，但对于超过五年争议期的涉及“乔丹”的商标，应采用包括区别性标识等在内的合理方式，注明其与美国前篮球运动员迈克尔·乔丹（Michael Jordan）不存在任何关联，以消除联系，显示区别，停止侵害（形式与内容需经本院审核）。
4 司法救济之二：
以“滥用权利”为由驳回商标权人起诉
与此同时，在一些注册商标权利人利用恶意注册但却因已经超过五年期限而无法被宣告无效的商标来起诉他人侵犯注册商标专用权的时候，我国法院也并非一味简单地做出侵权判决。
比如，在OEM侵害商标权纠纷案中，一方面，入世以来我国大量的涉外定牌加工企业的正常经营需要得到司法政策的支持。在市场分工全球化的背景下，如果一味保护国内注册商标权人的利益，可能反而不利于我国涉外定牌加工企业在国际市场竞争中的整体利益。更为关键的是，不少因涉外定牌加工而产生的商标侵权纠纷往往与各种因素导致的商标权属争议有一定关联，比如，一些在我国依法注册的商标不排除是借助于先申请原则和商标权地域性的法律便利而意外获得，又因时间久远而难以被宣告无效，对于这样的注册商标，司法机关就可能缺乏积极保护的主观意愿。
浙江省高级人民法院做出再审裁定的“STAHLWERK”案就出现了上述这种情形：时代威科公司在明知德国stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，且其关联公司曾接受德国stahlwerk公司委托在国内进行该品牌产品的设计、加工的情况下，却于2011年10月在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉。
浙江省高级人民法院于2022年1月4日做出的民事裁定中，规避了或者说抛弃了最高法院在“HONDA”案【链接】、“PRETUL”案和“东风”案做出侵权或不侵权判断的那些说理和分析，直接以一审原告“在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则”为由，以《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”为依据，驳回了其再审申请。
这样的裁判说理，与其说本案中被告的行为不构成侵权，不如说这是因为原告行使权利的行为违背诚信原则，即便被告的行为存在侵权，也不应该对原告主张的权利进行救济和保护。正如浙江高院在其裁定书中所言：“时代威科公司在本案中行使商标权的方式有违诚实信用原则。不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。”因此，浙江高院的这个再审民事裁定书，其实是相当于美式的“知识产权滥用”抗辩规则在我国商标法司法实践中的一次运用。
实践中，有些恶意注册的商标就可能面临难以依据我国《商标法》被宣告无效的法律窘境。这也是有些OEM中的国外委托方授权国内委托方使用的商标更具有正当性而原告主张权利的注册商标反而缺乏正当性的重要原因。面对这样的案件，如果我国法院机械地按照《商标法》的规定判决被告的行为构成侵权，确实会导致不合理和不公平的结果，因此，有必要在个案中依据《商标法》第七条的规定加以纠正。从这个意义上说，浙江高院对“STAHLWERK”案的裁判思路和理由恰好弥补了我国《商标法》中宣告注册商标无效规则中的缺陷，是值得肯定的。
当然，这样的裁判思路也并非是浙江高院的首创。早在2014年最高法院就在“歌力思”案的判决【链接：（2014）民提字第24号】中指出：诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持。总之，我国商标司法审判中逐渐形成的中国式的“权利滥用”抗辩规则，将对制止恶意的商标抢注带来积极的效果。