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宋献涛 | 两面夹击下三步法何去何从
【摘要】
在我国专利创造性的判断中,三步法被奉为圭臬,但近年来其唯我独尊的地位遭遇到了其他因素和发明构思的两面夹击。其他因素反映了人们的朴素认识和经验感知,裁判者对其他因素的重视,有助于做到“讲逻辑而接地气”,避免三步法的逻辑与现实严重脱节;发明构思从大处着眼,可以避免三步法被异化和误用,发明构思的深度渗透有助于三步法在逻辑体系内实现自洽,达到“致广大而尽精微”。在其他因素和发明构思的两面夹击下,三步法将行稳致远,不至于因任性而跑偏。
一、经验感知工具:其他因素应考虑,朴素认识莫颠覆
1、突出的实质性特点和显著的进步具有关联性
2、创造性判断应综合考虑逻辑推演和经验推定
一是“三步法”认定具备创造性,但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据,或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联; 二是“三步法”认定不具备创造性,但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据,且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。
3、其他因素:检验对错的试纸or起死回生的神药?
4、逻辑与经验的冲突该如何调和
二、逻辑整体思维:发明构思莫忽略,立足大局跑不偏
1、国家知识产权局对三步法的反思
2、法院对三步法的审视
3、发明构思的内涵及其与三步法的关系
三、两面夹击下的出路:讲逻辑而接地气,致广大而尽精微
注释(上下滑动阅览)
【1】1993年我国《审查指南》的用语为“参考性判断基准”,2001年改称“辅助性审查基准”,2006年和2010年又改为“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。欧美用词为secondary considerations或secondary indicators。【2】李彦涛,论我国发明专利创造性之“显著的进步”,《中国发明与专利》,2019年第12期【3】创造性被否的案例中,均为直接适用三步法得出结论;创造性得到认可的案例中,绝大部分是直接适用三步法得出结论,有极少数是修正适用“三步法”,例如,2019年度专利复审无效十大案件之五,“餐馆服务系统”发明专利权无效宣告请求案,在确定区别特征后整体比较专利和现有技术的发明构思,合议组认为,发明专利技术方案与证据1公开的技术方案属于完全不同的发明构思,二者解决的技术问题、采用的技术手段以及实现的技术效果迥异,无法从证据1公开的技术方案中得到技术启示或指引。【4】郭晓立,何为专利法意义上的“商业成功”?,《中国知识产权报》,http://ip.people.com.cn/n1/2017/0727/c179663-29431748.html【5】肇旭,以“商业成功”佐证专利创造性,能成功吗?,天同诉讼圈 2021-12-22
【6】郭晓立,何为专利法意义上的“商业成功”?,《中国知识产权报》【7】最新案例为自动驾驶激光雷达专利纠纷案,案号为2020-2070和2020-2072,判决日2022年2月4日。还可参见全地形车专利纠纷案,案号为2016-1807和2016-2280,判决日2018年2月9日。
【8】马文霞、刘丽伟,创造性判断中发明构思的把握与应用,最早发表于《审查业务通讯》,后广泛流传于网络【9】刘丽伟,《把握发明构思,客观判断创造性》,中国知识产权报,http://www.cneip.org.cn/html/17/37598.html
【10】姚建军,创造性判断的新方法—“发明构思法”—兼评传统“三步法”与“发明构思法”的关系,《中国专利与商标》2020年第4期。【11】(2019)京73行初149号判决书【12】(2020)最高法知行终428号判决书【13】(2018)京73行初7031号判决书【14】(2020)最高法知行终105号判决书
作者:宋献涛
编辑:Sharon
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