窦夏睿 | 生物医药技术交易风险管理

2022年9月21日-23日，由知产前沿新媒体举办的“第七届中国医药知识产权峰会圆满结束”在苏州召开，本次大会吸引了线上与线下近800位医药IP人士参加。

在21日的会前研讨会上，扬子江药业知识产权总监窦夏睿为本次大会带来“生物医药技术交易风险管理”的相关观点分享。

知产前沿现将窦总监的主题发言整理成文，供医药知识产权从业人员参考学习。

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目次

    

一、医药企业投资概况二、创新药的研发风险三、药品技术交易风险点梳理（一）药品技术交易重点条款及其风险点（二）不同研发阶段中药品技术交易的风险点（三）临床II期后项目（四）已上市产品（五）国外引进项目

一、医药企业投资概况

医药企业投资的常见形式有三种：

第一种是项目投资，医药企业大部分是进行无形资产交易。也包括部分固定资产交易，可能与专利许可、技术交易捆绑进行。

第二种是股权投资，整体收购或股权加入所看重的新兴公司实施战略投资。

第三种是企业借款。

与IP相关度最高的是项目投资方式。股权投资中往往也需要对无形资产（特别是专利）进行初步的调查，但相对来说在整个投资尽调过程中所占比重不及项目投资方式，因为股权投资往往会从更高远的战略层面去考虑必要性，而不仅仅看某个具体的点。

项目投资谈判的基本流程包括以下几个步骤：

1.意向接触，双方BD之间、BD与中介之间就合作意向谈判，或双方的高层直接谈判。

2.投资框架协议（TS），部分TS会设置一个排他期，规定双方在排他期期间均不可与第三方谈判，以表示双方具有较强烈的合作意向，避免可能出现的泄密或者浪费双方的投/融资机会。Ø

3.尽职调查，某些情况下，项目的持有人（卖方）会要求必须先支付首付款才能启动尽调，甚至会规定无论尽调结果如何、是否最终合作，首付款都不可退回。在这种情况下，需要买方审慎对待。Ø

4.内部决策。

5.正式协议+承诺函，承诺函一般都是针对在尽调中发现的隐形问题，合作方（卖方）可能拒绝提供更详细的资料，在买方无法通过尽调中掌握的信息完全排除交易风险时，可以考虑让对方出具承诺函的方式来正式承诺相关问题没有法律风险，最典型的如技术是否涉及、侵害第三方的技术秘密，是否存在未公开的纠纷等等。  

6.资金到位。

7.项目管理或投后管理，因医药项目周期长，面临人员、团队置换的可能性高，建议建立专门的项目管理档案、电子化管理系统进行合同管理和资料保存等。

二、创新药的研发风险

在对创新药项目及创新药企业尽调的过程中通常应该关注到的一些风险：首先，创新药的研发成本高，资金需求巨大，可能需要融资多轮；其次，相比其他药物，创新药的投资周期过长；仍次，创新药企业的无形资产比例高，造成了估值难的问题，需要对开发难易、临床风险高低、竞品开发情况等复杂内容进行综合评估；再其次，创新药公司人员构成高学历，但这并不意味着人员完全了解并重视合规要求，需要对管理和数据进行审慎判断；再次，创新药研发受到强行政监管，交易可能因此受阻，例如，由于创新药可能涉及遗传资源和信息披露的合规风险，而导致交易失败。

创新药的研发会经历临床前、临床Ⅰ期、临床Ⅱ期和临床Ⅲ期。一般情况，临床前阶段耗时可能便长达1-4年，临床Ⅰ期需要3-6年，临床Ⅱ期需要5-9年，临床Ⅲ期需要约8-12年，最终方可实现药品的批准上市。每个阶段的耗时与其需要开展的工作内容紧密相关：

且投资方在不同阶段进入到项目或者企业中去时，需要考虑的法律风险也不尽相同。

三、药品技术交易风险点梳理

药品技术交易风险点可以通过两个维度来总结与分析：

（一）药品技术交易重点条款及其风险点

1.许可条款

在药品技术许可条款中，药品技术交易存在的风险点包括：

（1）许可范围问题，需要对地域、适应症和时间做具体界定。国内交易常见的被许可地域范围是中国大陆或大中华地区。在适应症范围需要规定比较细致明确，同一项专利所涵盖的技术可能允许开发为几个产品或者几项适应症，临床术语需要表述正确。时间范围需要依项目做差异化规定，一般是专利有效期内，或产品上市后10年或15年，时间条款涉及到未来付款、提成的时间长短问题。

（2）许可类型问题。许可类型方面，我国司法解释有一些规定。但是药品交易的许可类型会更加复杂，往往不能简单套用我国的司法解释。在合同中应尽可能用语言描述清楚许可的类型，而不是简单套用概念。例如可能通过适应症划分权利范围、or某个结构式对应的产品可能给不同的许可地域范围。鉴于许可形式往往会很复杂，无法用单独一个法律术语概括整个模式，所以尽量用准确语言详细具体描述。

（3）分许可问题。大型的集团公司，往往主体众多，例如研发、申报、原料生产、制剂生产等会根据实际需求分布在不同主体。但合同签署阶段合同主体往往是其中一个，如果在条款中不明确把关联方列为被许可对象，则可能未来造成产品上市后集团下属关联公司的合规法律风险。如果以签订分许可协议的方式分许可给关联方，又需要反复经过许可人（卖方）许可，增加不确定因素。所以在合同中尽量将“关联方”都列为被许可人。当然，如果研发需要进行外包，可以列明被许可方有将部分项目研发内容外包的权利，这与“分许可”也是有区别的。

2.分工条款

（1）非临床与临床工作分工。

（2）生产分工，有部分项目合作约定一方必须从对方处买原料药，需要警惕对方是否会通过价格控制上游成本和产量，从而让下游生产受到不合理的限制，建议不要轻易许诺原料的独家购买。

（3）销售。

3.财务工作条款

（1）首付款+里程碑，在产品研发、上市前过程是常见规定。

（2）销售提成，需要注意提成期限问题，有些对提成期限约定得较为笼统，如专利有效期内，但专利池中外围专利的有效期会非常长，因此需要具体到其中某一项或几项核心专利的有效期内。

（3）销售里程碑，是销售达到一定数额的奖金。

（4）税务筹划问题，财务人员需要留意小微公司可能有税费减免的要求。

（5）财务审计，从合同安排角度考虑，聘请会计师事务所审计需要有门槛，例如限定在发生何种情况、存在何种程度的怀疑时才可以启动第三方审计，审计费用如何分担也要约定。

4.知识产权条款

（1）背景IP和前景IP的权属，从买入项目的角度看，原则上是约定谁产生谁拥有，但也要具体问题具体分析。如果合作方是高校教师、医院医生，需要注意职务发明问题，避免发生由于标的技术或专利的权属问题而导致合同不能正常履行的情况。

（2）保证被许可方的对技术的可自由实施性，警惕许可人同时申请多项专利或后期产生迭代的技术，在保护范围上存在交叉或者互相牵制，而影响标的技术未来的FTO。

（3）第三方侵权时的维权权利，作为被许可人应该尽量保证自己有主动维权的权利，应当约定纠纷获得赔偿的归属。

（4）被诉侵权时的应对，注意要考虑侵权发生时，买方是否还能够继续销售产品，项目是否需要停止实施等救济条款的约定。

（5）专利被无效时后的处理，对于买家来说，最理想情况是付费终止。但可能遭到许可方拒绝，因其认为许可的内容还包括了技术秘密，所以可能要求变更许可费用的比例之类。

（6）临床数据共享及交换，需要注意当合作方为外资时，交换数据是否存在遗传信息披露的合规性障碍。

5.其他相关条款

（1）被许可方的单方解除权，这是有必要写明的条款，通常来说，许可方并不愿意投资人轻易退出，然而被许可方（买方）常面临市场价值下降、政策变化而需要战略调整的情况，应当赋予其及时止损的权利。

（2）保密条款。

（3）违约条款。

（4）纠纷解决条款。

（二）不同研发阶段中药品技术交易的风险点

1.极早期创新药项目

（1）合同周期很长，不确定因素多，因此合同条款通常较为复杂。

（2）研发节点和验收标准的设置，应具备前瞻性，需要技术部门反复确认验收标准。

（3）研发管理委员会的设置。实践中其作用可能并不充分，当双方合作无法进行时，通常还是需要高层出面来解决。

（4）早期设计FTO问题非常重要，特别在热门赛道专利比较拥挤的情况下，需要在合同中明确规定双方均有专门的IPR团队随时监测合同履行过程中“弹出”的障碍专利，以及规定清楚若这些障碍专利出现时，项目应如何进行、如何改变研发方向，双方应该做什么努力。

（5）极早期项目，甲方有权随时退出尤为非常重要。

（6）非竞争的要求，可以约定合作的研发公司在若干年内，不得向第三方提供相同内容的研发服务。

2. 即将进入临床或临床早期项目

（1）化合物专利很可能还未授权，应着重进行授权前景分析，若已经授权需要进行稳定性分析，该阶段候选化合物基本已经确定，可以调取审查档案来核实权利的覆盖范围和稳定性情况。

（2）FTO问题，除了化合物外，也要注意工艺、中间体、晶型、制剂的FTO问题，避免虽然有权实施化合物专利，却由于落入他人的外围专利中而影响项目的进行。

（3）技术/知识产权的权属应当清晰。         

（4）数据真实性和可追溯性。

（5）非竞争的要求，及时发现合作方是否存在竞争性产品在研。

（6）新增知识产权的归属问题。

（三）临床II期后项目

（1）技术方案已经基本确定，需要综合评估现有专利布局的保护力度，及时部署新专利。

（2）临床试验设计的科学性和真实性，需要临床部门配合核查。

（3）临床试验数据的归属和交换问题，互换数据需要考虑是否存在遗传资源保护和个人信息保护的合规性问题。

（4）临床失败的退费或者补偿问题，通常临床失败会被归于正常技术风险。

（四）已上市产品

（1）持有人的确定，持有人转移要药监局批准，部分项目存在不被批准而无法转移的情况。

（2）如果买方仅仅是购买的已上市产品的销售权，那需要注意质量控制的风险，双方应当在合同内设置质量控制的规划及出现产品的质量问题时如何处理危机、双方的责任如何界定。

（3）原料药供应商的价格控制，防止供应商的垄断倾向，避免成本和产能受制于人。

（4）MAH和生产地点的变更问题。

（五）国外引进项目

（1）国外企业为了推进全球化进程，寻求国内企业合作，一般会要求买方来承担国内注册的费用和风险，国内企业通常选择同意承担。

（2）由于对语言和法规理解的障碍问题，卖家通常会希望被许可人承担技术或产品的FTO调查义务并承担可能的侵权风险。故买方需要充分评估自己的尽调实力或者找到专业的律师团队协助。

（3）药物警戒条款，也是近年来涉外许可协议新出现的重要条款。

（4）遗传资源保护问题。

（5）回购权，当卖方为规模比较大的企业时，可能会倾向于在许可协议中设置“回购权”，如果被许可的项目运行良好或市场潜力巨大，卖方可以以一定溢价回购被许可项目。因此签合同的时候，买方应谨慎考虑是否接受这种条款。

（6）商标问题，一方面考虑国家法规对于药品、特别是进口药品在商标规范方面的强制性要求，另一方面还要考虑当卖方要求标的产品上使用其自己的商标时，有没有可能买方为产品市场开拓所做出的多年努力，结果只是为别人做了“嫁衣”？因此需要在合同签订的时候就注意考虑到一些细节性的问题。

总之，药品相关技术交易存在合同周期长、风险大、专业性强的特点，通常需要企业的各个部门和各领域专家共同参与调研与评估，尽可能多地发现风险，反复打磨合同条款，以尽可能全面地避免未来可能发生的法律风险、政策风险以及市场风险。

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作者：窦夏睿

编辑：Sharon

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