一、关于“单独对比原则”理解上的争议问题二、关于并列技术方案中“单独对比原则”的适用讨论三、关于并列技术方案中“单独对比原则”的典型案例四、总结单独对比原则是专利新颖性、创造性判断中的基本原则，但是，当权利要求中存在多个并列的技术方案时，如果没有将每个技术方案与对比文件进行对比，是否违背“单独对比原则”以及其他原则，在专利无效和行政诉讼中有很大争议，本文对此进行相关问题讨论。《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1节中给出了判断新颖性的单独对比原则，即判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。以上是关于“单独对比原则”的法律依据，其目的是为了准确客观地判断发明创造相对于现有技术所做出的实质贡献，避免将多个现有技术、或者一份对比文件中的多个现有方案拼凑起来与发明创造进行对比。否则，一旦允许将多个现有技术方案随意拼凑或刻意组合，进而与权利要求进行比对，则将极容易主观地认为大量发明创造都没有新创性。不过，实务中还有种特殊的场景，也即：在权利要求中存在多个并列的技术方案时，通常来说，无论是实质审查，还是专利无效，都会将权利要求中的每个技术方案与对比文件（中的单独技术方案）进行对比，并评述新创性，这是实务中的惯常操作。但是，如果没有按照这种通常做法，而是将权利要求中的多个并列的技术方案同时与对比文件（中的单独技术方案）进行对比以评述新创性，那么此时是否违背“单独对比原则”呢？关于以上问题，在专利无效和行政诉讼实务中，有非常大的争议，可能会导致专利无效和行政诉讼的结果大相径庭，也与“请求原则”和“听证原则”会纠缠不清。第一种观点认为不会违背单独对比原则。这是因为，单独对比原则仅属于“新颖性”判断中的概念，其指代的场景仅限于权利要求应与对比文件中的单独技术方案（而非多个技术方案）进行比对，并未限定权利要求中的每个技术方案也应逐个进行对比，这不是“单独对比原则”的本身内涵。因此，如果没有将权利要求中的每个技术方案与对比文件（中的单独技术方案）进行对比，则并不违背单独对比原则。若无效请求人或者复审委未按照以上惯常做法进行操作，则并非重大缺陷，也并不违背“请求原则”和“听证原则”。第二种观点认为会违背单独对比原则。这是因为，单独对比原则不仅体现在“新颖性”判断中，还体现在创造性“三步法”的对比文件比对过程中。既然要求对比文件中的技术方案应逐一进行比对，那么此时作为比对参照的权利要求，也不应混为一谈，不加区分，否则将违背“单独对比原则”的实质内涵。因此，如果没有将权利要求中的每个技术方案与对比文件（中的单独技术方案）进行对比，则会违背单独对比原则。若无效请求人或者复审委未按照以上惯常做法进行操作，则属于重大缺陷，而且，由于可能已经违背“请求原则”和“听证原则”，因此在无效程序或者行政诉讼中有败诉风险。我们倾向于第二种观点，分析如下。我们认为，在将权利要求（可能有一个或者多个技术方案）与对比文件（可能有一个或多个对比方案）进行比对时，存在以下四种可能的场景：第一种场景是“一对一”，也即权利要求中只有一个技术方案，而对比文件中也只有一个技术方案。此时，依照“单独对比原则”，在新创性判断时可以进行“一对一”的比对，这属于正常的状况。第二种场景是“一对多”，也即权利要求中只有一个技术方案，而对比文件中有多个技术方案。此时，依照“单独对比原则”，在新创性判断时应当将权利要求与对比文件中的某一个技术方案（而非多个技术方案）进行“一对一”的比对，这在《专利审查指南》中有所提及。第三种场景是“多对一”，也即权利要求中有多个技术方案，而对比文件中只有一个技术方案。此时，若对权利要求的并列技术方案不加区分，混为一谈地进行评述，则无论是在特征对比，还是区别特征的认定上都将非常混乱，亦无法准确客观地判断发明创造相对于现有技术所做出的实质贡献，此时，应认为违背了“单独对比原则”。第四种场景是“多对多”，也即权利要求中有多个技术方案，而对比文件中有多个技术方案。此时，按照《审查指南》的规定，对比文件中的技术方案应仅选择其一进行比对，而若对权利要求的并列技术方案不加区分，混为一谈地进行评述，则将出现与第三种场景相同的问题。
因此，我们认为，《专利审查指南》中有关“单独对比原则”的规定，应理解为其核心要义应当是秉持“一对一”的比对方式。此时，无论是“一对多”、“多对一”，还是“多对多”，最终进行新创性评价时，都需要简化到“一对一”的比对思路上来。1. 并列技术方案在专利无效程序中应分别评述的正面案例
关于权利要求中的并列技术方案，是否应当进行分别评述，实务中有不同的观点。但实际上，国家知识产权局在第7825号无效决定书（决定日2005年8月26日）中已经给出了明确的审理标准。【典型案例】北京市中北高科机电公司与谭奎等专利无效纠纷案在第7825号无效决定书中的决定要点中，复审委已经明确提到：如果一项专利的某权利要求包括多个并列的技术方案，那么对该权利要求的新颖性和创造性进行评述时，应对这多个技术方案分别进行评述。
如果其中某一方案相对于请求人提供的已有技术不具备新颖性或创造性，则应宣告该技术方案无效；如果另一个技术方案的某些特征没有被请求人的证据公开，也不能从请求人提供的证据中获得启示，且该技术方案有相应的技术效果，在请求人针对该技术方案未提出其他无效理由时，应维持该技术方案有效。[1]
由此可见，权利要求中的并列技术方案应分别评述，不仅仅是实务中的惯常操作，实际上，在国家知识产权局自身公布的典型案例中也已经明确了以上评价标准。若复审委本身不遵循以上的标准来审查案件，则应认为其已经严重违反了程序性或者实体性的规定。关于以上审理标准，复审委在大量的其他无效案例中也是秉承以上惯常操作的，包括以下典型案例：1. 第38206号无效决定书（小米通讯技术有限公司与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司专利无效纠纷案，专利号为201210064396.7）2. 第34127号无效决定书（李佳与弗拉克托斯股份有限公司专利无效纠纷案，专利号为200710185111.4）3. 第27095号无效决定书（卡西欧（中国）贸易有限公司与深圳市绎立锐光科技开发有限公司专利无效纠纷案，专利号为200810065225.X）4. 第41258号无效决定书（苹果电脑贸易（上海）有限公司与高通股份有限公司专利无效纠纷案，专利号为201110165713.X）5. 第25796号无效决定书（谢晓兰与柯惠忠专利无效纠纷案，专利号为200720190084.5）6. 第16228号无效决定书（杭州速能机械有限公司与杭州贝克机械有限公司专利无效纠纷案，专利号为200720312101.8）7. 第36883号无效决定书（朱文卿与中航锂电（洛阳）有限公司专利无效纠纷案，专利号为201320446732.4）8. 第50904号无效决定书（浙江益仁工贸股份有限公司与江西广泉钢艺集团有限公司专利无效纠纷案，专利号为201320704463.7）9. 第45972号无效决定书（青岛科莱尔机器人科技有限公司与夏正磊专利无效纠纷案，专利号为201420367756.5）2. 并列技术方案在专利无效程序中应分别评述的反面案例
相反，如果权利要求中的并列技术方案未能分别评述，或者权利要求中的并列技术方案划分错误，则将在无效程序中导致非常不利的结果。关于这一点，有相应的反面典型案例。【典型案例】小米通讯技术有限公司与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司专利无效纠纷案在第37768号无效决定书（决定日为2018年11月02日）中，无效请求人认为，权利要求1应划分为四种并列技术方案。但专利权人认为，权利要求1应当划分为9个并列技术方案。请求人认为方案（一）-（三）与请求人所划分的方案②-④相同，认同方案（四）-（九）是客观存在的，但其属于不合理技术方案，因此并未对其提出无效宣告请求；特征i属于手势轨迹的方案，与虚拟按键无关，因此方案①也是合理的技术方案。最终，合议组当庭示明，依据无效宣告的请求原则，仅针对请求人提出无效理由的并列方案①-④进行审理。最终，复审委宣告201210250264.3号发明的权利要求1的并列技术方案②-④、权利要求6（引用权利要求1的并列技术方案②-④时）、权利要求7-12无效，在权利要求1的其他并列技术方案及引用它们的权利要求6的基础上继续维持该专利有效。由于技术方案划分错误，因此随后无效请求人再次发起了专利无效，并按照第37768号无效决定中的认定方式，将权1划分为9个并列技术方案。最终，复审委在第40001号无效决定书（决定日为2019年04月24日）中审理认为，权利要求1的并列方案（四）-（九）不具备创造性，并宣告201210250264.3号发明专利权全部无效。[2]3. 并列技术方案在行政诉讼程序中分别进行判断的典型案例
实际上，不仅仅是国家知识产权局在专利审查中坚持区分并列技术方案的原则，人民法院在专利行政诉讼程序中，也遵循该思路进行裁判。对于不同的并列技术方案，法院实质上是分别进行评价的，据此撤销无效决定的典型案例，也并不鲜见。【典型案例】 （2020）最高法知行终87号上诉人李可、国家知识产权局因与原审第三人沈阳好智多新材料制备技术有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案[3]本案涉及名称为“一种高真空感应无坩埚及有坩埚惰性气体雾化制粉设备”的第201520135609.X号实用新型专利，专利权人为好智多公司。李可因不服国家知识产权局专利复审委员会于2017年8月8日作出的第33064号无效宣告请求审查决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，后上诉至最高人民法院。复审委认为本专利权利要求1中EIGA/VIGA熔炼系统是一个整体特征，其既可适用有坩埚的VIGA方法、又可适用无坩埚的EIGA方法，而不能将其割裂地理解为“EIGA熔炼系统”和“VIGA熔炼系统”。但后续一审和二审法院认为，权利要求1并未对EIGA/VIGA熔炼系统的内部结构及其与外部其它组成部分之间的连接关系作出具体限定，因此，应理解为任何能够适用EIGA或VIGA熔炼方法的熔炼系统均涵盖在其保护范围内。据此，权利要求1可以理解为包含两个并列的技术方案，即当采用EIGA熔炼系统时的技术方案以及当采用VIGA熔炼系统时的技术方案。最终二审法院审理认为，第二个技术方案具有创造性，并撤销了无效决定。由此可见，对于复审委理解错误而导致未能准确区分并列技术方案的行政行为，法院可以对并列的技术方案进行重新准确划分，并分别独立判断新创性，乃至撤销无效决定。【典型案例】（2018）最高法行再131号施特里克斯有限公司、国家知识产权局专利复审委员会专利行政管理（专利）再审行政纠纷案[4]本案涉及申请号为200610135704.5，名称为”用于液体加热容器的加热器”的发明专利申请，专利申请人为施特里克斯公司。2011年9月26日，国家知识产权局实质审查部门以权利要求1-10相对于对比文件1、对比文件5以及公知常识的结合不具备创造性为由，驳回该申请。施特里克斯公司不服提起行政诉讼，先后经过一审、二审，最终上诉至最高人民法院。施特里克斯公司再审称，本申请独立权利要求1、5均包括两个并列的技术方案（分别称为权利要求“1A”“1B”“5A”和“5B”），应当分别对其创造性进行认定。最高人民法院经审理也认为，被诉决定中有关权利要求1中权利要求1A不具备创造性的认定正确，但有关权利要求1中权利要求1B和权利要求5不具备创造性的认定错误。一审判决维持被诉决定，二审判决驳回上诉，认定事实和适用法律均有错误，应予相应撤销。由此可见，对于复审委、一审、二审中关于并列技术方案的新创性认定错误的问题，再审法院可以进行重新认定，并据此撤销驳回决定和前审判决。该案例也体现了，并列技术方案在行政诉讼程序中应分别进行判断的审理标准。单独对比原则是专利实务工作中的基础性原则，但对于并列技术方案的特殊情形，不同的审理部门对此出现不同的理解方式，导致出现理论上和实际案件结果上的相关争议。为避免争议，《专利审查指南》中有关“单独对比原则”的相关内容，可以进行更细致的深化，例如可以将《专利审查指南》中“应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较”的表述，稍加修改为“应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求中的每一项技术方案分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较”，以平息实务案件中的争议，规范各级审理部门和行业从业者的执业操作。本文是笔者根据法律研究和案例检索撰写而成，文中观点仅代表笔者当前研究的成果，不当之处，敬请同行批评指正。注释（上下滑动阅览）
【1】国家知识产权局专利复审委员会第7825号无效宣告请求审查决定书（2005年8月26日）
【2】国家知识产权局专利复审委员会第37768号无效宣告请求审查决定书（2018年11月02日）
【3】 最高人民法院(2020)最高法知行终87号判决书（2020年9月23日）
【4】最高人民法院(2018)最高法行再131号判决书（2018年12月30日）
作者：潘聪 张国宁
编辑：Eleven
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