韬安荐案丨向擅自使用他人商标及企业名称的搭便车行为说“不”
点击上方
蓝字
关注我们
本文字数：7976字
阅读时间：20分钟
审理法院：一审法院：江西省景德镇市中级人民法院二审法院：江西省高级人民法院
案号：一审案号：（2020）赣02知民初2号二审案号：（2020）赣民终619号
审结时间：2020年9月8日
案由：侵害商标权纠纷
裁判结果：一审判决：一、乐平华润公司自判决生效之日起立即停止侵犯华润知识产权公司涉案商标权及不正当竞争行为，即将涉案楼盘中所有涉及“华润”文字的名称去除，不得在房地产开发、经营、广告宣传、推广、商品房销售、不动产出租、不动产管理及商业管理等活动中使用与“华润”相同或类似的文字；二、乐平华润公司立即停止使用带有“华润”文字的企业名称，于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有与“华润”相同或类似的文字；三、乐平华润公司于判决生效之日起十日内赔偿华润知识产权公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计84.1万元；四、驳回华润知识产权公司的其他诉讼请求。二审判决：驳回上诉，维持原判。
韬安荐案语
未经许可，将他人的商标、企业名称（包括简称、字号等）作为企业名称中的字号，并在经营过程中进行宣传、突出使用，足以使相关公众产生混淆误认的，其行为同时构成侵犯注册商标专用权和不正当竞争。
在商标侵权和不正当竞争案件中，企业的商标和字号的知名度对于判断商标是否近似、是否容易导致相关公众混淆商品或服务来源以及赔偿数额的认定具有较为重要的意义。
本案系最高人民法院发布的2020年度知识产权50件典型案例之一。
案件回放
（一）当事人诉辩
原告华润知识产权公司起诉称：被告在乐平市楼盘的推广与宣传等服务中突出使用“华润”字样标识，明显具有傍名牌、搭便车的恶意，极易导致相关公众混淆，侵害了华润集团享有的注册商标专用权；此外，在被告与华润集团之间不存在任何关系的情况下，被告擅自使用华润集团之“华润”字号，引人误以为被告与华润集团之间存在某种投资、管理或合作等特定联系，该行为构成不正当竞争。原告请求：1. 被告立即停止侵害注册商标专用权和不正当竞争行为，即将“华润·翥山天城”楼盘中所有包含“华润”文字的名称、标识去除，并停止在其他所有房地产开发、经营、广告宣传、推广等活动中使用与“华润”相同或近似的文字或标识；2. 被告立即停止使用带有“华润”文字的企业名称，并变更其企业名称，变更后的企业名称不得包含与“华润”相同或近似的文字；3. 被告在《中国知识产权报》等报刊上就其侵权行为刊登不少于7 个工作日的声明，消除影响；4. 被告赔偿原告经济损失；5. 被告承担全部诉讼费用。
被告乐平华润公司答辩称：1. 原告不具有诉讼主体资格；2. 被告没有实施商标侵权行为，被告在所开发的项目及在商品房的销售时使用的是“翥山天城”名称，并没有对“华润”进行商标性使用；被告与物业管理公司签订了合同，由物业管理公司提供物业管理服务，小区内的“华润·翥山天城”标识与被告无关；乐平华润公司与乐平市在线网络文化传播中心签订的《乐平在线房地产广告客户专用协议》已于2015年5月31日终止，之后乐平在线网站上出现的“华润”标识的宣传广告与乐平华润公司无关，此前即使有使用不当行为，也已过诉讼时效；3. 乐平华润公司于2010年1月14日登记成立，根据被上诉人所提交的证据，此时“华润”商标尚未被认定为驰名商标，故乐平华润公司在公司设立登记时不存在主观恶意，也不存在不正当竞争行为；4. 鉴于被告不存在侵犯商标权和不正当竞争行为，故不存在应予以赔偿的情形。而假设构成了侵犯商标权和不正当竞争行为，则基于原告就损失没有举证，故也只能由人民法院酌情裁判。
（二）事实经过
华润集团是涉案第776090号“華潤”商标（1995年1月21日核准注册）、第773121号“華潤”商标（1994年12月7日核准注册）、第779532号“華潤”商标（1995年3月21日核准注册）、第3346105号“華潤与您携手改变生活”图文组合商标（2004年5月14日核准注册）、第3346104号“華潤与您携手改变生活”图文组合商标（2004年12月28日核准注册）、第3346103号“華潤与您携手改变生活”图文组合商标（2005年2月7日核准注册）等商标的注册人，核定服务项目主要为建筑、水下建筑、房屋建筑监督、室外广告等，上述商标至今仍在有效期间内。几十年之中，华润集团对“华润”字号及商标投入大量宣传，宣传时间长、程度深、地理范围广，使得涉案“华润”商标在房地产行业具有较高的市场知名度和影响力，为公众所知悉。在原国家工商行政管理总局2001年和2010年发布的两次通知中均认定字号“华润”具有较高知名度，并要求加强对“华润”字号和“华润”等商标专用权的保护。此外，涉案的第773121号“华润”商标曾被原商标评审委员会裁定书、法院判决书等认定为在资本投资服务上的驰名商标。
华润知识产权公司成立于2018年，是华润集团全资子公司。根据华润集团与华润知识产权公司签订的一系列授权文件，华润知识产权公司有权使用“华润”商标和字号，并有权以自己的名义采取维权措施。
2019年，华润知识产权公司发现乐平市“翥山天城”小区楼栋、楼层、住户门牌、住户信箱等多处使用了“华润·翥山天城”名称。此外，乐平在线网站上的对该小区的楼盘介绍，也使用的是“华润·翥山天城”。
经查询，乐平华润公司成立于2010年1月14日，其经营范围为房地产综合开发、商业零售及批发，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）裁判要旨
关于乐平华润公司是否侵犯华润知识产权公司所主张的涉案注册商标专用权。
法院认为，首先，从相关公众的一般认识上判断，乐平华润公司开发并销售“华润·翥山天城”的楼盘项目以及乐平在线网站上宣传“华润翥山天城”的行为，与华润知识产权公司享有、含有“華潤”图文字样的相关注册商标的核定适用范围中的不动产管理业、建筑及房屋建筑监督、广告页、广告代理等相比，两者功能用途、消费对象、销售渠道、受众渠道、服务目的基本相同，应当认定为类似服务。其次，华润集团为其涉案的“華潤”商标进行了广泛、持续的宣传，投入了大量的资金，涉案 “華潤”商标曾被认定为驰名商标，“華潤”命名的楼盘具有较高的知名度。经对比，乐平华润公司在开发的楼盘项目及宣传中使用的“华润·翥山天城”与涉案商标中的“華潤”，从读音、字体、含义上看基本相同，只是存在繁、简体的区别，但由于华润两字的繁体字属于比较常用的繁体字，普通消费者能够比较容易识别和呼叫，应认为构成近似；同时，“翥山天城”作为当地地名+楼盘常用名称，应不视为具有显著性，而“华润”则是区分不同经营主体的显著标识，该标识和华润知识产权公司的涉案商标虽然视觉上有所差别，但核心要素均是“华润”，两者构成近似。因此，乐平华润在其开发的地产项目上突出使用“华润”标识的行为，属于在类似商品、服务中使用与注册商标相近似的商标，容易使相关公众对服务的来源产生误认，进而构成侵犯注册商标专用权。
关于乐平华润公司行为是否构成不正当竞争。
法院认为，经华润集团几十年的经营发展，“华润”字号已在全国具有较高影响力与知名度，该字号应视为华润集团的企业名称予以保护。乐平华润公司作为一家经营范围为房地产开发等的公司，将华润集团企业字号“华润”文字注册为企业名称并在楼盘开发销售宣传等处使用的行为，容易使相关公众误认为其与华润集团有一定的关系，具有攀附华润集团企业名称知名度的恶意，其行为构成不正当竞争。针对乐平华润公司的抗辩，法院认为，行政主管核准使用名称并不能对抗法律规定的侵权构成要件，乐平华润公司一直持续使用“华润”字号作为公司名称，其不正当竞争行为成立。
理论荟萃
知名企业商标和企业名称的知名度背后反映了企业经过长期经营投入获得的品牌价值。该品牌价值为商品生产、流通环节的市场参与者带来巨大经济和社会效应的同时，也诱发了部分经营者故意攀附知名企业品牌，利用企业字号和他人在先商标、企业名称（包括简称、字号等）的相似性，致相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认，从而获取不正当利益的情形。
针对企业名称与在先商标的权利冲突问题，我国立法和司法实践对此有相关规定。《商标法》通过第58条转介条款将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的行为，交由《反不正当竞争法》处理。此外，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件使用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕19号，2020年12月29日发布，以下简称“《若干解释》”）第1条第1款第1项规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知（法发〔2009〕23 号，2009年4月21日发布，以下简称“《若干问题的意见》”）第10条亦已明确：“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”结合上述规定，在此对企业名称使用过程中构成商标侵权和不正当竞争行为进行要件梳理。
首先，企业名称侵犯注册商标专用权的构成要件为：
（1）企业名称中使用了与他人注册商标、未注册的驰名商标相同或者相近似的文字作为字号；
（2）在相同或者类似商品或服务上使用；
（3）突出使用；
（4）使相关公众产生误认。
就第（1）要件，可以参照商标相同或者相近似的判断标准，从文字的字形、读音、含义等综合判断，并考虑相关公众的一般注意力和注册商标的显著性、知名度，通过整体比对及隔离比对相结合的方式进行认定[1]。
就第（2）要件，《若干解释》第11条规定到，类似商品可以从“功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是否相同”，类似服务可以从“服务的目的、内容、方式、对象等方面是否相同”进行判断，或者考虑相关公众一般是否会认为商品之间、服务之间、商品与服务之间存在特定联系、容易造成混淆。同时，第12条也规定，《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品或服务类似的参考。
就第（3）要件中“突出使用”的具体含义，现有的法律和司法解释没有作出明确规定。但司法实践中一般认为，“突出使用”是指“将与注册商标文字相同或相近似的字号，从完整的企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色、排列等方面突出醒目地进行使用，使人的视觉感官产生深刻印象”[2]。此外，广东省高级人民法院的法官还提出，应当考虑涉案商标的知名度，即知名度越高，构成商标侵权所对应的“突出使用”判断标准应当相应降低[3]。
就第（4）要件，可以参照商标之间的侵权案件中对“使相关公众产生误认”的认定考虑如下因素：注册商标的显著性和知名度；商标通过文字、发音和图形表达的含义以及给消费者留下的印象；交易渠道、市场区分与相关公众的特定情况等[4]。
其次，企业使用企业名称过程中因与在先商标冲突而被认定为不正当竞争不要求突出使用，但司法实践中一般要求被告：（1）主观上存在明显的攀附知名商标商誉、违反公平竞争的恶意；（2）客观上擅自使用他人商标，容易造成相关公众误认[5]。就当事人主观恶意的判断，可以综合考虑以下因素：注册商标的知名度；行为人登记的企业经营范围与注册商标核定使用商品的类似程度；行为人是否与商标权人或在先企业名称权人有过商业接触或地域上非常临近；行为人以往的类似侵权记录[6]；行为人是否变更企业名称使其与他人商标更类似；在企业名称使用过程中是否采用说明性的文字或图案强调与相同或近似商标的区别[7]。就客观要件的判断，同样应当结合双方企业名称文字上的相似程度、双方企业经营范围的重合度、相关公众的注意力等进行综合判断。
针对企业名称与在先企业名称的权利冲突问题，《反不正当竞争法》第6条第1款第2项明确规定擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等），引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，构成不正当竞争行为。司法实践中同样也会从主观和客观层面综合进行判断[8]，在此不赘述。
就民事责任的承担方式而言，除损害赔偿外，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2020〕19号，2020年12月29日发布）第4条明确：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”此外，《若干问题的意见》中详细规定：“因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。”遗憾的是，目前司法实践中掌握的标准并不统一，仍有待进一步统一标准。
类案索引
案例1：上海冠龙阀门机械有限公司与冠龙阀门制造（广东）有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[9]
最高人民法院再审认为：
本案中，上海冠龙公司主张广东冠龙公司在其网页、宣传册以及送货单等经营活动中使用“GDGL冠龙阀门”“冠龙阀门”标识，侵害了上海冠龙公司涉案商标专用权。本院认为，被诉侵权标识中的“GDGL”系外文字母，与汉字一并使用时，从中国境内相关公众一般认知的角度，汉字的显著性更强；“阀门”二字系产品名称，使用在阀门等商品及相关宣传上，显著性较弱，故被诉侵权标识的显著识别部分均为“冠龙”。被诉侵权标识显著识别部分与涉案商标字形、读音、文义均相同，构成近似商标，二者同时使用在阀门等商品上，容易使相关公众对商品的来源产生混淆误认。
上海冠龙公司自1991年成立以来，经过多年经营与宣传，其公司、品牌及其生产的阀门产品逐渐积累了较高的市场声誉，获得了诸多荣誉。该公司于1993年注册的第1440343号商标于2007年8月被认定为驰名商标，涉案商标于2015年1月被认定为上海市著名商标。可见，上海冠龙公司的“冠龙”字号以及“冠龙”商标在相关行业内已经形成一定影响力并具有较高知名度。广东冠龙公司作为同业竞争者，应当知晓上海冠龙公司的企业名称、字号及其“冠龙”商标在阀门产品上具有较高知名度。在此情况下，其仍将与上海冠龙公司相同的字号作为自身字号使用，主观上具有攀附意图，客观上容易使相关公众对二者的产品来源产生混淆和误认。据此，二审法院认定上海冠龙公司享有在先注册商标专用权及企业名称权，广东冠龙公司的行为构成不正当竞争并无不当。
案例2：华润（集团）有限公司与天津华润豪景酒店（普通合伙）等侵害商标权及不正当竞争纠纷[10]
北京市高级人民法院二审认为：
华润集团在经营过程中，既将“华润”作为企业字号使用，又将“华润”作为其核心注册商标标识来使用，两者相互作用、相互促进，经过长期、广泛地持续使用和宣传推广，“华润”已经在相关公众中取得了较高的知名度和市场认可度。此外，商标评审委员会、北京市第一中级人民法院亦曾先后认定涉案商标已构成在“资本投资”服务上的驰名商标。因此，在案证据能够证明，在润世公司于2007年10月29日成立时以及被诉侵权行为发生时，华润集团的涉案商标已构成在资本投资服务上的驰名商标。此后，华润集团对涉案商标持续进行了广泛的宣传和使用，其所具有的较高知名度和影响力持续至今。华润豪景酒店在其经营的涉案酒店设施上均突出使用“华润豪景酒店”标识，容易使相关公众将之与华润集团的涉案驰名商标建立联系。因此，华润豪景酒店的上述被诉侵权行为，属于驰名商标司法解释第九条第二款规定的“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性”和“不正当利用驰名商标的市场声誉”的情形。华润豪景酒店的上述行为，侵犯了华润集团涉案驰名商标的专用权。
华润集团的“华润”字号经过其长期大量使用，已经具有较高的知名度和影响力，已为相关公众所知悉，具有较高的市场知名度，为相关公众所知悉。华润豪景酒店在华润集团的“华润”字号已经具有较高知名度和影响力的情况下，在从事酒店及餐饮行业经营时未予以合理避让，而突出使用“华润”字号，故意攀附华润集团的“华润”字号之商誉，容易导致普通消费者误认为华润豪景酒店与华润集团之间存在关联关系，对华润豪景酒店的投资或经营主体产生误认，从而损害华润集团合法权益，违反了诚实信用原则和商业道德，故华润豪景酒店的上述行为已构成不正当竞争。
向上滑动阅览
声明
本栏目文章为本所为本行业及社会公众提供的公益性普法服务，不属于针对具体事项的法律意见，也不代表本所针对具体个案的意见或观点。
「 往期文章 」