韬安荐案丨适用知识产权惩罚性赔偿时，同业经营者“故意”侵权的认定标准
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本文字数：6618字
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审理法院：一审法院：广东省广州市南沙区人民法院二审法院：广州知识产权法院再审法院：广东省高级人民法院
案号：一审案号：（2016）粤0115民初4434号二审案号：（2017）粤73民终387号再审案号：（2019）粤民再147号
审结时间：2020年4月22日
案由：侵害商标权纠纷
裁判结果：一、撤销广州知识产权法院（2017）粤73民终387号民事判决；二、撤销广东省广州市南沙区人民法院（2016）粤0115民初4434号民事判决；三、华升公司于判决发生法律效力之日起立即停止侵犯欧普公司第1424486号、第4426527号注册商标专用权的行为，即立即停止在其生产、销售的台灯、小夜灯等灯类产品上以及相关的经营场所、网店网页上使用“
韬安荐案语
相对于跨行业的知识产权侵权行为，同行业经营者“恶意/故意”侵权的认定标准较低，即对同行业经营者赋予更高的避免侵犯同业经营者知识产权的注意义务。
本案系2021年最高人民法院发布的侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例，是探索适用知识产权侵权惩罚性赔偿的重要案例。
焦点关注
知识产权侵权案件中适用惩罚性赔偿的条件为：“恶意/故意”+“情节严重”。在本案中，广东高院通过三个主要因素认定华升公司具有攀附欧普公司知名商标的主观恶意：第一，欧普公司及其商标享有较高知名度和美誉；第二，华升公司和欧普公司属于同一地区和同一行业的经营者；第三，华升公司将“欧普特”商标注册在第21类家用厨具类商品上，但却使用在第11类的灯具类商品上。
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称《解释》）第三条规定了人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权“故意”的五种情形，即被告存在继续侵权、以盗版假冒为业以及与知识产权权利人的三种特殊关系。本案中被告的侵权行为并不属于《解释》中列明的五种典型情形，但最高法院仍将其作为“侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例”发布，由此可以看出：对常见情形的总结归类应服务于个案中对“故意”的认定，而不将之作为个案中认定“故意”的束缚或限制[1]。
结合本案，在案证据不能直接证明华升公司“恶意/故意”侵害欧普公司商标专用权，欧普公司享有较高知名度的客观事实仅能推断出华升公司“恶意/故意”侵害商标专用权的可能性较大。法院认定华升公司具有侵权恶意，还考虑了两公司经营范围相同且主要经营地相同的因素。商标权的产生历经公示程序，作为紧密关联商品经营者的注意义务自然就更高。即使涉案商标并非知名度较高的驰名商标或著名商标，作为同行业的紧密关联商品的经营者也理应知晓[2]。由此可以看出，相对于跨行业的知识产权侵权行为，同行业经营者 “恶意/故意”侵权的认定标准较低，即对同行业经营者赋予更高的避免侵犯同业经营者知识产权的注意义务。因此经营者在开展日常商业活动时，要提高知识产权的注意义务，及时监测本行业知名产品、商标、作品的相关情况，在进入新领域时，尽可能对行业知识产权状况进行全面尽调，避免被动侵权。
同时本案另一个值得注意的地方在于，华升公司将注册在第21类商品上的“欧普特”商标使用在第11类灯类商品上。尽管未严格按照商标分类表使用商标并非严重违法，但鉴于商标局早在2011年就以“欧普特”商标与在先商标近似为由，驳回了他人在第11类上的注册申请，因此法院就此推断华升公司攀附欧普公司商誉的主观意图明显。
案件回放
（一）当事人诉辩
欧普公司申请再审称，其作为第4426527号“
华升公司再审答辩称，其在实际经营的商品及包装物上标注的“商标”是组合商标，即“
（二）事实经过
欧普公司是 “
黄山三科智能技术有限公司于2011年10月20日申请将第10090119号商标“OPTE欧普特”注册在第11类“灯、灯泡、日光灯管等”商品上，被国家商标局驳回。深圳市坪山新区祥和净水设备厂于2011年10月28日申请将第10119638号商标“欧普特”注册在第11类上，被国家商标局驳回。华升公司注册的“OUPUTE”商标因与欧普公司的第1424486号“欧普OPPLE及图”商标的显著识别文字之一“OPPLE”在字母组成、呼叫等方面相近，而被商评委宣告无效，北京知识产权法院维持了该无效决定。
（三）裁判要旨
一审法院认为，欧普公司第1424486号“
二审法院认为，首先，将欧普公司的涉案商标中的主要认读部分“欧普”与被诉标识中的“欧普特”进行比对，两者在文字的组成、字形及读音方面均有明显区别。其次，将被诉标识与涉案商标进行整体比对，“OUPUTE”与“OPPLE”在字母组成、字体、字体的设置效果及读音方面存有明显区别，而且被控侵权标识中的“OUPUTE”已被核准注册，核定使用的范围包括电灯及灯。故从整体而言，两者在组成要素及整体结构方面存有明显区别。综上所述，被诉标识与欧普公司的涉案商标不构成近似，虽欧普公司主张涉案商标具有较高显著性及知名度，但在本案中以相关公众的一般注意力足以区分两者，故二审法院对欧普公司关于被诉标识与欧普公司的涉案商标构成近似，故而华升公司侵犯其案涉注册商标专用权的主张不予支持，一审法院对此认定正确，予以维持。
再审法院认为，涉案商标早在2000年已由欧普公司的关联企业注册，并经过持续的、广泛的使用、宣传和维护；同时欧普牌灯饰类产品获得过多项荣誉、涉案商标多次被认定为广东省著名商标、驰名商标，因此，欧普公司请求保护的涉案商标具有较强的显著性和较高的知名度，相关公众只要一看到或者听到这两个商标，就会很容易联想到欧普公司。虽然被诉标识“
华升公司作为与欧普公司同地区、同行业的经营者，在明知欧普公司及其商标享有较高的知名度和美誉度的情况下，仍故意模仿、使用多个与欧普公司驰名商标近似的商标于相同商品上；同时，华升公司在充分知晓“欧普特”商标不能用在第11类商品上的情况下，仍然故意将“欧普特”商标注册在第21类上并跨类别地使用于第11类的灯类商品上，可见华升公司侵犯欧普公司商标权、攀附欧普公司商誉的主观意图明显。其次，华升公司在京东商城、天猫商城、淘宝商城以及阿里巴巴批发网等多渠道、多途径销售被诉侵权产品，侵权持续时间长、侵权产品种类多、销售数量巨大，且华升公司的侵权产品还因生产质量不合格被行政处罚，给欧普公司通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价。由此可见，华升公司的侵权行为影响大，后果较为严重，足以认定属于情节严重情形，同时华升公司侵权的主观恶意明显，应当适用惩罚性赔偿。
理论荟萃
“恶意/故意”是判断侵权人主观状态是否恶劣的条件，也是适用知识产权惩罚性赔偿的要件之一。实践中对于主观要件的判断大多基于间接证据推定，因此，“故意”的证明标准十分重要。苏志甫法官[3]认为，知识产权惩罚性赔偿仍属于民事诉讼的范畴，要求适用刑事诉讼中“排除合理怀疑”标准是不适当的；考虑到惩罚性赔偿的适用对于被告具有严厉惩戒的后果且惩罚性赔偿的目的在于惩罚被告而非赔偿原告，因此其证明标准应比“优势证据”标准更高一些，故在“故意”的证明标准上，从严掌握“高度盖然性”的证明标准是较为稳妥的做法。
广东省深圳市福田区人民法院课题组[4]认为，相对于补偿性赔偿而言，惩罚性赔偿是基于侵权人存在“恶意”，而对其实施的一种惩罚，而非仅仅是对权利人损失的一种弥补。因此，“恶意”作为适用惩罚性赔偿的首要构成要件，其证明标准首先要符合我国民事诉讼中通常采用的高度盖然性证明标准。其次，“恶意”作为区别于补偿性赔偿的特殊待证事实，对其设定的证明标准应高于高度盖然性的证明标准，直至接近或达到排除合理怀疑的程度。惩罚性赔偿作为私法救济之特殊规定，如不提高其“恶意”的证明标准，则会导致惩罚性赔偿的适用“失之过宽”，不利于当事人之间利益的平衡保护以及权利人与社会公共利益的平衡。
吴汉东[5]教授认为，在惩罚性赔偿案件中，行为人存在主观故意、恶意与否判断的基本标准是看其是否达到了应当达到的注意程度。一般而言，人们对他人的知识产权之保护仅负有“诚信之人”“理性人”的一般注意义务即可。如果侵权人未能达到上述注意程度，且直接追求或间接放任损害后果发生，甚至目的和动机有恶劣表现，即可以认定主观要件构成。
类案索引
案例1：上海弘奇永和餐饮管理有限公司与江阴市新城东和满居永和豆浆店、合肥好和餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷案[6]
江苏省高级人民法院二审认为：
首先，涉案商标系“永和豆浆”品牌的系列商标，“永和豆浆”品牌经长期宣传、使用在连锁餐饮服务行业已经取得很高的知名度。其次，好和公司通过特许他人使用与“永和豆浆”极为近似的标识开展连锁加盟业务，已经形成较大的经营规模。再次，好和公司虽持有“和满居永和”注册商标，但其在宣传推广过程中在公司官网首页左上角显著位置以极为突出的字体使用“永和豆浆”文字，在“永和豆浆”文字前以较小的字体标注“和满居”三个字，故意以与弘奇永和公司近似的商标吸引加盟商，并特许加盟商使用；江阴永和豆浆店也已证明其经营中所使用的商标系按好和公司的要求使用，故好和公司明显具有搭弘奇永和公司涉案商标商誉扩大市场份额的故意，侵害情节较为恶劣。最后，永和豆浆品牌在连锁餐饮服务行业已经形成规模，江阴永和豆浆店作为从事餐饮服务的从业者对此理应知晓，但其在实际经营中仍使用与弘奇永和公司涉案商标近似的商标，具有明显的侵权故意。因此，考虑上述因素，一审法院判决好和公司以及江阴永和豆浆店分别向弘奇永和公司赔偿290万元、1.5万元经济损失及合理维权费用并无不当。
案例2：斐乐体育有限公司与刘某、浙江中远鞋业有限公司、温州独特电子商务有限公司侵害商标权纠纷案[7]
北京知识产权法院二审认为：
中远鞋业公司、独特公司作为同类商品的经营者，理应知晓斐乐公司注册商标的知名度，其生产并且在京东、天猫、淘宝以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大。同时，商标局早在2010年就以第7682295号“
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