韩威威｜职务发明报酬制度适用研究——英国经验与中国路径

韩威威

华东政法大学知识产权学院博士生

要目

一、问题的提出二、英国职务发明制度介绍三、英国与我国职务发明制度的比较及其对我国的借鉴意义

职务发明制度对于创新活动的激励和创新型国家的建设，具有重要意义。英国职务发明报酬制度具有悠久的历史，体现了判例法和成文法的融合，在职务发明报酬的确定过程中进行多因素、多角度的考量，并设置了可期待利益分享机制。为了平衡创新主体和科研人员的利益，在我国职务发明报酬制度中，应纳入职务发明报酬考量的因素，以合理的机制充分保障科研人员获得收益的权利、充分考虑创新主体对科研活动的投资和所承担的风险，激励创新活动的可持续发展，从而建设创新型国家和知识产权强国。

随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。在这样的时代背景下，如何激发发明人与其所在单位的创新热情和创造活力，成为各界聚焦所在。我国出台了涵盖科技创新、知识产权保护、人才队伍建设等诸方面的推动创新创业的政策。《国家知识产权战略》提出：“完善职务发明制度，建立既有利于激发职务发明人创新积极性，又有利于促进专利技术实施的利益分配机制”。

一、问题的提出

近年来，我国职务发明专利所占的比例稳步增加；与此同时，与职务发明报酬相关的纠纷也呈现增加的趋势。在最高人民法院知识产权法庭2019年受理的962件民事二审实体案件中，涉职务发明人报酬纠纷7件。2020年12月24日，最高人民法院知识产权法庭发布的7件典型案例中，即有一件涉及职务发明奖励、报酬纠纷。由此可见，职务发明奖酬问题得到了社会各界高度的关注和重视。

很多国家均设立了职务发明报酬制度，域外职务发明奖酬制度对我国实践具有一定的借鉴意义。有学者从多个国家的角度考察了国外存在的职务发明立法模式，指出大致有以下三种模式：1.美国、日本等是将职务发明的原始权利归发明人，但依据劳动合同，发明人有将职务发明所有权或者独占实施权转让给单位的义务，单位获得权利后有保障发明人获得合理报酬的义务；2.法国、英国与我国类似，将职务发明的原始权利归单位，同时单位有支付给发明人报酬的义务；3.德国、芬兰、挪威、瑞典等国家则是将原始权利归发明人，通过申报程序，单位有权选择对职务发明拥有无限权利，同时法律也规定了发明人获得合理报酬的权利。

另有学者经过比较研究后认为，国外职务发明人的报酬制度是平衡雇主、雇员利益以及激励雇员发明积极性的重要机制。只有切实保护职务发明人的利益，发明人才会积极从事发明创造活动。职务发明权虽是私权，但是各国的法律都进行了不同程度的干预，不仅规定取得报酬的事由，还要求报酬要合理，并且各国在实践中都规定了一些具体的考量因素。

在现有研究中，对德国、法国等大陆法系国家的职务发明制度的研究较多。英国对知识产权的保护制度历史悠久，本文以英美法系的代表性国家英国为视角，对英国职务发明（在很多国家亦称为“雇员发明”）奖酬制度进行系统的考察与评析，从中提炼出值得我国借鉴的先进理念和成功的制度经验，以期为我国职务发明奖酬制度的科学构建和完善提供有益参考。

二、英国职务发明制度介绍

英国法最重要的法律渊源是判例法，同时，成文立法也是英国法律渊源的组成部分。在英国专利法案（1977年）（Patent Act 1977，以下简称“英国专利法案”）中关于职务发明有专门的章节进行了规定。英国专利法案是管理英国专利体系的主要法律。在该法案第39-43条涉及职务发明，包括职务发明的权利归属及利益分享等问题。除此之外，《专利实务手册》（Manual of Patent Practice）提供了对相关章节适用的指引，具有参考价值。

英国“厚雇主主义”及可期待利益分享制度

职务发明的权利归属与利益分享密切相关。在英国对职务发明的归属较大程度上体现了“厚雇主主义”，而其报酬制度则反映出可期待利益分享机制。

1.职务发明的权利归属

英国专利法案第39条规定了对职务发明的权利归属，主要是在雇佣过程中，职务发明的权利归属。在一定程度上体现了在雇佣过程中的“厚雇主主义”。根据该条款的规定，在如下情形中，雇员的发明归属于雇主：

就雇员和雇主之间而言，如果存在以下情形，则雇员的发明应被认为属于雇主所有：

-此项发明是该雇员在正常工作的过程中或虽在他正常工作之外，但是特别分派给他的工作任务中做出的，在以上两种情况下，都可合理地理解为在执行他的任务中做出的发明；

-此项发明是该雇员在正常工作过程中做出的，并在做出此项发明时，由于他的工作性质或者该工作性质中产生的特殊职责，使他对促进其雇主业务的利益负有特别的义务。

对于上述条款的适用，对于雇员的受雇地点或业务地点有一定的要求。在雇员做出发明时，有下列情况之一的，上述条款方适用于雇员所做的发明：

（a）他主要在英国受雇；

（b）他没有任何主要受雇地点或其受雇的地点无法确定，但是他的雇主在英国有一个业务地点，而该雇员属于这个业务地点，不管他是否还受雇于其他雇主。

值得关注的是，第39条首次规制了职务发明的权利归属的法定标准，在此之前，均为通过判例法进行解读。

2.可期待利益分享制度

在英国专利法案中规定了对雇员某些发明的法定给付义务。关于对雇员某些发明的报酬，规定于该法案第40条。

对雇员某些发明给予报酬的情形，可以分为以下几类。

首先，根据第40条第1款的规定：

根据雇员在规定时期内提出的一项请求，法院或专利局局长（comptroller）认为，该雇员所完成的已获得专利的一项发明属于雇主，且该发明、或发明专利、或发明和发明专利两者相对于雇主业务的大小和性质等对雇主具有显著的收益，因而根据这些情况，雇主向雇员给付报酬是合理的，法院或专利局局长可判给雇员根据第41条所确定的数额的报酬。

即，根据该款的规定，在职务发明或专利对雇主而言具有“显著的收益”的情形之下，雇主可以给付雇员报酬。在实践中，通过一系列案例、结合具体情形，体现了“显著的收益”之考量因素。

其次，除了上述情形之外，该条第2款规定了其他给予雇员报酬的情形。

当根据雇员在规定时期内提出的一项请求，法院或专利局局长认为：

-一项已获得专利的发明是由雇员做出并属于雇员的；

-他对此项发明，该发明的任何专利或申请的权利自本法开始实施之日起转让给雇主或根据此件专利或申请授予的独占许可自本法开始实施之日起已授予雇主；

-雇员从转让或赠授合同或任何补充合同（亦称“相关合同”）获得的利益与雇主从此专利中获得的利益相比是不够的；

-由于上述情况，在相关合同中规定的利益之外给予雇员额外报酬是合理的，

法院或专利局局长可判给雇员根据第41条确定数额的报酬。

上述条款体现了报酬的给付旨在解决雇员所得利益与雇主所得利益悬殊的问题。在实践中，往往是在专利保护期较末时，请求更容易得到支持，此时判断利益是否“显著”更加容易。

可以看到，英国职务发明制度体现了“厚雇主主义”，对于雇员在雇佣过程中符合一定条件的发明，权利属于雇主。与此同时，英国职务发明制度也给予雇员获得职务发明报酬的权利，体现了利益平衡原则和对创新活动的激励。

英国职务发明报酬的请求、确定及给付机制

在第（一）部分，从总体上，从宏观层面介绍了英国职务发明权属及奖酬制度。在本部分，将更加具体地介绍和分析英国职务发明报酬的请求、数额的确定、给付方式等。

1.报酬的请求

如英国专利法案（1977年）第39条可以看到，雇员可以向法院或者专利局对职务发明报酬提出请求。英国专利法案（1977）第40条第(5)款进一步规定：“假如专利局局长认为该请求涉及的内容由法院判决更为恰当，他也可以拒绝受理。”一般而言，向专利局或法院作出的请求需要在一定期限内提出，并满足相关形式要求。

首先，关于请求的期限，雇员根据英国专利法案（1977年）第40条第1款或第2款申请报酬，必须如下进行：

-以请求的形式；

-自专利授权时起自专利停止生效一年之内提出请求。

其次，对于报酬的请求也需要满足形式要求。如果向专利局提出请求，则需要填写表格（Patents Form 2），并递交表格的复印件，以及意见陈述一式两份；一般而言，递交至专利局的文件不向公众公开。经请求，专利局关于报酬作出决定；对于专利局的决定不服的，可以在决定作出后14日内向法院起诉。值得注意的是，专利局可以拒绝处理这样的请求，比如，在专利局认为某些事宜由法院处理更为适宜的情况之下。

对于司法程序而言，当事人一方面可以如前所述，在不服专利局的决定的情况下向法院起诉，也可以直接向法院提出请求。直接向法院提出请求的，需要递交请求表格（“claim form”），并且向所在地高等法院提出申请。

再次，报酬给付的主体也是值得关注的事宜。在我国《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》第76条新增一款，其中述及：“除另有约定外，由职务发明创造完成时发明人、设计人所在单位依照专利法第十五条的规定支付奖励和报酬。”在英国关于职务发明的实践中，雇员应向雇主提出主张报酬的请求，而不是请求时的专利持有人。这与我国《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》中的主旨相一致，也符合职务发明报酬是在雇佣关系这一框架下作出的背景。

2.报酬的数额和给付方式

职务发明报酬的数额是职务发明奖酬制度中的热点及难点。关于报酬的数额，规定于英国专利法案第41条。

根据第41条第1款的规定：当确定上述第40条第1款或第2款所述发明专利而给予雇员的报酬，凡雇主从该专利取得利益或可望取得利益的，或转让、转授、授予该发明的产权或其他权利或专利申请的产权其他权利给予雇主有关系的人，而使雇主获益或可望使他取得利益的，则应使雇员从雇主所得利益或可望取得的利益中取得合理的份额。

该条款体现了合理性原则。“合理的份额”的考量因素划分为两种情形，即，“雇员从本来属于雇主的发明专利中应获利益的合理的份额”以及“雇员本来属于他的一项发明的专利得到合理的份额”，分别列示于本条第4款和第5款中：

一方面，在决定雇员从本来属于雇主的发明专利中应获利益的合理的份额时，法院或专利局局长尤其应把下列各项内容考虑在内，即：

（a）雇员工作的性质、他的报酬和他在雇佣中取得或已得到的其他利益，或按照本法从该项发明已取得的其他利益；

（b）此雇员致力于该项发明所付出的努力和技能；

（c）与有关的雇员共同致力于作出此发明的任何另一个人的努力和技能，以及不是该项发明的共同发明者的另一雇员所提供的建议和帮助；

（d）雇主通过提供建议、设备以及其他帮助，提供机会，以及他的管理和商业技术和活动对该项发明完成、开发和实施所做的贡献。

另一方面，在决定一个雇员本来属于他的一项发明的专利得到合理的份额的利益时，法院或专利局局长尤其应考虑下面的情况，即：

（a）依据本法或其他规定对于发明或专利所授予的许可中的条款；

（b）雇员与其他人共同对作出该发明所作努力的大小；

（c）如本条第4款（a）项提到的雇主对该项发明的完成、开发和实施所做出的贡献。

此外，除了第41条第1款所规定的情形，本条第2款进一步规定了发明专利发生转让等情形时报酬的计算。根据第41条第2款的规定：

在本条第1款中，雇主因通过转让、转授、授予取得

（a）发明专利或此类专利申请的产权或其任何直接、间接权利；（b）发明的产权或其任何权利给予其有关系的人，从而获得利益或可望获得利益的，则利益的数额应按此人与雇主没有关系时，雇主可得到的利益计算。

除此之外，对于王国政府（“Crown”）或研究委员会（“Research Council”）作为雇主的情形，根据第41条第3款，当王国政府或某一研究委员会，作为雇主把一项发明、专利或专利申请的产权或其任何直接、间接权利转让或授予一个其职能中有责任发展或实施公共研究发明成果的机构，并且，在其发展或实施时不考虑任何收益或只收象征性费用者，该机构自该项发明、专利或申请获得的利益，依照本条前述规定应被认为是王国政府或研究委员会所获得的。在本款中“研究委员会”意即按1965年科学和技术法建立的研究委员会这样的机构。

对于报酬的给付方式，在英国，职务发明报酬给付的方式比较灵活。例如，可以通过一次总付、分期付款、或兼用两种方法，来给付报酬。在英国专利法案中，对报酬相关权利或义务的继承或承继也作出了规定。首先，对于给付报酬的义务的继承或承继，雇主在尚未按英国专利法案（1977年）第40条对专利付给报酬之前亡故的，上述第40条和41条中所述雇主从专利获得的或可望获得的利益应包括他的代表或由他授权的任何人从专利所获得或可望获得的利益。其次，对于获得报酬的权利的继承或承继，按照英国专利法案第40条给予雇员在获得报酬之前亡故的，他的个人代表或代表的法定继承人可行使他的权利，来申请报酬或继续申请报酬。

从本部分可以看到，英国从立法层面，为雇员对职务发明请求报酬、确定报酬数额，提供了较为详细的法律基础和保障机制。

英国职务发明相关合同约定的效力

上文介绍和论述了英国职务发明的法定权利归属和报酬。以下将探讨雇员与雇主之间合同约定的效力。

根据英国专利法案的规定，约定不得损害雇员的权利。如果合同或者其部分损害雇员对其发明的权利，则该合同或其相关部分可能对雇员不产生效力。

根据英国专利法案第42条指出：

（1）本条适用于有关雇员作出的发明的任何合同（不管是在何时签订的），它是一个由雇员：

（a）与其雇主（单独地或与另一个）签订的；或

（b）应雇主要求或根据该雇员的雇佣合同与另外一个人签订的；

（2）受本条约束的合同的任何条款，凡在有关规定开始实施和合同签订日以后，将损害雇员对其所作任何发明中的权利的，或将缩减雇员对这些发明的专利或专利申请的直接、间接权利的，该合同中关于雇员就发明或发明专利或专利申请中的直接、间接权利有所损害的部分对他不具有效力；

（3）上述第（2）款不能理解为降低雇员按法律规定或其他理由对雇主忠诚的要求；

（4）本条适用于王国或代表王国作为雇主与王国雇员之间的任何安排，如同适用于非王国雇员和雇主之间所签订的任何合同一样，本条中“王国雇员”系指王国政府部门所雇佣的人，或者以王国的名义行使依法授予的职能的官员或者机构雇佣的人，或者在王国海军、陆军或者空军服役的人员。

由此可见，尽管英国在职务发明方面属于“厚雇主主义”国家，但与此同时着力于保障雇员的权利。雇主与雇员之间进行约定是被允许的，但约定不得损害雇员的相关权利（包括直接权利和间接权利）。如果约定损害了雇员的合法权益，则约定可能被认识是无效的。

职务发明报酬相关典型案例

随着英国职务发明制度的发展，近年来，英国法院做出了一些与职务发明相关、特别是职务发明报酬相关的判决。这里以几项英国最高法院作出的有代表性的判决为例。

1.Kelly & Anor诉GE Healthcare Ltd案

本案是英国职务发明审判中的里程碑是案件。有研究表明，英国职务发明体系的一个特点在于奖励是罕见的，报酬仅在特殊情形下才被给予。尽管英国专利法案早在20世纪即已颁布，但英国法院在2009年方首次判决才对职务发明给付报酬。

本案具有重要的影响和意义。一方面，在该案中对专利法案中的相关条款和术语进行了解读，其中包括“显著的收益”、“专利”、“发明属于雇主”等，使得对相关法条的理解更加明晰。另一方面，在该案中，两位原告得到了高额的报酬：相关专利价值5000万英镑，发明人Kelly博士获得上述价值的2%即100万英镑，而另一发明人Chiu博士则获得上述价值的1%即50万英镑。

该案件作为英国首例对职务发明判决给付报酬的案件，具有里程碑式的意义。

2.Shanks诉Unilever案

本案是涉及职务发明奖酬的又一具有代表性的案例。在本案中，Shanks教授向Unilever等请求报酬。首先，他在2006年6月9日向英国专利局提出请求，专利局作出决定，认为相关专利被认为没有带来“显著的利益”。Shanks教授向法院起诉，一审法院维持了专利局的决定。Shanks教授进一步上诉，然而二审法院维持了一审法院的判决。最终，英国最高法院在2019年推翻了专利局的决定及前审判决。

从Shanks教授向专利局提出给付报酬的请求，到最高法院作出判决，历时十余年。在最高法院的判决中，对于专利所带来的“显著的利益”，尤其是在集团公司的情况下“显著的利益”的判断进行了详细的解读。最终给予Shanks教授价值200万英镑的“合理的份额”。

值得关注的是，在上述典型案例中，雇员在提供充分证据的情况下，均得到了高额的报酬给付。

三、英国与我国职务发明制度的比较及其对我国的借鉴意义

上文结合英国专利法案的法律规定、专利实务手册的指引以及典型性判例，系统地梳理了英国职务发明报酬制度。从中我们可以看到英国职务发明制度有着独特之处，并且对我国具有借鉴意义。

英国职务发明制度与我国职务发明制度的比较

英国职务发明制度体现了判例法和成文法的融合。尽管英国是典型的英美法系国家，但其在专利法中对于职务发明的权利归属及报酬作出了较为详细的规定。如前所述，相关法律规定集中体现在英国专利法案第39-43条。

英国职务发明报酬制度对于报酬设置了较高的“门槛”。由以上论述以及相关案例可以看出，自英国专利法案（1977年）的颁布实施，到2009年法院作出首例判决对雇员的职务发明给予报酬，经历了数十年的实践。在其后若干年，此类案件的数量仍然不多。根据该法案第40条第1款的规定，雇员取得报酬的条件之一是，雇员所完成的已获得专利的一项发明属于雇主，且该发明、或发明专利、或发明和发明专利两者相对于雇主业务的大小和性质等对雇主具有显著的收益。对于“显著的收益”，需要较为充足的证据支持。从该法案第40条第1款以及有关判决来看，报酬的取得在一定程度上有赖于发明或专利在商业上取得成功。

英国职务发明报酬制度体现了合理性原则。在英国专利法案第41条及第42条的规定中，均体现出合理性原则。如前所述，英国最高法院在首例针对职务发明报酬的判决中也指出，报酬的给付旨在解决雇员所得利益与雇主所得利益的悬殊。对于“合理性”“合理的份额”的判断，一方面在英国专利法案中给出了一系列考量的因素，另一方面，在具体的案例中，需要结合具体的事实和证据进行分析。

英国职务发明报酬制度涵盖了多元纠纷解决机制。正如在英国专利法案及专利实务手册中所指出，对于职务发明相关纠纷可以通过行政程序（向专利局提出请求）或司法程序（向法院提出诉讼请求）来解决。并且，行政程序并不作为司法程序的前置程序。在专利局认为由法院处理相关纠纷更为适宜的情况下，可以拒绝请求人的请求。多元机制为当事人提供了较为丰富的争议解决路径。

英国职务发明报酬制度中雇主与雇员之间的约定不得损害雇员的利益。在英国专利法案第42条对于合同的效力进行了规制。雇主与雇员之间进行约定是被允许的，但约定不得损害雇员的相关权利（包括直接权利和间接权利）。如果约定损害了雇员的合法权益，则约定可能被认识是无效的。

英国专利法案的颁布早于我国专利法，其职务发明制度的引入也早于我国。尽管英国是英美法系国家，但是其职务发明制度与我国关于职务发明制度有一些相同或相似之处。职务发明制度均在专利法中进行规定。无论是英国专利法案，还是我国专利法，均对职务发明的内涵、归属以及报酬等进行了规定。在我国专利法第六条中规定了职务发明创造的内涵及其归属。根据我国专利法第六条：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”此外，在我国专利法第十六条中规定了职务发明奖酬制度。根据我国专利法第16条：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”

同时，英国的职务发明制度也与我国存在差异。首先，英国在专利法案中仅设置有职务发明报酬制度，而不涉及对职务发明的奖励制度。而在我国专利法中则同时规定了职务发明奖励和报酬制度。其次，英国专利法案中对职务发明报酬确定中的考量因素较为细化，而在我国专利法中则不涉及具体的考量因素。再次，在英国专利法案中仅提供对职务发明报酬数额确定的原则，而我国专利法实施细则中，则对职务发明报酬的比例进行了更为量化的规定。此外，两国在纠纷处理方式上也存在一定差异。例如，在英国，关于职务发明报酬的请求可以向专利局提出，也可以向法院提出。在我国，职务发明报酬的纠纷解决机制主要包括专利行政调解以及诉讼。

英国职务发明制度对我国的借鉴意义

基于英国职务发明制度的独特之处、其与我国职务发明制度的比较，英国的职务发明制度对我国有一定借鉴意义。

1.约定的效力

在约定优先的前提之下，约定的报酬可否低于法定标准、约定是否合理等，一直以来也是我国关于职务发明报酬相关问题中的热点问题。根据英国专利法案（1977年），尽管没有在法律法规中限定报酬的额度或者比例，但是规制了相关约定不能够损害雇员的利益，从而对雇员的利益予以保障。在我国司法实践中，一定程度上允许约定的奖酬低于法定标准，但是仍然要满足合理性的要求。对于当事人而言，无论是职务发明人希望争取更多的职务发明报酬，还是雇主主张已根据约定给付合理的职务发明报酬，往往需要足够的证据来加以证明。

2.报酬给付中的考量因素

由本文的介绍可以看出，英国在报酬给付中纳入了多种因素：例如，雇员工作的性质、他的报酬和他在雇佣中取得或已得到的其他利益；雇员致力于该项发明所付出的努力和技能；与有关的雇员共同致力于作出此发明的任何另一个人的努力和技能；雇主通过提供建议、设备以及其他帮助，提供机会，以及他的管理和商业技术和活动对该项发明完成、开发和实施所做的贡献。这使得在实践过程中可以借鉴多重因素，又不至于计算方式过于繁冗，保持一定的灵活度。

3.可期待利益分享制度

由前述案例可以看到，尽管在实践中法院判决针对职务发明给予报酬的情形较少，但是在具体案例中，报酬可以达到很高的额度。对于在商业上取得成功的发明及其专利，雇主获得巨大的利益，为了平衡雇主与雇员之前的利益，雇员也有可能获得较高的报酬。在英国职务发明报酬的若干考量因素中，体现了雇主和雇员在职务发明创造中的付出。正如何敏教授指出，应以投资作为归属的基本考量，建立以财产权利共享、开发风险共担为核心的职务发明归属制度；在职务发明权属制度构建上采用的方法论区别于以往，即以“投入决定产出”的经济规律，智力投资人和物质投资人均是职务发明的投资主体，因此均应当参与职务发明成果的权益分配。

从这个角度来讲，这样的制度对于雇员而言是很大的激励，也是对创新活动的激励和促进。而相较于历年来我国的案例，即便是在相关产品或技术在市场上取得巨大成功的情况下，也罕有获得高额职务发明报酬的司法案例。因此，在全球科技竞争的时代背景下，为了在重点领域取得巨大突破，并激发科研人员的创新热情，可以考虑借鉴这种可期待利益分享制度。

本文结合英国的法律规定以及判例，对英国职务发明报酬制度进行了系统的分析。为了平衡创新主体和科研人员的利益，建议在我国职务发明报酬制度中，纳入职务发明报酬考量的多种因素，以合理的机制充分保障科研人员获得收益的权利、充分考虑创新主体对科研活动的投资和所承担的风险，激励创新活动的可持续发展，建设创新型国家和知识产权强国。

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