香港商标法简介

（本文来源：中伦视界，作者：许卓杰 梁嘉君）

适逢香港回归祖国25周年，香港一家电视台正在播放“香港回归25周年特别献礼”电视剧《回归》。该电视剧中，男主角在香港经营酒楼“粤德居”多年，却遭遇前妻在内地经营的同名“粤德居”餐饮集团扩张到香港，要求男主角停止使用多年的“粤德居”商标。这其中就涉及到了香港知识产权法律中的商标法范畴，以下我们会介绍香港商标法的一些基本概念。

一

法律基础

香港与商标和商标诉讼有关的主要法律基础是《商标条例》第 559 章，并由《商标规则》第 559A 章补充，两者均于 2003 年 4 月 4 日生效。《商标条例》是主要来源，优先于《商标规则》。高等法院规则第 4A 章（民事诉讼规则）的商标部分（即第100条命令）在适当情况下也适用。此外，香港实行普通法制度，因此香港的法院就商标诉讼的判决案例亦具有相关性。如果当事方在法律问题上存在分歧，他们可以让法院参考过去的先例决定来考虑。商标诉讼案件通常向香港高等法院原讼法庭提起。

二

什么是香港法语境下的商标？

根据《商标条例》第 3 条，商标指任何能够将某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别并能够藉书写或绘图方式表述的标志，可由文字（包括个人姓名）、标记、设计、字母、字符、数字、图形元素、颜色、货物的形状或其包装、甚至声音和气味构成。然而，根据该条例，商标必须能够以书写或图形方式表现，即以书写、绘图、乐谱、书面描述或其任何组合的方式。因此，除非可以通过绘图或任何书面描述清楚地描述声音或气味，否则它不能注册为商标。

商标可以分为注册商标或未注册商标。任何根据《商标条例》注册的商标，称为“注册商标”。注册商标持有人享有《商标条例》所赋予的保障。如果一个商标没有在香港注册，即使它已经在其他国家注册，它在香港也不会受到《商标条例》的保护。未注册商标在香港仅受普通法保护，免受假冒行为（Action of Passing Off）侵害。

三

商标的注册

根据《商标条例》注册商标，须向知识产权署署长提出申请。要获得注册资格，商标必须满足能够将申请人的商品或服务与其他经营者的商品或服务区分开来，并能够以书写或绘图方式表述。此外，商标的注册亦可能因以下理由而被拒绝（见《商标条例》第 11 条和第 12 条）：(1) 该商标仅是对相关商品或服务的描述，例如其质量、预期用途、价值、地理来源或商品或服务的其他特征；(2) 该商标在现行的语言或在有关行业的诚实和已确立的做法中已成为惯用的标志构成的商标；(3) 该商标违反广为接受的道德原则或相当可能会欺骗公众；(4) 就相同或类似商品或服务而言，该商标与已注册或已申请注册的另一商标相同或相似；或者(5) 该商标与驰名商标相同或相似。如果申请中的相关商标属于上述任何类别，知识产权署可能会拒绝其申请。商标注册申请亦必须说明申请注册的商品或服务清单，以及商品或服务所属的类别。如果申请成功，商标将注册在申请人名下。商标一经注册，注册期限为 10 年，由提交注册申请之日起计（见《商标条例》第 48 条和第 49 条）。每次注册续期都需要支付续期费，注册期在续期后会再延长 10 年。

根据《商标条例》第 18 条，就同一或类似的商品或服务，如果另一人在营商或业务过程中使用与该注册商标相同或相似的商标，则注册商标持有人可以对该人提出商标侵权诉讼。如果该注册商标为驰名商标，而另一人在商业或者经营过程中使用与驰名商标相同或者近似的商标，无论是否与该注册商标属相同或类似的商品或服务，注册商标持有人亦可以对该人提出商标侵权诉讼。

四

商标侵权行为

注册商标
就注册商标而言，任何人在在营商过程或业务运作中使用以下标志即构成侵权（《商标条例》第 18 条）：(1) 就相同的商品或服务，该标志与注册商标相同；(2) 就类似商品或服务，该标志与注册商标相同，而这很可能造成混淆；(3) 就相同的商品或服务，该标志与注册商标相似，而这很可能造成混淆；或者(4) 就任何货品或服务而使用与注册商标相同或相类似的标志，而该注册商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护，该标志的使用并无适当因由，且对该商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。商标的“使用”定义为将其应用于商品或其包装、提供或展示商品以在该标志下销售以及其他贸易/商业活动。在判断某标志是否与其他商标相似时，会考虑对该标志与商标的整体视觉、听觉和/或概念相似性的评价。在判断标志的使用是否可能导致公众混淆时，会遵循普通法原则考虑与情况相关的所有因素，包括该使用是否可能与在先商标相关（《商标条例》第7条）。非注册商标如果未注册商标根据《巴黎公约》被承认为驰名商标，则它可以被视为“在先商标”（《商标条例》第 5 条），并可以用来反对其他相同或类似商标的注册。此外，未注册商标也可以受到普通法下假冒法（law of passing off）的保护。一般来说，就未注册商标的假冒索赔，需要证明三个要素：(1) 原告人就自己的货品或服务享有商誉或名誉（例如有关的货品 / 服务已为公众所认识）；(2) 被告人已作出虚假陈述，引致或很可能引致公众相信被告人的货品或服务，就是原告人的货品或服务；及(3) 原告人因此蒙受或很可能蒙受损失（通常是生意损失）。不构成侵权的抗辩理据商标的善意使用（以下使用只要是按照在工业或商业事宜中的诚实做法作出），则不属侵犯注册商标：(1) 任何人使用他自己的姓名或名称或地址或其业务地点的名称；(2) 任何人使用他的业务的前任人的姓名或名称或他的前任人的业务地点的名称；(3) 使用标志以指明货品或服务的种类、质素、数量、原定用途、价值、地理来源、生产货品或提供服务的时间或货品或服务的其他特性；或(4) 因有需要显示某货品或服务的原定用途(例如作为附件或零件之用)而使用该商标。（《商标条例》第 19 (3) 条）

另外，《商标条例》第 19 (4)条亦规定了“在先使用”的抗辩理据：如未经注册的商标或其他标志在某注册商标在香港首次使用或注册日期之前已经被持续使用（在营商过程或业务运作中使用及被其他人所知悉），则该项使用不属侵犯该注册商标。

五

商标诉讼

民事诉讼 - 商标侵权商标持有人可对注册商标的侵权行为提起诉讼。在采取任何此类步骤之前，商标持有人可以发送诉前信函给侵权方，要求停止任何侵权活动，并支付损害赔偿金。如侵权方不理会诉前信函，继续侵权行为，商标持有人可以向香港高等法院原讼法庭提起对侵权人的诉讼，诉讼程序与一般民事诉讼程序相同。在商标侵权的民事诉讼中，商标持有人可以向法院申请以下方式救济：(1) 损害赔偿；(2) 禁制令（法院命令禁止侵权人继续使用相关商标销售商品/提供服务）；(3) 交出侵权商品；和(4) 交出侵权人就侵权商品取得的利润。如情况紧急，商标持有人向法院单方面申请禁制令（ex parte injunction），以扣留、保管、保全、检查和交付侵权物品以及与侵权行为有关的文件。商标持有人就商标侵权提出民事诉讼的案件中，根据案件的实际情况，法庭可能会给予以下济助：• 永久禁制令如果法院判定被告的行为构成商标侵权，受限于法院的司法自由裁量权，法院通常会授予禁止被告继续侵权行为的禁令。禁令将仅限于被告实际实施的侵权行为。法院会考虑案件的实际情况，并不愿意发出超出正当理由的禁令。• 损害赔偿通常，损害赔偿的金额是根据因商标侵权而造成原告人的利润损失或被告的所得利润作出评估的，特别是如果这些利润可能超过原告人的利润损失。• 交付或销毁侵权商品原告人可以申请法院命令，将被告在营商过程或业务运作中所管有、保管或控制的任何侵犯性货品、侵犯性物料或侵犯性物品交付该拥有人或法院所指示的其他人（《商标条例》第 23 条）。法院可以命令将已交付的侵权货品、物料或物品作出没收、销毁、循商业以外的途径处置或以法院认为合适的其他方式处理（《商标条例》第25条）。• 召回令法院亦可能会发出要求被告人召回侵权产品的命令。民事诉讼 - 假冒 (涉及公司商誉)假冒是关于商人可有权维护其生意商誉，而展开法律行动。这种权利并非由任何法例条文赋予，而是根据普通法而得到的权利。当一名商人非法地向其他人作出虚假陈述（误导），以使对方相信自己的货品或服务就是其他商人的货品或服务，这便会构成假冒。商人的虚假陈述，一般是以下述方式作出：(1) 模仿其他商人的商标或品牌；(2) 模仿其他商人的贸易商号或个人名字；(3) 模仿其他商人的货品包装、标签或式样；(4) 模仿其他商人创造的虚构故事角色。就假冒所进行的法律行动，并不只限于模仿商标，而即使假冒行为是基于模仿商标，有关商标亦未必需要是注册商标。所以，虽然未经注册的商标不受《商标条例》保护，但这类商标仍可以根据普通法获得保护，不受假冒侵犯。另一方面，注册商标可受《商标条例》保护，同时亦受普通法中有关假冒的法律保障。要成功控告另一方假冒，原告人必须证明前文“非注册商标”中所列明的三个要素。就假冒作出的法律行动，属于民事诉讼。受害人可获得的补偿或补救方式如下：(1) 赔偿；(2) 禁制令（用以禁止侵权者继续售卖有关产品）；(3) 交出侵权产品；及(4) 交出从有关侵权产品获得的利润。刑事诉讼商标持有人如知悉任何侵权物品在香港进口或出口，或在香港制造或出售，可连同相关证据向香港海关提出投诉。海关受理投诉后，可对相关场所进行突击搜查，扣押涉嫌侵权物品。海关将邀请商标持有人或其审查员到海关对侵权物品进行审查。如果海关认为有侵权行为发生，他们可以将案件移交律政司进行刑事起诉。就涉嫌侵权物品，律政司可根据以下控罪向有关人士进行刑事起诉：(a) 在营商过程或业务运作中(i) 将虚假商品说明应用于任何货品；(ii) 供应或要约供应已应用虚假商品说明的货品；或；(b) 管有任何已应用虚假商品说明的货品作售卖或任何商业或制造用途。(c) 伪造任何商标；(d) 将任何商标或任何与某一商标极为相似而相当可能会使人受欺骗的标记以虚假方式应用于任何货品；(e) 制造任何供人伪造商标或供人用以伪造商标的印模、印版、机器或其他仪器；(f) 处置或管有任何供人伪造商标的印模、印版、机器或其他仪器等。(《商品说明条例》第7条及第9条)对上述罪行的最高处罚为港币 500,000 元的罚款和五年的监禁。

总结

商标是一家公司或企业的重要标志，如发现任何可能的商标侵权行为，应及早寻求法律意见，以免错过保障使用商标的合法权益的时机。

回到文章开头提到的电视剧《回归》，笔者认为剧中由于男主角在香港使用“粤德居”商标经营酒楼多年，即使其前妻的“粤德居”餐饮集团之后在香港注册了“粤德居”的商标，他理应可以根据《商标条例》第 19 (4)条的“在先使用”为抗辩理据，而不属侵犯已注册的“粤德居”商标。

作者简介：

许卓杰，律师  香港办公室 合伙人

业务领域：诉讼仲裁, 商业犯罪和刑事合规, 海事海商

梁嘉君，律师 香港办公室 争议解决部

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