金诚同达 | 第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析（一）
该系列文章分三期推送，本次为第一期。
作者 | 张颖律师团队 金诚同达律师事务所
编辑 | 芬迪
引言
2019年《商标法》第四十四条第一款规定：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
其中，“以其他不正当手段取得注册”用词的“其他”属兜底性质，没有具体对应的法条；实践中申请人经常将其作为申请无效宣告（因商标法的修改，无效宣告申请在1993年、2001年《商标法》中先后被称为注册商标的争议、撤销注册不当申请，本文在后面的分析中统称“无效宣告”。笔者注）的法律依据之一，同其他理由一并提出。但是，在注册商标无效案件的审理中，只有两类案件适用该条款，一种是其他条款无法适用而案件中确有“其他不正当手段”，另一种是其他条款可以适用但案件中同时也存在“其他不正当手段”。因这两种情形相对特殊，故行政和司法机关以往适用“其他不正当手段取得注册”条款无效注册商标的判例并不多，在笔者2020年4月末从alpha、威科数据库收集整理的2001年《商标法》实施以来的最高人民法院和北京市高级人民法院的1400余件第四十四（四十一）条第一款相关案例中，终审判决仅有388件适用了“其他不正当手段”。然而，在笔者近期代理的案件中，“其他不正当手段”被国家知识产权局频繁适用，但适用条件和理由却不甚清晰；鉴于此，笔者从《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”这一法律规定的背景、修法变化和条款内部逻辑出发，通过研读司法案例，发现该条款的立法目的是维护商标注册秩序、公共利益、保护公共资源不被占用，而非保护私权利的兜底条款；司法机关在适用该条款时一贯秉持审慎原则并综合考查多项事实要素。
一、追本溯源：保护公共秩序与公共利益的兜底条款
法律规定的适用条件不能脱离法律条文的内在逻辑。对“以其他不正当手段取得注册”与《商标法》其他条款之间的关系，目前实务界和理论界存在多种理解，既有认为此条款是针对违反诚实信用原则注册的商标的兜底条款，也有认为此条款仅适用于损害公益且不属于其他绝对理由条款适用的情形，还有认为在适用保护私权利条款时可同时适用该规定。为探明“以其他不正当手段取得注册”在商标法中的作用，我们整理了该条款在几次商标法修改中的位置和变化。
1. 起源：1993年《商标法》中的撤销注册不当的全面兜底条款
2019年《商标法》第四十四条第一款中的“以其他手段取得不正当注册”源于1993年《商标法》第二十七条第一款：“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。1993年《商标法实施细则》第二十五条第一款第二至五项将“以其他不正当手段取得注册”的行为细化为“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的”、“未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的”、“侵犯他人合法的在先权利进行注册的”和“以其他不正当手段取得注册的”。前三种行为分别体现在2001年、2014年和2019年《商标法》的保护驰名商标条款（不含“违反诚实信用原则”这一前置表述）、代理人条款和保护商标权以外的其他在先民事权利条款中，即对应2019年《商标法》的第十三条、第十五条和第三十二条，是保护私权利的条款。1993年的实施细则虽然将最后一种“以其他不正当手段取得注册”情形与这三种情形并列，但是没有进一步具体解释。因此，从法律规定的逻辑安排上看，1993年《商标法》的“其他不正当手段”实际上包括绝对理由和相对理由，根据这一渊源认为“以其他不正当手段取得注册”作为无效注册商标保护私权利的兜底条款似乎有一定依据。
2. 调整：2001年《商标法》中的撤销注册不当的绝对理由的兜底条款
在2001年修改的《商标法》中，立法者明确将第十条、第十一条、第十二条等绝对理由与上述保护驰名商标、代理人关系、其他在先民事权利等私权利的相对理由分开，并分别体现在第四十一条第一款（绝对理由）和第四十一条第二款（相对理由）。“以其他不正当手段取得注册”成为并列于违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条和以欺骗手段取得注册以外的绝对禁止情形的“其他”情形（第四十一条第一款）。至此，“以其他不正当手段取得注册”被划定为撤销注册不当（无效宣告）的绝对理由的兜底条款。
随着1993年《商标法实施细则》的废止和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》【法发〔2010〕12号】（“2010年《商标授权确权意见》”）的发布，特别是最高人民法院（“最高院”）在第19条中强调“对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”，明确划定第四十一条第一款，包括“其他不正当手段取得注册”的相关规定的适用范围仅限于涉及公共权益的案件，该条款作为撤销注册不当（无效宣告）商标的绝对理由之兜底条款的地位在2001年《商标法》体系下多次被重申。
3. 巩固：2014年、2019年《商标法》中的无效宣告绝对理由的兜底条款
2014年5月1日生效的《商标法》将撤销注册不当商标制度调整为无效宣告制度，并将绝对理由和相对理由由原来的一个法条的两个独立条款分别调整至第四十四条和第四十五条两个法条中；但法律条款之间、法律条款内部的逻辑依旧承继了2001年《商标法》体系，“其他不正当手段取得注册”作为绝对理由的地位仍未改变。同时，随着行政和司法实践的深入，原国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会（统称“商标行政授权机关”）、最高院、北京市高级人民法院（“北京高院”）于2016年底、2017年初、2019年初先后出台了《商标审查及审理标准》（“2016年《商标审查及审理标准》”）、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》【法释〔2017〕2号】（“2017年《商标授权确权规定》”）、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（“2019年《北高商标行政案件审理指南》”），多次强调“以其他不正当手段取得注册”保护对象是商标注册秩序、公共利益和公共资源，并将“以其他不正当手段取得注册”的情形具体化。
此外，与2014年《商标法》相比，2019年《商标法》更加强调商标注册制度中的诚实信用原则，并在无效宣告绝对理由中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”（第四条）和商标代理机构超经营范围申请商标（第十九条第四款）两种明确损害商标注册秩序的行为。在2019年《商标法》生效之前，行政和司法实践中对上述两种情形均以《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”予以无效，前者如（2013）知行字第41、42号“海棠湾”系列案件和（2019）京行终474号“微信”案件，后者如（2019）最高法行申2877号等“SFC”系列案件和（2014）高行终字第130号“翠沁斋”案件i，2019年《商标法》在第四十四条第一款增加的第四条和第十九条第四款相当于实质性缩小了第四十四条第一款“其他不正当手段”规定的适用范围；这也印证了第四十四条第一款的“其他不正当手段”的适用具有公益性，即维护公共利益、公共秩序、商标注册秩序等。
由上述法律规定的变化可知，《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”是为维护和巩固商标注册制度中的诚实信用原则而设立。在该条款创设之时，诚实信用原则对应的具体法律规则条款不完善，立法者将其作为打击不当注册、兼顾公私权利保护的兜底条款；然而，随着立法完善和司法深入，2001年《商标法》实施以来，“以其他不正当手段取得注册”的适用范围已经明确限定在保护公权益。
图1 “以其他不正当手段取得注册”在商标法体系中的演变
二、整体把握：适用“以其他不正当手段取得注册”的行政和司法文义理解
虽然“以其他不正当手段取得注册”条款在1993年、2001年、2014年和2019年《商标法》中均有规定，但是随着《商标法》的修改，其地位和作用并非一成不变。在行政和司法规定及实践中，针对该条款是否还可以作为保护特定私权利的兜底条款，在同时损害私权利和公权益的时候该条款应如何适用等问题，商标行政授权机关和司法机关并没有给出明确的“是”或“否”的答案。
为此，我们研究并整理了商标行政授权机关和司法机关对“以其他不正当手段取得注册”条款的释义，并从文字中得出比较明确的答案：首先，第四十四条第一款“其他不正当手段”不是保护特定民事权益的兜底条款；其次，该条款的适用是针对违反诚实信用原则、损害公权益的行为；再次，即使是损害公权益的申请注册行为，如果能够适用商标法其他条款宣告无效，原则上也不应适用第四十四条第一款“其他不正当手段”。仅从文字释义看，“其他不正当手段”的适用有严格的限定条件。
1. 行政和司法文件中对该条款理解与适用的说明
2001年《商标法》实施以来，在最高院、北京高院、商标行政授权机关先后出台的文件中，各机关对“以其他不正当手段取得注册”的理解与适用的说明内容具体如下：
（1） 最高院
最高院2010年《商标授权确权意见》第19条ii：司法机关首次在司法文件中明确“其他不正当手段”的含义和适用范围。根据此条司法解释，“其他不正当手段”指以欺骗手段以外的（1）扰乱商标注册秩序的方式；（2）损害公共利益的方式；（3）不正当占用公共资源的方式；或（4）谋取不正当利益的方式；“以其他不正当手段取得注册”条款不适用于只是损害特定民事权益的不当注册情形。此后，商标行政授权机关和司法机关对“以其他不正当手段取得注册”条款的适用与否均围绕以上四种手段审查。
最高院2017年《商标授权确权规定》第二十四条iii：最高院重述了2010年《商标授权确权意见》第19条的四种“其他不正当手段”，即“扰乱商标注册秩序”、“损害公共利益”、“不正当占用公共资源”或者“谋取不正当利益”的手段。同时，在最高院引用此条款审理的（2017）最高法行申4851号第1786227号“乔丹QIAODAN”和（2017）最高法行申5069号第1786373号“乔丹QIAODAN及图”商标争议案件中，最高院概括性提示并强调，判断是否构成“以其他不正当手段取得注册”时“要考虑其取得注册的手段的性质及其正当性。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用2001年《商标法》第四十一条第二款、第三款以及商标法的其他相应规定进行审查判断。”在最高院审理的57件“乔丹”系列商标案件中，虽然乔丹体育股份有限公司注册了百余件“乔丹”相关商标，但是，由于在案证据表明相关注册均仅围绕迈克尔•杰弗里•乔丹这一特定主体，法院认为迈克尔•杰弗里•乔丹提供的证据不足以证明乔丹体育股份有限公司的申请注册行为构成“以其他不正当手段取得注册”。
但是，最高院在上述司法解释中对“其他不正当手段”的阐述不够具体；《商标审查及审理标准》、《北高商标行政案件审理指南》除了继续明确“其他不正当手段”指“扰乱商标注册秩序”、“损害公共利益”、“不正当占用公共资源”或者“谋取不正当利益”的手段之一，以及不适用仅损害特定民事权益的情形外，进一步规定了该等手段涉及的具体行为，可参考性更强。
（2）商标行政授权机关
2016年《商标审查及审理标准》第十一部分“审查意见书的适用”第六章“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准”第2条“适用要件” iv的2.2条款第一段明确两点，一是“其他不正当手段”是违反诚实信用原则、损害公共利益的手段，二是如果一件注册商标只是损害特定民事权益，商标行政授权机关应适用“其他不正当手段”以外的法律规定（特别是优先适用保护私权利的条款）来审理具体案件。
适用要件2.2.1条款列举了“以其他不正当手段取得注册”的三种具体情形和一种概括情形，即（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。但情形（1）和（2）未明确“他人”是一家主体还是多家主体，并且前三种情形亦未明确“多件”商标和“大量”商标的数值范围，以及如何判定“明显缺乏真实使用意图”。适用要件2.2.2条款对如何判定“明显缺乏真实使用意图”提供了进一步的事实参考依据，即同时符合两个条件时可认定明显缺乏真实使用意图，第一，商标既没有实际使用也没有计划使用；第二，存在售卖、索要高额转让费、许可费、赔偿金，或者胁迫合作的情形的。相应地也产生了一个问题，如果诉争商标申请人不同时具备前述行为，是否可不认为其申请诉争商标属于“缺乏真实使用意图”？
适用要件2.2.3条款规定“系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标，不限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。”这一规定扩大了“以其他不正当手段”注册商标的申请人的主体范围和行为内容，比如关联公司各自注册的商标可以相互作为参考并判断其中一家关联公司的注册行为是否属于“其他不正当手段”。
笔者认为，在互联网企业少则申请几百件多则申请上万件商标，且不可能每件商标都实际使用的现状下，上述认定申请“多件”、“大量”商标且“明确缺乏真实使用意图” 属于“其他不正当手段”的表述，对执法者如何行使自由裁量权提出了新的考验。
（3） 北京高院
2019年《北高商标行政案件审理指南》第17条“商标法第四十四第一款的适用”的17.2-17.5分别规定了“其他不正当手段”的认定和适用的限制，以及相关具体情形的认定和例外v。
其中，第17.3条【“其他不正当手段”具体情形的认定】，第（1）种情形是“诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的”，对这一情形的理解需要注意的是，就诉争商标所摹仿的具有较高显著性或较高知名度的商标，如果该等商标对应不同的商标权利人，则诉争商标与该等商标应该注册在相同或类似商品或服务；如果该等商标对应同一商标权利人，则可以包括注册在不相同或不类似商品或服务上的商标。就后一种情况，从（2019）京行终1537号“六一商城”案、（2019）京行终7419号“乡约”案和（2019）京行终6193号“乐扣乐扣”案整体理解看，可能是因为针对同一商标权利人的商标申请相同或近似商标，恶意比较明显，所以可以扩展至不相同不类似商品或服务。 第（2）和（3）种情形分别与2016年《商标审查及审理标准》关于企业名称等非商标标识和“明显缺乏真实使用意图”的规定基本一致，不再赘述。
第17.4条【“其他不正当手段”具体情形的例外】，似乎是对上述《商标审查及审理标准》中构成“明显缺乏真实使用意图”必须同时符合两个条件的进一步解释。按照第17.4条，如果诉争商标申请人对诉争商标有使用意图或已投入商业使用，可以认定不构成“其他不正当手段”。这一例外规定进一步证明，认定构成“其他不正当手段”不能仅以没有使用意图或实际使用这一单一要素为依据，还要与是否有兜售、索要许可费或转让费等行为结合判断。
该条款似乎给注册“多件”或“大量”但无法实际使用商标的行为提供了“合法化”的道路。在（2019）京行终1496号“奔富酒园”案中，北京高院在适用该条款时将条件进一步限定：“如果诉争商标申请注册的时间较早，在案证据能够证明诉争商标申请人对诉争商标具有真实使用意图并实际大量投入商业使用，且诉争商标的注册仅与特定权益产生冲突，不宜直接以2014年商标法第四十四条第一款进行规制。”
第17.5条【“其他不正当手段”条款适用的限制】再次明确只要能够适用其他条款无效注册商标，则不应再适用“第四十四条第一款”的“其他不正当手段”条款，这也是对第17.2条第（4）项“申请注册行为未仅损害特定民事权益”规定的响应，即如果诉争商标的申请注册仅损害特定民事权益，不应适用第四十四条第一款的“其他不正当手段”；并且，如果可以适用《商标法》其他条款宣告诉争商标无效，则不再适用第四十四条第一款的“其他不正当手段”。
至此，第四十四条第一款“其他不正当手段”的适用在最高院、北京高院、商标行政授权机关的各规定和指南中已经逐渐清晰：即，第四十四条第一款“其他不正当手段”不是保护特定民事权益的兜底条款，这与第四十四条第一款的其他绝对理由的具体法条的适用一致；同时，该条款的适用是针对违反了诚实信用原则、损害了公权益的商标申请注册行为，而且即使是损害公权益的行为，如果同时能够适用商标法其他条款宣告无效，原则上也不应适用第四十四条第一款“其他不正当手段”的禁止性规定。
2. “以其他不正当手段取得注册”构成要件
在上述2019年《北高商标行政案件审理指南》第17条的17.2中，北京高院还特别释明 “以其他不正当手段取得注册”条款的适用主体和适用对象，这有利于准确地适用该条款，避免该条款滥用对市场主体的合法权益造成不利影响。
就适用主体而言，因为“以其他不正当手段取得注册”审查事实的基本时间点是诉争商标申请注册时，所以适用主体首先应该是诉争商标的“申请注册人”，在诉争商标没有发生转让的情况下，即申请人和注册人；但在涉及诉争商标转让的案件中，法院也会考虑受让人即现注册人的使用情况，并视受让人的善意程度作出个案认定。
例如，在（2018）京行终6281号“Ladurée”案中，虽然诉争商标的原申请人申请注册了106件商标，不排除其具有商标囤积行为，但是该案诉争商标已经转让，并且引证商标驰名的证据形成在诉争商标申请日之后，综合考虑这些情况，北京高院认为：无效申请人未能证明诉争商标原申请注册人与现注册人之间存在恶意串通的情形，在诉争商标不违反商标法其他规定的情况下，如果宣告诉争商标无效，对于合法受让诉争商标的现注册人将产生不利影响。
就适用对象而言，按照《商标法》的文义解释，“以其他不正当手段取得注册”的适用对象仅为“已经注册的商标”，但是实践中有司法审判认为尚在申请注册中的商标可以参照适用该条款，原因是如果对在申请商标不能适用该条款，那么对明显是以“其他不正当手段”申请注册的商标就只能先放任注册，再事后补救，这是违背立法本意的vi。从近年的司法案例看，目前持这种观点的判决也不在少数。但是，在2019年11月1日实施的《商标法》第四条增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，并且第四条成为商标异议的绝对理由后，抢注、囤积、恶意注册的商标在商标申请阶段就可能会被商标行政授权机关直接驳回，或者在公告期被异议而不予核准注册。可以预见，2019年《商标法》实施后，以第四十四条第一款的“以其他不正当手段取得注册”的规定为由驳回商标注册申请或者对被异议商标不予核准注册的情形会逐渐降低。
（未完待续）
i.“SFC”和“翠沁斋”案件同时存在 不以使用为目的的恶意商标申请和代理机构超经营范围申请商标
ii.最高院2010年《商标授权确权意见》第19条：人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。
iii.最高院2017年《商标授权确权规定》第二十四条：以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。
iv.2016年《商标审查及审理标准》第十一部分“审查意见书的适用”第六章“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准”：
2．适用要件
2.2 以其他不正当手段取得商标注册的行为
此种情形是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。对于只是损害特定民事权益的情形，则应适用商标法第四十五条及商标法的其他相应规定进行审查判断。
2.2.1 下列情形属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”：
（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；
（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；
（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；
（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。
2.2.2 系争商标获准注册后，系争商标申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的，可以判定其明显缺乏真实使用意图。
2.2.3 系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标，不限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。
v.2019年《北高商标行政案件审理指南》第17条“商标法第四十四第一款的适用”
17.2 【“其他不正当手段”的认定】
“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。
同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：
（1）适用主体是该商标的申请注册人，但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系，或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外；
（2）适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标；
（3）申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的；
（4）申请注册行为未仅损害特定民事权益。
17.3 【“其他不正当手段”具体情形的认定】
具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：
（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；
（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；
（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
17.4 【“其他不正当手段”具体情形的例外】
诉争商标申请人具有本审理指南第17.3条规定的情形，但诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
17.5 【“其他不正当手段”条款适用的限制】
审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。
vi. （2015）高行（知）终字第1973号“功夫熊猫KUNGFUPANDA”；（2016）京行终2799号“AmCham”
联系作者
张颖 zhangying@jtnfa.com
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