汉坤知苑 | 多主体专利侵权“不可替代的实质性作用”规则的适用条件研究——再评敦骏公司诉腾达公司案
本文拟从腾达案再次展开分析,结合相关案例,探索“不可替代的实质性作用”规则的认定逻辑与内涵,并尝试就如何在其他多主体专利侵权情形中适用该规则提出一些思考。
本文目录
一、 引言
二、 “不可替代的实质性作用”规则分析
1.传统理论的适用困境:对于涉及多主体的方法专利,难以认定制造、销售其中之一的行为构成直接侵权或间接侵权
2.新“不可替代的实质性作用”标准:行为对专利方法被全面覆盖起到不可替代的实质性作用,其他实施者正常使用产品时就能自然再现专利方法过程时,即构成侵权
3. 腾达案的特殊性:涉案专利仅有方法权利要求,且实质上仅涉及“双主体”。此外,被诉侵权产品的软件和硬件均由腾达提供
三、 其他情形下“不可替代的实质性作用”规则的适用分析
【情形一】专利存在产品权利要求时:产品权利要求与被诉侵权产品的比对不应适用“不可替代的实质性作用”规则
【情形二】专利方法被固化在多个装置中,且各装置控制人完全不同时:仅提供某一装置的行为难以起到专利侵权的“实质性作用”,亦无法适用“不可替代的实质性作用”规则,应考虑其他共同侵权理论进行判断
【情形三】编写软件的软件开发者与将软件安装至硬件的硬件制造者不一致时:二者均可以作为实施固化行为的主体,应根据具体案件情形判断,具体是何者的行为对专利侵权起到“不可替代的实质性作用”
四、 结语
一 引 言
2019年12月6日,最高人民法院就深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权一案作出终审判决(“腾达案”)。该案创新性地提出了“不可替代的实质性”规则,明确制造、销售固化专利方法的产品也属于对专利方法的“使用”,拓宽了网络通信领域中方法专利侵权的认定思路,对今后类案审理具有重要的参考价值和指导意义。
源于对“使用”专利方法的合理解释
实质符合全面覆盖原则的要求
第一,涉案专利权利要求具有特殊性:仅有方法权利要求,没有产品权利要求。因此,法院在侵权诉讼中不得不从方法到产品进行比对,从而需要对方法专利的“使用”行为进行扩大解释,以包含“制造”与“销售”行为。
第二,涉案专利所涉主体具有特殊性:本案实为“双主体”而非“多主体”。虽然涉案专利权利要求涉及用户设备、接入服务器、真正门户网站Portal_Server三个主体,但实际上接入服务器和真正门户网站Portal_Server均内置于腾达路由器中,因此在侵权判定上实际上只有用户设备与腾达路由器两个主体。因此,法院通过扩大解释认定制造、销售路由器的行为具有“不可替代的实质性作用”,从而认定专利侵权具有合理性。
第三,涉案当事人具有特殊性:将专利方法的实质内容固化在软件中,再将软件安装在被诉侵权产品中的主体同一,都是腾达公司,因此无需进一步讨论,即可得到腾达公司是固化行为人的结论。理论上,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中实际上包含两个步骤:将专利方法的实质内容固化在软件中,再将软件安装在被诉侵权产品中,至少涉及两个主体,即软件供应商与硬件制造商。而在腾达案中,软件供应商与硬件制造商都是腾达公司,故可径直认定腾达公司是固化行为人。
对于方法权利要求,可以适用“不可替代的实质性作用”规则;
对于产品权利要求,仅适用传统的侵权理论进行逐个技术特征的独立侵权比对。即使与其对应的方法权利要求已经通过“不可替代的实质性作用”规则被认定侵权,也不能必然推出产品权利要求也侵权。
从有共同过错的共同加害行为理论角度,如果方法专利是类似西电捷通案的标准专利,基于技术标准协议“协商”的性质,相关控制人对标准的执行意味对标准制定过程中协商结果的认可,事实上构成了各控制人之间的意思联络,存在共同过错,可构成共同侵权[5]。
从无过错联系的数人侵权行为的角度,可以理解各控制人虽然没有共同的故意或过失,但是因行为结合而造成侵权,可以根据无过错联系但行为结合的数人侵权行为理论,认定共同侵权。
此外,美国专利法里程碑案例Akamai案所明确的“控制与指导”理论也可借鉴。当被控侵权人决定了实施专利方法步骤时的具体行为,或是作为该行为产生利益的获得者建立了实施后续行为的方式或地点的,可以认定其构成直接侵权[6]。我们注意到,在近日公布的赵志勇诉美高文体集团(深圳)有限公司侵害发明专利权纠纷一案[7](“美高案”)中,最高人民法院就在腾达案“不可替代的实质性作用”基础上向“控制与指导”理论进行了一定延伸。该案判决认为,通过自己控制的组件实现部分步骤,并且可以控制其他组件中的模块运作实现其功能,导致方法权利要求的所有步骤流程被完整再现,符合全面覆盖原则,构成使用专利方法[8]。未来司法是否会认可“控制与指导”理论,有待实践进一步探索。
一是由终端设备制造商开发并预装在终端设备上,用户直接购买、使用终端设备,此时与腾达案类似,终端设备制造商的行为起到“不可替代的实质性作用”,应承担侵权责任。
二是由用户自行购买系统软件并安装在自有的终端设备上使用,此时固化行为由系统软件的开发者作出,对侵权事实起到“不可替代的实质性作用”,应由系统软件的开发者承担侵权责任。
三是由终端设备制造商从第三方处购买并预装在终端设备上,用户直接购买、使用终端设备。此时,专利方法不仅由系统软件开发者固化在了系统软件上,也进一步地由终端设备制造商固化在了包含系统软件的终端设备中。类比生产并销售的产品中含有从第三方处购买侵权零部件的行为,二者可能构成共同侵权。例如,在上述美高案中,最高人民法院认为,明知系统集成商会实施组装行为,事先互相合作,对软、硬件进行联调测试,将经联调后相互适配的多个硬件、软件拆分,由不同的主体提供给系统集成商,使系统集成商只需将软件系统安装于硬件中即可以完成专利产品制造,实质构成提供技术方案,应对系统集成商的制造行为承担共同侵权的责任。
注释:
[1]涉案专利权利要求1的限定为:
1. 一种简易访问网络运营商门户网站的方法,其特征在于包括以下处理步骤:
A. 接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文,直接提交给“虚拟Web服务器”,该“虚拟Web服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟Web服务器”模块实现;
B. 由该“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接,“虚拟Web服务器”向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文,再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站Portal_Server的报文;
C. 收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Server的访问。
其中,腾达的服务器同时具有实现上述限定中“接入服务器”和“真正门户网站Portal_Server”功能的模块,仅不包括“用户设备”。
[2]张晓阳:《多主体实施方法专利侵权判定的创新实践——以敦骏诉腾达案为切入点》,载于《中国专利与商标》,2020年第2期,第7页。
[3]即索尼移动通信产品(中国)有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案,参见(2017)京民终454号民事判决书。
[4]涉案专利权利要求1的限定为:
1. 一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:
步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;
步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;
步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;
步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;
步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;
步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;
步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。
其中,索尼仅制造和销售MT,而步骤二、步骤三、步骤四涉及AP和AS之间的发送和接收过程,与MT无关。
[5]参见王宝筠:《多侧还是单侧?——基于专利侵权判定议方法权利要求的撰写方式》,访问地址:https://www.sohu.com/a/169224794_221481
[6]管育鹰:《软件相关方法专利多主体分别实施侵权的责任分析》,载于《知识产权》,2020年第3期,第13页.
[7]参见(2019)最高法知民终421号民事判决书。
[8]在美高案中,美高公司分别购买了广告终端机以及其上搭载的操作系统和信息发布平台的账号密码,并通过自行登录信息发布平台,控制终端机上的广告发布,因此可以对中央服务器进行控制。
[9]张晓阳:《多主体实施方法专利侵权案件的裁判思路与规则——以敦骏公司诉腾达公司案为例》,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/VQJYubGLEvlDwFPPzTs0UQ
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