金杜知卓 | 虚拟角色名称的商标权问题研究
——兼评美国“The Krusty Krab”案与“Sabacc”案。
作者 | 张婉清 金杜律师事务所编辑 | 玄袂
摘要：在注意力经济时代，商品、服务提供者试图最大限度地吸引用户或消费者的注意力，以实现商业利益的最大化，抢注虚拟角色名称的行为在国内开始泛滥。美国判例指明，虚拟角色名称经过使用具有第二含义，构成普通法意义上的商标。他人的注册行为导致消费者存在混淆可能性，属于普通法意义上的商标侵权行为。虚拟角色名称即便仅存在于电影、电视剧等作品所营造的虚拟世界中，只要相关消费者能对其进行感知，就具有可商标性。这对我国虚拟角色名称保护的理论认知与实务操作具有重要的借鉴价值。
关键词：虚拟角色名称 商标 第二含义 混淆可能性
2017年3月美国得克萨斯州地区法院对VIACOM INTERNATIONAL INC. v. IJR CAPITAL INVESTMENTS, LLC案[1]（以下称为“The Krusty Krab”案）的判决，以及2018年4月美国加州地区法院作出Lucasfilm Ltd. LLC v. Ren Ventures Ltd.案[2]（以下简称“Sabacc”案）的判决，均肯定了虚拟角色名称可以构成普通法意义上商标，他人对上述标识进行注册、造成相关公众混淆的行为属于商标侵权行为。这对我国的虚拟角色名称保护的路径探索具有极为重要的借鉴价值。
一
基本案情
“The Krusty Krab”案中，自1999年以来，原告Viacom公司就一直在其电视节目《海绵宝宝》动画片中使用“The Krusty Krab”这一餐厅名称。该虚拟餐厅出现在总共播出203集的《海绵宝宝》中的166集。在2004年和2005年上映的两部总票房超过4.7亿美元的《海绵宝宝》故事片里，同样出现了“The Krusty Krab”虚拟餐厅标志，但Viacom公司并未对该虚拟角色名称进行注册。
2014年12月3日，IJR公司在餐厅服务下就“THE KRUSTY KRAB”商标提交了联邦商标申请。2016年1月29日，原告向法院起诉，认为被告构成普通法下的商标侵权。诚然，被告IJR认为Viacom对虚构的餐厅名称没有商标权。但法院承认“The Krusty Krab”标识基于原告的长期使用构成普通法下的商标，被告的行为会导致相关公众的混淆，侵犯了原告的商标权。
在“Sabacc”案中，随着1977年电影《星球大战》的发行，虚拟“星球大战”世界里出现的可被识别的角色、生物、外星地点、宇宙飞船和游戏等元素，被许可使用在各种电影、电视剧、书籍和漫画中。本案所争议的、被注册为商标的“Sabacc”一词，就是《星球大战》故事中一个重要的元素。“Sabacc”一词最显著地与Han Solo这一角色联系在一起。Han Solo在“Sabacc”的比赛中击败了Lando Calrissian，赢得了他的飞船千禧猎鹰（Millennium Falcon）。《星球大战》的粉丝理解并承认“Sabacc”在《星球大战》系列中的重要性。自“Sabacc”诞生以来的几十年里，卢卡斯影业（Lucasfilm）及被许可人已经在各种产品上使用该标志，或者将该标志与卡牌游戏、漫画书及电视剧集进行结合使用。
被告人Ren Ventures和Sabacc Creative推广和发行一款名为“Sabacc-The High Stakes Card Game”（Sabacc——高赌注卡牌游戏）的移动游戏应用程序（“Sabacc app”）。该游戏是允许用户以单人或集体模式与其他人对战以进行娱乐的在线卡牌游戏。该应用程序通过苹果应用商城和谷歌应用商店向消费者免费提供，但其通过用户在应用程序内进行购买或在游戏中付费来营利。苹果应用商城中的“Sabacc”应用程序页面对许多《星球大战》享有特许经营权的事件、地点和众所周知的短语进行引用，例如：（a）“从遥远的Cantina到您的移动设备，欢迎来到全球最大的Sabacc网站。”（b）“成为云城传奇！”（c）“破产？别担心，我们不会带走你的船！”该页面还突出了带有《星球大战》的图像。“Sabacc”应用程序模仿了原告Lucasfilm及被许可人产品中出现的虚拟“Sabacc”游戏的外观和规则。
Ren Ventures于2016年8月23日获得了“Sabacc”商标的联邦注册，注册涵盖第9类（电影和摄影设备）和第41类（娱乐服务）的商品。Lucasfilm已经向USPTO提交了一份申请，要求撤销“Sabacc”的注册。2017年12月21日，Lucasfilm提起诉讼，指控被告构成联邦法和普通法意义上的商标侵权及不正当竞争，并请求撤销被告对“Sabacc”标志的联邦商标注册。法院确认，Lucasfilm确立了对“Sabacc”标志的商标优先权，被告行为构成商标侵权、不正当竞争。
二
虚拟角色名称可受商标法保护
“The Krusty Krab”案中，被告IJR认为Viacom对于虚构的餐厅名称没有商标权。“Sabacc”案中，被告并不承认Lucasfilm对于“Sabacc”标志的使用，其认为虚构的“Sabacc”商品没有在现实中存在，也没有在商业中被使用，因此该商品名称并不是商业中可以识别商品来源的标志。[3]
对于电视节目、电视剧、电影等存在的虚拟角色名称是否可受商标法保护的问题，美国的在先判例确认：如果对一个单词或者术语的“使用”可以达到识别商品或服务来源的目的，且可与他人的商品或服务区分开来，那么该种使用可以受到商标法的保护。[4]“成功电视剧中的特定成分”可以被延伸为商标进行保护，其中包括公众可以直接与原告或原告之产品产生联系的符号、设计元素以及相关角色。在1978年的D C Comics, Inc. v. Powers一案中[5]，法院保护《超人》故事中的虚拟报纸名称“Daily Planet”。[6]在1981年的Warner Bros., Inc. v. Gay Toys, Inc.[7]一案中，法院将对电视连续剧《正义先锋》（The Dukes of Hazzard）的商标保护拓展到对其中出现的汽车名称“General Lee”的保护。在1982年的Universal City Studios, Inc. v. J.A.R. Sales, Inc.[8]一案中，法院保护电影中E.T.这个角色的物理外观。在2004年的DC Comics v. Kryptonite Corp.[9]一案中，法院认为，臆造词“Kryptonite”（《超人》作品系列中一个虚构的放射性化合物名称）基于使用成为了普通法意义上的商标，因为它不仅是《超人》角色和故事中的主要内容，而且“多年来经常出现在授权销售的商品上”。在2013年的Warner Bros. Entm’t v. Glob. Asylum, Inc.[10]一案中，法院保护J.R.R. Tolkien作品中的“Hobbit”（霍比特人）虚拟角色名。可见，从法院长期以来的判决结果来看，当有表现力的作品中出现的虚构元素可以象征着原告或原告的产品被提供给消费者时，这些虚构元素可以作为商标进行保护。
“The Krusty Krab”案中，虚拟餐厅名称“The Krusty Krab”一直是《海绵宝宝》节目中的一个关键元素，它出现在超过150集的电视剧以及故事片、音乐和授权消费品中，因此法院认为该标志有资格获得商标保护。“Sabacc”案中，被告提出，在商标审判和上诉委员会（TTAB）的许多行政决定[11]中，委员会拒绝将某些虚拟元素认定为商标。[12]美国加州地区法院针对被告提出的这一观点回应称，TTAB的这些决定仅仅表明，虚拟元素并不总是作为它们所出现的具有表现力的作品的标志，而不是它们可能永远不会被当做标志使用。法院仍然肯定虚拟角色名称可以作为商标获得保护。
三
虚拟世界中的使用属于商标法意义上的使用行为
虚拟角色名称构成商标，必须要满足显著性要件。美国法院通过以下七个要素确定商标是否具有第二含义从而产生获得显著性：（1）商标或商业外观使用的时间长度和方式；（2）销量；（3）广告投放的数量和方式；（4）在报纸和杂志上对商标或商业外观进行使用的性质；（5）消费者调查的证据；（6）直接消费者的证言；（7）被告复制商标的意图。“Sabacc”与“The Krusty Krab”都是臆造词，具备固有显著性，同时又基于权利人多年来的“使用”，已经产生第二含义，均满足显著性要件。此处的“使用”之所以要加上引号，是因为在“Sabacc”案中，被告并不否认原告在其电影中使用了该标志，但其认为作品中的虚拟商品或服务名称不在现实中存在，因此不能被投放在现实的商业经营中，所以该虚拟商品的名称不属于商业中可以区分商品来源的标志。[13]也就是说，被告认为，在虚拟世界中的“使用”行为，并不是商标法意义上的使用，故而这种使用不能让标识获得显著性，从而成为商标。
究其根本，美国商标法保护以识别商品或服务来源方式来“使用”的单词或短语。[14]只要“使用”行为可以达到识别商品或服务来源的效果，这种“使用”就具有商标法上的价值。虽然对标志的使用似乎仅存在于虚拟世界，但我们似乎忘记了，置身互联网时代，消费者的生活早已和互联网所构建的虚拟世界密不可分。虚拟世界中的销售、广告等行为的效力也早已为民法、民事诉讼法等法律所确认。正如“Sabacc”案中原告所称的：“Sabacc”是其享有特许经营权的对象，它是在商业中真实存在的实体。原告可以利用其享有特许经营权的各种奇特元素来销售娱乐产品，包括“Sabacc”卡牌游戏产品。
因此，在虚拟世界中所存在的、使用的虚拟角色名称，与现实世界中存在、使用的标志无异。只要是在能被相关消费者接触、感知到的范围进行的使用，就不应被排斥在商标法外。我们应考虑的是，使用是否使该标志具有第二含义、能否起到来源识别作用，进而再考虑是否可以将该标志作为商标进行保护。
针对使用行为，“Sabacc”案中的被告还提出一个抗辩，认为原告不存在连续使用行为。法院认为该抗辩是无效的，因为自原告创造“Sabacc”至今的几十年来，原告及相关被许可人在卡牌游戏、手机游戏、视频游戏、杂志、漫画书、小说、电视剧集、现场主题公园和主要电影上都使用了“Sabacc”标志。被告也无权要求原告每年发布带有“Sabacc”标志的新产品，以保持持续使用。因为可能存在已发布几年的产品因为很受市场欢迎，而持续被生产销售并流通的情形。
四
混淆可能性为商标侵权的必要要件
美国学界早已达成共识、司法判例也已确认，商标的所有权是通过在市场中使用而不是通过注册来确定的。[15]因此，首先在市场上使用该商标的“高级用户”有权禁止其他“初级用户”使用与之相同或类似的商标。[16]如果仅仅复制了商标，即使用相同或近似的商标，但不会造成混淆，并不会构成商标侵权。[17]这里所说的混淆，仅需要存在混淆可能性即可。
在“Sabacc”案中，自原告创作出“Sabacc”以来的几十年，原告及被许可人已经在各种产品上使用该标志，或者将该标志与卡牌游戏、漫画书及电视剧集进行结合使用，相关公众会将“Sabacc”与原告Lucasfilm以及《星球大战》的特许经营权联系在一起。因此，法院确认，Lucasfilm确立了对“Sabacc”标志的商标优先权。被告实际上已经意识到原告在先使用“Sabacc”商标，但仍坚持其侵权行为。被告意图误导消费者相信他们涉嫌侵权的产品是经过《星球大战》许可的，构成商标侵权。
在“The Krusty Krab”案中，法院认定被告IJR与原告Viacom的商标之间存在混淆可能性的要素有：（1）Viacom在早于IJR商标注册的十七年里，在电视剧、电影、网络、手机应用程序中的持续使用所赋予商标的强度；（2）两个标志的相同拼写和发音，包括用“K”而不是“C”拼写单词这一非常规方式；（3）餐厅陈设、布置的相似性；（4）消费者的重合；（5）被告的主观意图，其在注册前知晓“The Krusty Krab”标志；（6）消费者调查的结果显示，有30％的受访者认为Viacom及其下属品牌是这家名为“The Krusty Krab”的餐厅的经营者、附属公司、或是与其相关、经过批准或赞助的机构等等。因此，法院认定被告与原告商标的比对满足混淆可能性认定的所有因素。法院支持原告Viacom的商标侵权损害赔偿要求。
同样的，在1988年的Paramount Pictures Corp. v. Romulan Invasions[18]案中，Paramount试图阻止摇滚乐队注册《星际迷航》电影中的虚拟外星人名称。美国商标审判和上诉委员会是基于相关消费者不会认为摇滚乐队因其名称而与《星际迷航》特许经营权有所关联，即缺乏混淆可能性，而允许该商标的注册。
美国联邦第五巡回法院确认，主观善意并不是对商标侵权的有效辩护，因为如果其行为会造成潜在消费者的混淆，主观善意并不会减少消费者的混淆程度。[19]在具体认定被告商标是否与原告商标存在来源、从属关系或赞助关系上的混淆可能性时，法院考虑如下因素：（1）原告商标的强度；（2）两个标志在设计上的相似性；（3）商品或服务上的相似性；（4）零售店和购买者的身份；（5）广告方式的相似性；（6）被告的主观意图；（7）实际混淆的证据；（8）潜在购买者的注意程度。[20]当然，上述的任何因素都不是决定性的，达到混淆可能性也无需满足上述因素中的大多数。
五
对我国的启示
近年来，我国在制度建立上虽未突破以注册为核心的商标授权制度，但学界对于“使用”在商标授权确权制度中的地位已经达成共识。在我国现有制度框架下，虚拟角色名称标志的在先使用人想要寻求商标法的保护，可以借助《商标法》第59条第三款[21]规定的商标先用权制度，或是第13条规定的驰名商标保护制度[22]。首先，根据上述案例提供的经验，我们不应机械地排除虚拟角色名称的可商标性，即便其仅出现在虚拟世界中，只要其通过使用具有第二含义，能够识别商品或服务的来源，即是适格的商标。
对于虚拟角色名称，如果在先使用并具有一定影响力，“The Krusty Krab”“Sabacc”等标志显然满足此要求，在中国可以获得商标先用权，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标志。可见，商标先用权较为“被动”，其无法阻止注册者对于其在先积累商誉的攀附。如果虚拟角色名称如“The Krusty Krab”“Sabacc”一般广为相关公众所知晓、持续使用时间长达数年、使用者对其进行了充分的广告和宣传[23]，那么也可以构成我国的驰名商标。满足上述条件的虚拟角色名称，即是我国《商标法》下的未注册驰名商标，在先使用者对于他人的注册行为，可利用第13条第二款“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”，予以阻止。
注意力经济在市场经济中占据着越来越重要地位，商品、服务提供者想方设法地以最大限度吸引用户或消费者的注意力，以期实现商业利益的最大化，因此恶意抢注虚拟角色名称的行为也愈发泛滥、猖獗。商标制度的核心在于使用，对在先使用者的保护恰是对抢注者最有力的打击。我们不能盲目否定虚拟角色名称的商标价值，而应肯定其商标地位，在现有制度框架下实现其保护的最大化，以促进我国文化创意产业的发展与繁荣。
注释：
[1]ViacomInternationalInc.v.IJRCapitalInvestments,LLC,242F.Supp.3d563(2017).
[2]LucasfilmLtd.LLCv.RenVenturesLtd.,SlipCopy(2018).
[3]SeeFortresGrandCorp.v.WarnerBros.Entm’tInc.,947F.Supp.2d922,924(N.D.Ind.2013)。该案中，判决认为被告的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》电影没有侵犯原告的商标权，因为涉案的“cleanslate”一次指的是虚拟的软件产品。
[4]SeeAu-TomotiveGold,Inc.v.VolkswagenofAmerica,Inc.,457F.3d1062,100(9thCir.2006)。
[5]DCComics,Inc.v.FilmationAssocs.,486F.Supp.1273,1277(S.D.N.Y.1980).
[6]漫画公司创造了一个虚拟的超人，受争议的商标“DailyPlanet”是超人故事中雇佣了超人的报纸名称；被告是一个地下出版社，将该标志作为一个全新的出版物的名称。原告与被告都未将该标志注册为商标。“DailyPlanet”首次出现在1940年原告的超人故事中，自此该标志就一直存在于超人故事中，并在超人角色的发展中发挥了关键作用。此外，原告多年来一直致力于将超人角色与超人故事中所产生的产品相结合，并将这种结合的权利授予给美国的一个公司，生产出来的产品包括学习用品、玩具、服装、游戏等。“DailyPlanet”标志在许可协议产生的许多产品中都具有突出地位。消费者调查的结果显示，消费者压倒性地认为“DailyPlanet”与超人角色存在联系，因此法院保护超人故事中的虚拟报纸名称“DailyPlanet”。
[7]WarnerBros.,Inc.v.GayToys,Inc.,658F.2d76,78(2dCir.1981).
[8]UniversalCityStudios,Inc.v.J.A.R.Sales,Inc.,No.82-4892,1982WL1279at*4(C.D.Cal.Oct.20,1982).
[9]DCComicsv.KryptoniteCorp.,336F.Supp.2d324,332,35(S.D.N.Y.2004).
[10]WarnerBros.Entm’tv.Glob.Asylum,Inc.,No.CV12-9547,2012WL6951315at*3-5(C.D.Cal.Dec.10,2012).
[11]SeeMot.toDismissat17-18.
[12]例如，在ParamountPicturesCorp.v.RomulanInvasions[ParamountPicturesCorp.v.RomulanInvasions,7U.S.P.Q.2d1897(T.T.A.B.Mar.31,1988).]案中，Paramount试图禁止一个摇滚乐队注册“Romulans”作为其乐队名称，理由是“Romulans”是出现在《星际迷航》（StarTrek）系列中的虚拟外星人名称。委员会并未解释为何Paramount对“Romulans”标识的使用没有形成商标权，但基于合理的消费者不会认为摇滚乐队因其名称而与《星际迷航》特许经营权有所关联，因此委员会认为Paramount对“Romulans”标识的使用不应排除摇滚乐队将其注册为乐队名称。
[13]SeeFortresGrandCorp.v.WarnerBros.Entm’tInc.,947F.Supp.2d922,924(N.D.Ind.2013)，被告的电影《黑暗骑士崛起》（TheDarkKnightRises）没有侵犯原告的商标权，因为“cleanslate”一词指代的是虚拟的软件产品，该产品并未在现实中存在。
[14]SeeAu-TomotiveGold,Inc.v.VolkswagenofAmerica,Inc.,457F.3d1062,100(9thCir.2006).原文表述为：Trademarklawprotectsthe“use”ofawordorterminamannerthatidentifiesthesourceofgoodsorservices,anddistinguishesthemfromthegoodsandservicesofothers.
[15SeeSmackApparel,550F.3dat475;UnionNat’lBankofTex.,Laredov.UnionNat’lBankofTex.,Austin,909F.2d839,842(5thCir.1990).
[16]UnionNat’lBank,909F.2dat842–43.
[17]4J.ThomasMcCarthy,McCarthyonTrademarksandUnfairCompetition§25:28(4thed.2009).
[18]ParamountPicturesCorp.v.RomulanInvasions,7U.S.P.Q.2d1897(T.T.A.B.Mar.31,1988).
[19]SeeFujiPhotoFilmCo.,Inc.v.ShinoharaShojiKabushikiKaisha,754F.2d591,596(5thCir.1985).原文表述为：TheFifthCircuithasheldthat“goodfaithisnotadefensetotrademarkinfringement,[because]ifpotentialpurchasersareconfused,noamountofgoodfaithcanmakethemlessso.”
[20]Am.Rice,Inc.v.ProducersRiceMill,Inc.,518F.3d321,329(5thCir.2008).
[21]《商标法》第59条第三款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标志。
[22]《商标法》第13条：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。
就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
[23]我国《商标法》第14条规定了驰名商标的认定方法。
《商标法》第14条驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：
（一）相关公众对该商标的知晓程度；
（二）该商标使用的持续时间；
（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
（五）该商标驰名的其他因素。
在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照 本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。
在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。
在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。
生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
为了实现商标法的立法宗旨，更全面的维护消费者利益，应当赋予在先的商标使用人优先于注册人的权利，排斥“抢注”行为。
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