诉2.4亿被驳回！因存在关联关系的“沈抚”商标许可未履行董事会或者股东会决议无效！
一、一审原告狮子王公司诉讼请求
1.请求被告支付商标使用费3,600万元；
2.请求被告支付商标收购款15,000万元；
3.请求被告支付违约赔偿金5,580万元（暂计）；
4.本案全部诉讼费用由被告承担。
二、法院判决（沈阳中院）
驳回原告沈阳狮子王农业有限公司全部诉讼请求。
三、裁判理由（沈阳中院）
一、狮子王工贸公司与沈抚农商行不存在有效的商标许可及转让合同关系
根据公司法的相关规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。订立涉案商标许可、转让合同的双方为沈抚农商行与狮子王工贸公司，狮子王工贸公司系沈抚农商行的股东，狮子王工贸公司的法定代表人亦出任沈抚农商行董事。因此，合同订立时，狮子王工贸公司与沈抚农商行具有关联关系。狮子王工贸公司将涉案商标的使用权、所有权让与沈抚农商行，并收取相应费用的行为属于关联交易行为。对于关联交易的效力，应从交易动机、交易行为和交易结果三个方面进行评判。首先，涉案商标为文字商标，“沈抚”与省政府编制、规划的沈抚新城地域名称相同，系沈阳与抚顺的简称。沈抚新城的规划、被告企业名称变更使用时间均早于“沈抚”商标注册申请，被告对包含“沈抚”文字的企业名称的使用，能够表明其主要的营业地域。现有证据不能证明被告对“沈抚”商标具有使用需求。其次，商标的价值受到知名度和显著性等因素的影响，在未经大规模商业使用和价值评估的情况下，确定的使用费和转让费已超过合同订立时被告注册资本的50%，该交易价格无任何依据，亦不符合常规的交易惯例。再次，依据商标法的规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。本案中，狮子王工贸公司或者原告并未履行商标许可的备案登记，即未履行合同义务，不能保证被许可人充分行使商标权利。最后，由于未对商标无形资产进行评估而进行重大资产交易，未办理备案登记而不能产生对抗效力，且没有证据证明上述关联交易经过董事会或者股东会的同意，前述关联交易将会给被告造成巨大的经济损失。综上，由于狮子王工贸公司与被告存在关联关系，清楚被告的内部审批流程，在被告未履行董事会或者股东会决议的情况下，与被告订立合同，不符合关联交易的相关法律规定，关联交易应认定为无效。
二、沈抚农商行不应向狮子王农业公司支付商标使用费、转让费。
企业名称一般由行政区划、字号、行业及组织形式几部分组成。被告在牌匾、宣传广告中使用“沈抚农商行”、“沈抚农商银行”及“辽宁沈抚农村商业银行”字样，均是对企业名称的使用。虽然被告的经营范围与“沈抚”商标核定的服务类别相同。但被告企业名称中的“沈抚”系其主要经营的地域，是作为行政区划使用。且被告企业名称注册登记早于涉案商标注册时间，故被告对于企业名称的使用不属于对“沈抚”商标的使用。原告虽然经授让取得商标权利，但其要求被告支付商标许可费、转让费，无事实及法律依据。故对原告的诉讼请求，本院不予支持。
合议庭：吴松、朱晓英、宋喆
裁判日期：2022.6.27
辽宁省沈阳市中级人民法院
民事判决书
（2021）辽01民初3346号
原告：沈阳狮子王农业有限公司，住所地沈阳市沈北新区。
法定代表人：付全泽，该公司经理。
委托诉讼代理人：杨兴权，辽宁同方律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘阳，辽宁同方律师事务所律师。
被告：辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司，住所地抚顺市。
法定代表人：杨帆，该行董事长。
委托诉讼代理人：王晓峰。
委托诉讼代理人：张建，辽宁华轩律师事务所律师。
原告沈阳狮子王农业有限公司（以下简称狮子王农业公司）与被告辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司（以下简称沈抚农商行）商标许可使用合同纠纷一案，本院于2021年8月24日立案后，被告沈抚农商行对本案提出管辖权异议，经本院及辽宁省高级人民法院裁定，本院对本案有管辖权。本院依法适用普通程序，于2022年2月14日公开开庭进行了审理。原告狮子王农业公司委托诉讼代理人杨兴权、刘阳，被告沈抚农商行委托诉讼代理人王晓峰、张建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告狮子王农业公司向本院提出诉讼请求：1.请求被告支付商标使用费3,600万元；2.请求被告支付商标收购款15,000万元；3、请求被告支付违约赔偿金5,580万元（暂计）；4、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：2010年5月7日，沈阳狮子王工贸有限公司（以下简称狮子王工贸公司）委托沈阳万智达商标事务所申请注册“沈抚”商标，并提交了《商标注册申请书》。2011年3月7日，国家工商总局商标局收到狮子王工贸公司的注册申请。2012年4月5日，狮子王工贸公司取得“沈抚”注册商标的专用权，商标注册证号：第9179688号，核定服务项目第36类（分期付款的贷款；银行；资本投资；金融服务；信用卡服务；证券和公债经纪；商品房销售；担保；典当；经纪），注册有效期限自2012年3月14日至2022年3月13日。2017年9月7日，狮子王工贸公司与狮子王农业公司签订《商标转让协议书》，将‘沈抚’注册商标转让给狮子王农业公司，同时，将该商标项下权益，包括此前已产生及将来产生的全部收益，全部转让给狮子王农业公司。2018年6月27日，国家工商总局商标局核准商标转让注册，向狮子王农业公司颁发《商标转让证明》，狮子王农业公司取得“沈抚”注册商标专用权。2011年3月10日，抚顺望花农村商业银行股份有限公司更名为沈抚农商行，开始在经营中使用“沈抚”注册商标。2017年，沈抚农商行先后两次向狮子王工贸公司出具承诺函，承诺：“沈阳狮子王工贸有限公司向我行多次提出、要求我行兑现当年有偿使用‘沈抚’商标承诺，即有偿使用沈阳狮子王工贸有限公司名下的‘沈抚’商标。鉴于我行在经营中一直使用‘沈抚’商标获益，所以我行承诺：从2012年3月14日至2022年3月13日止向沈阳狮子王工贸有限公司支付‘沈抚’商标的使用费用，即每年360万元人民币，付款时间以再次增资扩股、即增加新股东后两年之内付清。2021年12月31日前我行再用15,000万元人民币一次性付款购买该‘沈抚’商标全部所有权，从此我行不再支付沈阳狮子王工贸有限公司任何费用，该‘沈抚’商标所有权归我行所有。如果以上所有承诺有一条不兑现、我行同意按照购买和有偿使用商标承诺额总和的2倍对沈阳狮子王工贸有限公司进行补偿。”2019年5月29日，沈抚农商行增资扩股，满足承诺函约定的付款条件。但截至目前，在沈抚农商行增资扩股已超过两年的情况下，沈抚农商行尚未支付任何商标使用费，严重违反“两年之内付清”的承诺，因此请求法院支持原告的诉讼请求。
被告辩称
被告沈抚农商行辩称：
一、原告不具有本案诉讼主体资格。
《商标转让协议书》中没有狮子王工贸公司将注册商标此前产生及将来的收益转让给原告的内容，因此，即使假设被告与狮子王工贸公司之间存在商标转让、商标使用许可合同关系，假设承诺书是真实有效的，本案中，原告也没有诉讼主体资格。
二、被告与原告及狮子王工贸公司之间不存在商标转让、商标使用许可合同关系。
被告从未与原告及狮子王工贸公司签订过商标转让、商标使用许可合同。原告提供所谓被告出具的二份承诺函、一份告知书，经被告核查法定代表人、董事会、监事会、股东会及其他工作人员，无人知道上述承诺函及告知书。从用印审批单查看，被告从没有用公章盖过上述承诺函及告知书。因此，原告应该详细说明二份承诺函、一份告知书的形成过程及证据来源，与被告单位何人联系，由何人在何地将二份承诺函、一份告知书交给狮子王工贸公司。
三、假设承诺书及催告书印章是真实的，该承诺书及催告书也不能够代表被告真实的意思表示，是无效的。
狮子王工贸公司于2010年被告成立时入股成为被告的原始股东，2018年2月份将股权转让给傅萍和傅连玉；付成华于2010年12月担任被告的公司董事，2020年1月退出董事，付成华同时也是狮子王工贸公司的发起人、控股股东和法定代表人。狮子王工贸公司作为被告的股东，付成华作为被告的董事，是应该知道并了解被告公司章程中规定的涉及关联交易、重大资产收购需要董事会或者股东会决议的，因此，本案在没有被告股东会决议或者董事会决议的情况下，即使假设承诺书印章是真实的，该承诺书也不能够代表被告真实的意思表示，是无效的。
此外，假设存在该笔交易，该笔交易也违反了《公司法》第148条第（四）款“董事不得有下列行为：违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易”，该笔交易金额如此巨大且对被告毫无意义，明显损害了被告的合法权益，该承诺书已违反了公司法的禁止性规定，因此根据《公司法》和《合同法》规定该承诺书也是无效的。
四、被告不存在侵犯狮子王工贸公司商标权的行为，也没有必要有偿使用狮子王工贸公司的“沈抚”商标，因此不存在承诺书、告知书中所述的事实，上述承诺书、告知书都是虚假的。
1、被告是2011年3月10日，由抚顺望花农村商业股份有限公司更名为沈抚农商行，而注册商标“沈抚”是在2011年12月13日初审公告，被告的企业名称使用在先，根据《企业名称登记管理办法》第三条的规定享有名称权，企业名称中包含文字商标不是商标侵权行为，也不符合《商标法》第五十七条所列举的侵犯注册商标专用权的行为。狮子王工贸公司“沈抚”注册商标核定的服务项目包括分期付款的贷款、银行、金融服务，这些都是狮子王工贸公司不可能从事的业务范围，完全是恶意抢注。
2、“沈抚”商标是地名，根据《商标法》59条规定，注册商标中含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。因此，被告根本没有必要有偿使用狮子王工贸公司的商标，不存在承诺书中所述事实。
3、二份承诺函、一份告知书不仅文字内容与客观事实不符，而且行文上，被告公章的加盖位置也不符合惯例。企业对外出具的文书，公章加盖的位置都是在公司名称和日期上，然而该三份文件，印章全部加盖在空白处且有两份文件没有日期，这么做的明显是为了规避司法鉴定，因为一旦加盖在公司名称上，就会很容易鉴定出印章与文字打印的先后顺序，从而判断出三份文件的真伪。
综上，原告不具有本案诉讼主体资格，被告与原告及狮子王工贸公司之间不存在商标转让、商标使用许可合同关系，承诺书及告知书系虚假的，请贵院依法查明案件事实，正确适用法律，驳回原告的全部诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告依法提交了《商标注册申请书》《商标代理委托书》《商标注册证》、受理商标注册费、商标注册代理费发票、“沈抚”商标流程截图、《商标转让证明》《商标转让协议》《情况说明》《辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司有偿使用商标承诺函》《“沈抚”商标有偿使用情况告知书》《企业机读档案登记资料》《变更情况查询卡》、“沈抚”商标使用照片，被告沈抚农商行提交了用印审批单、《关于印发〈中共辽宁省农村信用社联合社党委关于重大事项的议事规则（实行）〉的通知》、沈抚农商行章程、董事会文件、抚顺市市场监督管理局备案通知书、企业信用信息公示报告、《落实〈中共抚顺市委抚顺市人民政府关于举全市之力推进沈抚城建设的决定〉的实施办法》《关于抚顺经济开发区管委会加挂牌子的通知》《关于抚顺望花农村商业银行股份有限公司开业的批复》《关于抚顺望花农村商业银行股份有限公司更名的批复》等证据。
根据原、被告提交的证据和庭审陈述，本院认定事实如下：
2004年2月13日，付成华参与出资设立狮子王工贸公司，并任该公司执行董事兼经理职务，系法定代表人。
2009年11月13日，中共抚顺市委办公厅印发《关于贯彻落实〈中共抚顺市委抚顺市人民政府关于举全市之力推进沈抚城建设的决定〉的实施办法》载明，依据省政府编制的《沈抚连接带总体发展概念规划》，将抚顺一侧258.8平方公里地域范围统称为沈抚新城。在“抚顺经济开发区管理委员会”的基础上增挂“沈抚新城管理委员会”牌子。2010年12月6日，中国银行业监督管理委员会辽宁监管局办公室印发批复，同意抚顺望花农村商业银行股份有限公司及其分支机构开业，并核准《抚顺望花农村商业银行股份有限公司章程》。根据抚顺望花农村商业银行股份有限公司章程记载，注册资本为25,700万元。2010年11月12日，狮子王工贸公司以货币出资方式，认购公司股份1000万股。章程中关于关联交易的规定如下，第六十三条规定，股东大会审议有关关联交易事项规定时，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东可以自行回避，也可以由其他参加股东大会的股东或股东代表人提出回避请求。第七十四条规定，董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与本行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联交易时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程序。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作出了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，本行有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。第七十五条规定，董事在履行上述义务时，应将有关情况向董事会作出书面陈述，由董事会依据章程及有关规定，确定董事在有关交易中是否构成关联人士。关联董事可以自行回避，也可由其他参加董事会的董事或董事代表提出回避请求。第一百零七条规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事可以自行回避，也可以由其他董事提出回避请求。付成华任抚顺望花农村商业银行股份有限公司董事。
2011年2月15日，经中国银行业监督管理委员会抚顺监管分局批复，同意抚顺望花农村商业银行股份有限公司更名为沈抚农商行。
第9179688号“沈抚”商标
2011年3月7日，狮子王工贸公司申请注册第9179688号“沈抚”文字商标，于2012年3月14日获得授权，核定使用的服务为第36类，包括：分期付款的贷款；银行；资本投资；金融服务；信用卡服务；证券和公债经纪；商品房销售；担保；典当；经纪。
沈抚农商行曾向狮子王工贸公司出具《“沈抚”商标有偿使用情况告知书》载明，关于贵公司提出的我行正在使用贵公司“沈抚”注册商标、应有偿付款使用一事我行已知悉，并承认“沈抚”商标为贵公司拥有所有权，2012年至今我行都在使用贵公司商标一事我行也确认此事属实。但对于贵公司提出的每年壹仟万的有偿使用费和赔偿有待我行商榷，请贵公司给予我行商讨的时间，经我行研究后将尽快给予贵公司回复。
2017年9月6日，沈抚农商行出具向《辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司有偿使用商标承诺函》记载：今有狮子王工贸公司是我行正在使用的“沈抚”商标注册人，商标注册号为：第9179688号，核定服务项目（第36类）包括，分期付款的贷款；银行；资本投资；金融服务；信用卡服务；证券和公债经纪；商品房销售；担保；典当；经纪。以上注册内容正是我行所需要和多年来狮子王工贸公司同意我行一直使用的范围。狮子王工贸公司向我行多次提出、要求我行兑现当年有偿使用“沈抚”商标承诺。鉴于我行在经营中一直使用“沈抚”商标获益，我行承诺：从2012年3月14日至2022年3月13日止向狮子王工贸公司支付“沈抚”商标的使用费用，即每年360万元，付款时间以再次增资扩股、即增加新股东后二年之内付清。2021年12月31日前我行再用1.5亿元一次性付款购买该“沈抚”商标所有权。如果以上所有承诺有一条不兑现、我行同意按照购买和有偿使用商标承诺额总和的2倍对狮子王工贸公司进行赔偿。我行同时声明：狮子王工贸公司必须保证我行在2021年3月13日前正常使用该商标，在2022年3月13日之后配合我行办理商标转让事宜。此承诺函盖章打印即可产生法律效力，同时该承诺函不受银行重组、变更、时间和其他各种因素的限制。
2017年9月7日，狮子王工贸公司、付成华、周晓艳与狮子王农业公司签订《商标转让协议书》约定，将包括“沈抚”商标在内的13个商标，以1,300元的价格转让给狮子王农业公司。2018年6月27日，狮子王农业公司办理了“沈抚”文字商标的变更登记。
2021年8月23日，狮子王工贸公司出具《情况说明》称，2017年9月7日，狮子王工贸公司与狮子王农业公司签订《商标转让协议》。鉴于狮子王工贸公司已将“沈抚”商标许可沈抚农商行有偿使用，狮子王农业公司在受让“沈抚”商标的同时，也取得了狮子王工贸公司对沈抚农商行享有的全部商标许可使用合同权利，包括请求收益权、请求购买“沈抚”注册商标专用权的权利。
另查，沈抚农商行分别于2016年1月8日、2017年1月20日、2019年5月29日，变更注册资本为3.2亿元、3.6亿元、5.18亿元。
再查，沈抚农商行在经营中，在牌匾、宣传广告中使用“沈抚农商行”、“沈抚农商银行”及“辽宁沈抚农村商业银行”。
本院认为：综合狮子王农业公司的诉讼请求，沈抚农商行的答辩意见，本案争议焦点为：一、狮子王工贸公司与沈抚农商行是否存在有效的商标许可及转让合同关系；二、沈抚农商行是否应向狮子王农业公司支付商标使用费、转让费。
关于争议焦点一，根据公司法的相关规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。订立涉案商标许可、转让合同的双方为沈抚农商行与狮子王工贸公司，狮子王工贸公司系沈抚农商行的股东，狮子王工贸公司的法定代表人亦出任沈抚农商行董事。因此，合同订立时，狮子王工贸公司与沈抚农商行具有关联关系。狮子王工贸公司将涉案商标的使用权、所有权让与沈抚农商行，并收取相应费用的行为属于关联交易行为。对于关联交易的效力，应从交易动机、交易行为和交易结果三个方面进行评判。首先，涉案商标为文字商标，“沈抚”与省政府编制、规划的沈抚新城地域名称相同，系沈阳与抚顺的简称。沈抚新城的规划、被告企业名称变更使用时间均早于“沈抚”商标注册申请，被告对包含“沈抚”文字的企业名称的使用，能够表明其主要的营业地域。现有证据不能证明被告对“沈抚”商标具有使用需求。其次，商标的价值受到知名度和显著性等因素的影响，在未经大规模商业使用和价值评估的情况下，确定的使用费和转让费已超过合同订立时被告注册资本的50%，该交易价格无任何依据，亦不符合常规的交易惯例。再次，依据商标法的规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。本案中，狮子王工贸公司或者原告并未履行商标许可的备案登记，即未履行合同义务，不能保证被许可人充分行使商标权利。最后，由于未对商标无形资产进行评估而进行重大资产交易，未办理备案登记而不能产生对抗效力，且没有证据证明上述关联交易经过董事会或者股东会的同意，前述关联交易将会给被告造成巨大的经济损失。综上，由于狮子王工贸公司与被告存在关联关系，清楚被告的内部审批流程，在被告未履行董事会或者股东会决议的情况下，与被告订立合同，不符合关联交易的相关法律规定，关联交易应认定为无效。
关于争议焦点二，企业名称一般由行政区划、字号、行业及组织形式几部分组成。被告在牌匾、宣传广告中使用“沈抚农商行”、“沈抚农商银行”及“辽宁沈抚农村商业银行”字样，均是对企业名称的使用。虽然被告的经营范围与“沈抚”商标核定的服务类别相同。但被告企业名称中的“沈抚”系其主要经营的地域，是作为行政区划使用。且被告企业名称注册登记早于涉案商标注册时间，故被告对于企业名称的使用不属于对“沈抚”商标的使用。原告虽然经授让取得商标权利，但其要求被告支付商标许可费、转让费，无事实及法律依据。故对原告的诉讼请求，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国公司法》第二十一条、第一百四十八条、第二百一十六条，《中华人民共和国商标法》第四十三条之规定，判决如下：
驳回原告沈阳狮子王农业有限公司全部诉讼请求。
本案案件受理费1,250,900元，由原告沈阳狮子王农业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。
审 判 长 吴 松
审 判 员 朱晓英
审 判 员 宋 喆
二〇二二年六月二十七日
法官助理 朱 琳
书 记 员 王依婷
来源：知产宝
◆【IP控控判例汇编（第一集）】：最高法院指导性案例汇总（商标、不正当竞争、专利）◆【IP控控判例汇编（第二集）】：其他法院判例◆【IP控控判例汇编（第三集）】2017年知识产权典型案例汇编（中国十大+50个典型+各地十大）◆【IP控控判例汇编（第四集）】：IP控控2019年判例汇编◆【IP控控判例汇编（第五集）】：2019年中国法院10大知识产权案件+50件典型案例合辑【附判决书链接】◆【IP控控判例汇编（第六集）】：最高法院知识产权法庭2019年40个裁判规则及判决书链接
◆ IP控控｜商标评审简讯（2019年合辑）◆最高法院：知识产权判决执行工作指南【附：最高法院2020年发布的司法解释合辑】◆ 合辑｜2020年12月31日发布的十八司法解释修改比对【附：WORD版下载】◆【专辑】2020年中国法院10大+50个典型知识产权案件◆ 最高法院知识产权法庭 2020年典型案例（附判决书链接）◆【合集】2021年中国法院10大知识产权案件+50件典型案例判决书
方晓红 律师
上海段和段（厦门）律师事务所