专利授权确权司法解释对专利权利要求和说明书的要求（上）

9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。之前分别对于专利授权确权司法解释在界定权利要求用语方面的基本规则、常见问题进行了介绍[1]，本文主要探讨专利授权确权诚实信用原则的理解与适用。

一、

专利授权确权司法解释主要针对违反诚实信用原则的专利申请行为

国务院专利法修订草案送审稿、全国人大常委会专利法（修正案草案）第一次审议稿、第二次审议稿均引入了专利申请和专利权行使的诚实信用原则。送审稿第十四条提出，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。”第一次审议稿第二十条提出，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。”第二次审议稿第二十条修改为，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”

可见，在专利法领域，诚实信用原则规制的行为主要包括两类：一是专利申请行为；二是专利权行使行为。[2]专利授权确权司法解释主要针对专利申请行为，亦即虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容。尤其是，此种情形在涉及化学、医药、材料等需要实验数据验证的技术领域较为突出，严重扰乱了正常的专利申请、审查与案件审理程序[3]。

二、

专利申请违反诚实信用原则的构成要件包括主观要件和客观要件两个方面，法律后果不限于认定该专利申请说明书公开不充分

一方面，从构成要件而言，专利申请违反诚实信用原则需要满足主观要件和客观要件两个方面，主观上有违反诚实信用原则的主观意愿，客观上虚构编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据图表等有关技术内容。与征求意见稿相比，正式稿更加强调客观要件。2018年6月征求意见稿采用“恶意伪造、变造”的表述，强调了主观恶意，正式稿将其修改为相对容易运用证据证明的“虚构、编造”，更加强调通过客观行为展现主观意愿。

另一方面，从法律后果角度而言，“法律后果不限于认定该专利申请说明书公开不充分”的观点从立法过程可以得到明确印证。专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿均对违反诚实信用原则的法律后果界定为，“当事人据此主张说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，相关权利要求应当宣告无效的，人民法院应予支持”。亦即，将违反诚实信用原则的专利申请使用《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第26条第3款加以规制。正式稿突破了上述限制，将法律后果拓展为，“据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持”。此处的“专利法有关规定”，可以包括《专利法》第26条第3款有关充分公开的规定，也包括专利法修改后与之有关的法律责任的规定。从而，专利授权确权司法解释的上述规定更具开放性和科学性。

三、

虚构编造实验数据的法律规制

虚构编造实验数据是医药化学领域专利申请或者授权专利不符合《专利法》第26条第3款规定的主要情形，需要无效宣告请求人承担虚构编造的证明责任，同时在无效宣告请求人对实验数据提出合理质疑的情况下专利权应当说明理由或者提交证据证明。医药化学领域是实验性科学领域，影响该领域发明结果的因素是多方面、相互交叉且错综复杂的。因此，化学领域的发明可预期性相对较低，在多数情况下，该领域的发明能否实施难以预测，需要通过实验加以验证才能够确认。当发明是一种化合物时，说明书中应当说明该化合物的化学结构及与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数，使本领域技术人员能够确认该化合物。同时说明书还应当记载至少一种制备方法，使本领域技术人员能够实现。此外，说明书还应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。特别的，对于新的化合物，其说明书对该产品的记载在满足上述条件之外，如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该产品能够实现所述用途和/或使用效果，则其说明书还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明该产品可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。

以北京某制药有限公司A与某制药有限公司B专利确权纠纷一案[4]为例，就涉案专利中的用途，即桂哌齐特氮氧化物作为杀虫剂的应用是否充分公开，北京市高级人民法院认为，当无效请求人说明了相应理由或提交了相应证据对试验数据提出合理质疑后，如果专利权人要对无效请求人的理由或证据进行反驳，则应当说明理由或提交相应的证据（如原始的试验数据等）予以佐证，即此时的举证责任已经转移到专利权人一方。B公司依据本专利说明书实施例5中的实验数据进行数学推导，进而指出其中有关死亡率和拒食率的数据不合常理，以此证明上述实验数据不真实。据此，证明上述实验数据真实性的举证责任就转移到A公司。在本专利说明书存在明确且对本领域技术人员而言并不存在歧义记载，而且没有原始试验报告佐证的情况下，A公司有关针对死亡率、取食量的解释均有悖常理，不能成立。因此，不能认可本专利说明书实施例5中记载的相关实验数据的真实性，即，本专利说明书中的实验数据不足以证明本专利权利要求1要求保护的化合物具有杀虫活性，权利要求16、17及其说明书相应的记载不符合《专利法》第26条第3款的规定。

在总结上述实践经验的基础上，专利授权确权司法解释第11条规定，当事人对实验数据的真实性产生争议的，提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程。人民法院可以通知实验负责人到庭，就实验原料、步骤、条件、环境或者参数以及完成实验的人员、机构等作出说明。需要指出的是，专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿均设定了人民法院委托鉴定的规则，亦即，2018年6月征求意见稿提出“当事人对实验数据的真实性有争议的，人民法院可以依法委托具有资质的机构鉴定”，2020年6月征求意见稿进一步拓展为，可以依法委托具有资质的机构或者当事人均认可的第三方对实验数据进行检测或者验证。然而，在正式稿中更加强调提交实验数据的一方应当举证证据实验数据的来源和形成过程，强化提交实验数据一方的举证要求。同时，这并不意味着，人民法院不得委托具有资质的机构或者当事人均认可的第三方对实验数据进行检测或者验证。

通过补充实验数据的方式解决涉案专利不符合《专利法》第二十六条第三款的规定等情况下，需要对补充实验数据进行审查。专利授权确权司法解释第10条规定，药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第22条第3款、第26条第3款等规定的，人民法院应予审查。事实上，专利审查规则对于补充实验数据经历了从不予考虑到予以审查的转变。《专利审查指南》曾经规定为，“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。”在该阶段的法律实践中对此有讨论，最高人民法院在“用于治疗糖尿病的药物组合物”发明专利权行政纠纷案[5]中曾指出，创造性判断中，当专利申请人或专利权人在申请日后补充对比试验数据以证明专利技术方案产生了意料不到的技术效果时，接受该实验数据的前提是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载。直至2017年4月1日施行的《关于修改〈专利审查指南〉的决定(2017)(第74号)》，将上述规则明确修改为，“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”2020年9月30日，国家知识产权局公布的《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》坚持上述规则，并且进一步给出了对药品专利申请补充实验数据予以审查的两个案例[6]。此次专利授权确权司法解释关于补充实验数据的规定，与上述现行《专利审查指南》以及《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》完全一致。

专利授权确权司法解释和《专利审查指南》这一制度内容的背景是中美第一阶段经贸协议。该协议第1.10条“考虑补充数据”部分[7]指出，中国应允许药品专利申请人在专利审查程序、专利复审程序和司法程序中，依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。同时，上述制度内容也和我国现行法律实践相一致。例如，在“新的化合物以及用于治疗的方法”专利复审请求案[8]中，国家知识产权局认为，复审请求人在提出复审请求时提供了对比实验数据，其中本申请实施例43化合物与对照化合物GS-008361（即对比文件1化合物26）的结构差异仅在于前者嘌呤6-位上为-O-环丙基而后者6-位上为-NH-环丙基，但二者对多种癌细胞的活性相差至少4倍以上，尤其是本申请实施例43的化合物在HCT-116细胞系中抑制癌细胞生长活性（GI50）方面比化合物26强大约40倍，在其它多种癌细胞上也都体现出了这种活性差异。……基于上述证据，可以得出本申请要求保护的结构式（4）化合物与相应的嘌呤6位-NH-环烷基化合物相比确实具有更高的抗细胞增殖活性的结论。在此基础上，国家知识产权局认定权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题，并在本申请与对比文件1的发明构思以及采取的技术手段均不同的情况下，认定基于现有证据本领域技术人员尚无法基于对比文件1而获得如何改造化合物以提高活性的技术启示。

下篇预告

专利授权确权司法解释对专利权利要求和说明书的要求（下）将主要探讨说明书充分公开、权利要求保护范围清楚、权利要求得到说明书支持的判定。

[注] 

[1] 参见张鹏：“专利授权确权司法解释解读（上）”“专利授权确权司法解释解读（中）” “专利授权确权司法解释解读（下）”【EB/OL】，中伦视界文章。

[2] 这一点较之商标法更加完善，商标法第七条规定，“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”

[3] 人民法院新闻传媒总社：“最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml （2020年10月9日最后访问）。

[4] 参见国家知识产权局第32428号无效宣告请求审查决定书、北京知识产权法院（2017）京73行初5365号行政判决书和北京市高级人民法院(2018)京行终2962号行政判决书。

[5] 参见最高人民法院（2012)知行字第41号行政判决书。

[6] 国家知识产权局：“关于就《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》公开征求意见的通知”【EB/OL】，http://www.cnipa.gov.cn/art/2020/9/30/art_75_152630.html （2020年10月11日最后访问）。国家知识产权局《关于<专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）>的说明》指出，给出两个审查示例，分别涉及说明书充分公开和创造性审查中有关补交实验数据的典型情形。通过两个具体案例进一步明确审查中对于申请日后提交的效果实验数据的审查标准，规范了如何综合考虑申请文件公开的内容和现有技术状况，站位所属技术领域的技术人员判断其所证明的技术效果是否能够从专利申请公开的内容中得到。

[7] 财政部、发展改革委、农业农村部、商务部、人民银行：“关于发布中美第一阶段经贸协议的公告”【EB/OL】，http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/16/content_5469650.htm （2020年10月11日最后访问）。

[8] 参见国家知识产权局第95778号复审请求审查决定书。

The End

 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

作者往期文章推荐：

特别声明：

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点，不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处注明来源于公众号“中伦视界”及作者姓名。未经本所书面授权，不得转载或使用该等文章中的任何内容，含图片、影像等视听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与本所联系。

点击“阅读原文”，可查阅该专业文章官网版。