讨论知识产权法律案例
导语
除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件,或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系,且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性,否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作,就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。
供稿:唐汝衡、秦琳
编辑:唐汝衡、秦琳(2022)最高法知民终1229号
赛格威公司向国家知识产权局申请名称为“空气滤清器及具有其的全地形车”的实用新型专利,陈某某、隆某某分别被登记为第一、第二发明人,即本案诉争专利。春风动力公司认为该专利属于陈某某、隆某某在其公司任职时作出的职务发明创造,即诉争专利应归属于春风动力公司,遂诉至法院。
本院认为:本案系专利权权属纠纷。2008年修正的专利法施行期间自2009年10月1日起至2021年5月31日止(含该起止日)。因诉争专利的申请日为2019年6月14日,即引起争议的法律事实发生在2008年修正的专利法施行期间,故本案原则上应适用当时施行的专利法、专利法实施细则等法律、法规进行审理。根据双方当事人的诉辩主张,本案二审中的争议焦点为:诉争专利是否系陈某某、隆某某在春风动力公司工作期间完成的职务发明创造。专利法第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”专利法实施细则第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”春风动力公司在本案中主张,诉争专利发明创造系陈某某、隆某某从春风动力公司离职后1年内作出的与其二人在春风动力公司承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造,故诉争专利权应当归属于春风动力公司。可见,春风动力公司主张诉争专利权属的请求权基础是专利法实施细则第十二条第一款第三项。各方当事人对于陈某某和隆某某曾经任职于春风动力公司、诉争专利的发明人登记为陈某某和隆某某、诉争专利发明创造系在陈某某和隆某某二人从春风动力公司离职后1年内作出等事实不存在争议。因此,诉争专利权归属的判断重点在于:诉争专利与陈某某、隆某某二人在春风动力公司承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”。判断发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”,既要注意维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,也要注意避免将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。判断诉争发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”,应综合考虑以下因素:一是诉争专利的具体情况,包括其技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的“实质性特点”等。二是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等,以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是分析诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中,或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。本案中,在案证据不足以认定诉争专利与陈某某、隆某某在春风动力公司承担的本职工作或分配的任务“有关”,具体评述如下: 还要进一步指出的是,汽车是由大量零配件组装形成的复杂工业产品,空气滤清器仅仅是组装汽车的众多零配件之一,且空气滤清器属于汽车工业领域较为常见的零配件。基于这些因素,在认定汽车中某一特定零配件的发明创造是否属于与离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务有关的职务发明创造,应适度把握“相关性”的认定尺度:除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件,或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系,且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性,否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作,就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定,势必相当于认为离职员工只要在离开原单位1年内作出的涉及任一汽车零配件的发明创造都应当然地认定为原单位的职务发明创造,由此获得的专利权都当然地归属原单位,这种思路无异于实质性剥夺了离职员工独立发挥职业技能进行技术创新的机会,不适当地限缩了员工基于个人职业规划重新作出择业选择的正常流动空间,进而导致在原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡,显然并不足取。