从判决的角度看现行商标法第十九条第四款的适用

文 / 孙久云 千慧律师事务所

2019年4月23日全国人民代表大会常务委员会通过了对《中华人民共和国商标法》作出修改的决定，关于现行商标法第十九条第四款的修订情况是商标法第三十三条修改为“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。”

商标法第四十四条第一款修改为“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

2019年4月24日北京高院发布了商标授权确权行政案件审理指南，其中关于现行商标法第十九条第四款之规定，北京高院从“商标代理机构的认定”、“商标代理业务的认定”、“诉争商标的转让不影响主体的认定”、“诉争商标申请注册范围的确定”四个方面进行了详细的解读。

2019年6月14日由中华商标协会主办的“《商标授权确权行政案件审理指南》的理解与适用”培训班在中国人民大学举办，培训中法官对于现行商标法第十九条第四款作出了详细的解读，并认为“商标注册人与商标代理机构之间存在劳动等特殊关系而进行商标注册的行为可以认定为商标代理机构的行为，按照现行商标法第十九条第四款之规定进行处理。”

笔者对现行商标法中的第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”这一条款于知产宝平台进行了案例检索，结合最近处理的商标代理机构关联股东、关联公司等特殊关系抢注商标案件，以及最新商标法修订条款的相关规定、北京高院发布的商标授权确权行政案件审理指南、北京高院就《商标授权确权行政案件审理指南》的理解与适用所做培训内容，现将本次检索到的商标法第十九条第四款所涉案例情况作出分析。

商标代理机构主体身份的认定关键在于是否包括“商标代理”业务。商标代理机构既指已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体，也指虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，营业执照中的记载事项不能作为排除认定“商标代理机构”的当然依据。

典型案例为（2016）京73行初6810号易介集团北京有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会不予注册复审一案，该案中易介公司辩称：尽管其营业执照的经营范围包括“商标代理”业务，但并未向商标局备案，根据商标法实施条例的相关规定，易介公司依然不能从事商标代理业务，营业执照的经营包括“商标代理”业务是从事“商标代理”业务的必要条件，而非充分条件，若认为只要经营范围包括“商标代理”业务，不管是否具体实施“商标代理”业务而均属“商标代理机构”的话，属于法律适用错误。

该案中法院认为商标申请注册主体是否为商标代理机构的审查，应以商标注册申请日为准，商标代理机构在申请注册非代理服务后对营业范围、备案登记的变更，并不能改变商标代理机构注册非代理服务商标，进而扰乱商标注册秩序的行为性质，否则商标法第十九条第四款对于商标代理机构的限制将被架空，虽然易介公司审理时已在营业范围中删除“商标代理”服务，且在商标局注销了商标代理机构登记，但不能改变涉案商标申请时易介公司属于商标代理机构的事实。

上述案例中商标代理机构性质认定的关键点在于商标申请注册时的营业范围和备案信息是否包括“商标代理”业务，营业范围中若已经包含“商标代理”，是否备案不影响“商标代理”的认定，而且若商标申请注册时的营业范围中包括“商标代理”服务，后续的营业执照和备案登记的变更也不能改变“商标代理机构”性质的认定。商标核准注册的时间是适用2001年商标法和2014年商标法的分界线，也是认定“商标代理机构”的关键。

典型案例为（2017）京73行初3148号北京艾克诺维科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告商标一审案，该案中艾克诺维公司辩称：涉案商标申请日期、初步审定日期均在修改前商标法（2001年商标法）试行期间，根据法不溯及既往原则，对涉案商标的审理应适用2001年商标法，而非2014年商标法新增内容，艾克诺维公司于2016年12月对其经营范围已经作出变更，在商标评审阶段已不属于“商标代理机构”，涉案商标予以无效宣告的理由已经不复存在。

该案中法院认为涉案商标虽申请于2011年，但经异议程序后于2015年才被核准注册，故依据2014年商标法进行实质审查并无不妥。商标申请日期、初审公告日期、获得商标专用权的日期均不能等同于商标经核准获准注册的日期。最终法院认为涉案商标虽申请于2014年商标法施行前，但在商标法施行后才被核准注册，故诉讼时应适用2014年商标法第十九条第四款之规定进行审查涉案商标，艾克诺维虽于2016年对其经营范围作出变更，不能改变其以商标代理机构身份申请注册非代理服务商标的事实，不构成阻却2014年商标法第十九条第四款适用的合法理由，判决驳回艾克诺维的诉讼请求。

2014年商标法实施后未核准注册的商标应适用现行商标法第十九条第四款之规定进行认定是否属于商标代理机构。

典型案例为（2018）京行终1623号泰安财源商标事务所有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审二审案，该案中涉案商标申请于2011年，后被相关权利人以抢注、近似、侵犯商号权为由提起了异议申请，商标局经审查后认为异议理由不成立，予以核准注册，当事人对裁定不服向商评委申请复审，商评委以违反2014年商标法第十九条第四款之规定不予注册，泰安财源不服该裁定向北京知产法院提起了诉讼，一审认为涉案商标违反了2014年商标法第十九条第四款之规定不予注册，于是泰安财源又于2018年提起了上诉，至上诉案件审理时，涉案商标并未取得商标权。

该案中法院认为涉案商标申请日在2014年商标法实施前，2014年商标法实施后该商标依然未获得核准注册，因此应适用2014年商标法第十九条第四款之规定审查涉案商标的注册是否违反2014年商标法第十九条第四款之规定，最终法院认为泰安财源营业执照载明的经营范围包括商标代理，应属于商标代理机构，故其申请注册涉案商标的行为违反了2014年商标法第十九条第四款之规定，涉案商标不应核准注册。

该案中法院在适用法律时的依据为《最高人民法院关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条，该条规定：对于在商标法修改决定实施前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后做出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的商标法。对于商标法修改决定施行前受理的商标复审申请，商标评审委员会于决定试行后做出核准注册决定，当事人提起行政诉讼的，人民法院不予受理；商标评审委员会于决定施行后作出不予核准注册决定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关诉权和主体资格问题时，适用修改前的商标法。

商标核准注册时间虽早于2014年商标法施行时间，但商标代理机构注册在非代理服务上的商标状态持续到现行商标法施行之后，依然会被认为违反了2014年商标法第十九条第四款之规定。

典型案例为（2018）京行终5617号厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告商标二审案，该案中一审法院北京知识产权法院认为涉案商标申请于2011年，核准注册于2014年3月7日，劲翔商标事务所是一家经商标局备案的商标代理机构，申请注册的涉案商标核定在服装、鞋等商品上，超出了代理服务范围，虽然涉案商标申请时的商标法并未对此予以禁止，但涉案商标获准注册后的状态仍然持续到了现行商标法施行之后，鉴于涉案商标在现行商标法施行后被申请宣告无效，故依据2014年商标法第十九条第四款之规定进行审查，涉案商标的注册违反了“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”之法律规定。

“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”这一条款在具体适用时，无论涉案商标转让几次，都不影响原注册主体“商标代理机构”的认定，涉案商标均会被认为违反现行商标法第十九条第四款之规定而不予核准注册或者被无效等。

典型案例为(2017)京行终1742号北京拍脑壳科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审(商标)二审案，该案中涉案商标原申请人为北京知果果科技有限公司，申请注册的类别为第9类，知果公司成立于2014年，经营范围包括“商标代理”，拍脑壳公司成立于2015年，经营范围不包括“商标代理”，涉案商标于2016年由知果公司转让给了拍脑壳公司，后因该商标被引证商标驳回，拍脑壳公司作为涉案商标的权利继受人不服驳回裁定提起了诉讼。

诉讼中法院认为涉案商标的注册已经违反了现行商标法第十九条第四款之规定，而且涉案商标不应因知果公司在提出商标申请之后将该商标申请权转让给拍脑壳公司而改变，虽然商标法并不禁止知果公司将涉案商标转让给非商标代理机构的法律主体,但该商标转让行为不能成为涉案商标申请注册未违反商标法第十九条第四款规定的理由,否则很可能出现以商标转让为名、以规避商标法第十九条第四款规定为实的不诚信行为，最终涉案商标因违反现行商标法第十九条第四款之规定被无效。

商标代理机构主张涉案商标为代替客户持有并申请，并提交相关协议证据并不能改变代理机构在代理服务外的其他类别申请注册商标的事实，该行为依然构成现行商标法第十九条第四款之规定。

典型案例为（2016）京73行初171号四川中博知识产权代理有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审商标一审案，该案中中博公司辩称涉案商标为其代替客户申请并持有，而且提交了与客户签订的相关协议证据，而且至审理时涉案商标已经转给第三人，涉案商标不在商标代理机构名下，商评委驳回涉案商标的理由已不复存在，依据情势变更原则，应当根据变更后的事实重新裁定。

经审理，法院认为无论商标代理机构是基于何种原因或出于何种目的进行的注册商标，只要是在代理服务之外进行注册申请，均属于现行商标法第十九条第四款禁止的情形，涉案商标虽已转让，并不能改变涉案商标应被商标法第十九条第四款禁止的法律后果，而且中博公司代申请行为实际上就是为了规避2001年商标法中有关自然人不能申请服务商标的法律规定，涉案商标的转让行为则是为了规避2014年商标法有关商标代理机构不得申请注册除代理服务外其他商标的法律规定，最终涉案商标被无效。

商标申请人与商标代理机构之间存在劳动关系等特定身份关系的，可以认定为其商标注册行为系与该商标代理机构的恶意串通，同样适用现行商标法第十九条第四款之规定。

典型案例为（2018）京行终5989号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司诉国家知识产权局无效宣告专利二审案，该案中法院认为涉案商标注册人在多个服务和商品类别上注册了80多件商标，包括众多与他人知名商标相同或者相近的商标，涉案商标注册人的商标代理机构的法定代表人与涉案商标注册人属于父子关系，该代理机构法定代表人持有代理机构99%的股权，涉案商标注册人名下商标均由该代理机构注册，据此法院认为涉案商标注册人、其商标代理机构、代理机构的法定代表人具有“明显抢注他人商标的共同故意”，涉案商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，已达到规避法律的目的，故涉案商标注册人的行为视为商标代理机构的行为，涉案商标的注册违反了商标法第十九条第四款之规定。

上述案例中涉案商标申请人与商标代理机构的法定代表人因父子关系的存在，双方共同故意抢注他人商标而被认定为涉案商标注册人的行为视为商标代理机构的行为，涉案商标的注册违反了现行商标法第十九条第四款之规定。

笔者最近处理的几起商标异议和无效宣告申请案件中，被异议人或被申请人并无“父子关系”，而是属于关联股东、关联公司的关系，而且利用这种特殊关系的不正常注册更加隐蔽了。经调研，几起案件中的被异议人或被申请人及其对应的代理机构之间在股东的构成上均存在相互交叉关系，而且这个股东曾经还是代理机构的股东，后退出代理机构，在新的公司中又是股东之一，在无法知晓该股东于商标代理机构、新公司中所占股权比例的情况下难以认定为“实际控制人”。同时，该股东在入职新公司后也会出现从该公司退出的情形，但在该股东任职期间所在公司会大量申请注册商标，包括恶意抢注他人的商标。

现行商标法第十九条第四款将从2019年11月1日起正式入法成为商标异议申请、无效宣告申请的法定理由，而上述所列案例，包括驳回复审案件、不予注册复审案件、异议申请案件、无效宣告申请案件对于现行商标法第十九条第四款的成功实践，北京高院发布的商标授权确权行政案件审理指南以及针对该审理指南中华商标协会举办的理解与适用培训班，无疑在法律层面、实践方面、理解方面给予了该条款极大的理论和实践支持，对于商标从业人员以及相关权利人来说更是增加了维权的胜算，笔者相信随着法律的不断完善以及实践的不断成熟，商标代理机构利用其关联股东、关联公司等特殊身份关系的商标囤积或者抢注行为在适用现行商标法第十九条第四款之规定时也会越来越频繁，相关权利人的合法权益也会进一步得到法律的保护。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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