手把手教 | 审查意见答复难点——创造性（上篇）

文/ 钟善宝 华进国内专利事业部

引  言

《审查意见通知书》的答复，是专利申请流程中的一个重要环节，其影响到该专利申请是否能够得到授权，以及授权文本的权利要求的保护范围。目前，在答复审查意见的实操过程中，重点和难点在于专利申请不具备创造性的答复。

因此，本文从答复审查意见的实操角度出发，针对审查意见中不具备创造性的常见评述方式，提供一些针对性的答复思路供大家参考。

 >>>  PART 1

不具备创造性的常见评述方式

《审查意见通知书》中对于创造性的认定，一般是基于三步法进行的：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

针对三步法的（3），《审查指南》中规定：

“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点”。

笔者总结了《审查意见通知书》中认定要求保护的发明对本领域的技术人员来说是显而易见的存在以下几种常见评述方式：

A：对比文件1+对比文件2可以得到本申请

例如：在对比文件1的基础上结合对比文件2以得到权利要求1所请求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的；

B：对比文件1+公知常识可以得到本申请

例如：在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识，得出该权利要求的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的；

C：在对比文件公开的内容的基础上，区别技术特征容易想到

例如：对比文件已经公开了XX，在此基础上，区别技术特征是本领域技术人员容易想到的；

D：对于参数的修改或者元素的增减，可以通过有限的实验得到

例如：在对比文件1的基础上，本领域技术人员有动机对原有的参数值/元素做调整，并且区别技术特征也是可以通过有限的实验得到的。

 >>>  PART 2

各种评述方式对应的答复思路

1、针对A评述方式，笔者认为其成立的条件在于：

（1）对比文件2公开了区别特征；

（2）该区别特征在对比文件2中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同；

（3）对比文件1和对比文件2可以结合。

只有当上述的条件都满足时，A评述方式才成立。因此，若可以分析说明上述的至少一个条件不满足，就可以瓦解审查意见中的评述逻辑，从而说明本申请具备创造性。

对于A评述方式，可以采用以下思路寻找答复的突破口：

思路A1

分析对比文件2是否确实公开了区别技术特征

在一些情况中，区别技术特征实质上并未被对比文件2公开。但是，由于文字表述的局限性，区别技术特征限定的范围过大，导致区别技术特征看起来像是被对比文件2公开了；或者是审查员在对比文件2找到一些与区别技术特征相似的技术内容后，就直接认定对比文件2公开了区别技术特征。

——首先，需要确定区别技术特征的实质是如何的，目前区别技术特征的文字表述是否能体现出区别技术特征的实质。

值得注意的是，在解释区别技术特征的实质时，切忌直接使用说明书中的内容来替代权利要求书记载的内容，若区别技术特征的文字表述可以体现出实质，则可以直接进行说明，若不能，则需要将说明书的内容添加至权利要求书中，以将权利要求的范围限缩至可以体现出区别技术特征的实质。

——其次，深入分析对比文件2公开的技术内容，从而确定对比文件2是否公开了区别技术特征。

示例：

可以从名词的定义、本申请中X信息和对比文件1中的Y信息的物理含义、包含的内容不同，或者本申请中X步骤和对比文件1中Y步骤的实现方式不同、步骤的顺序不同等角度进行深入分析。

思路A2

若对比文件2确实公开了区别技术特征，则分析区别技术特征在对比文件2中解决的技术问题与本申请实际要解决的技术问题是否相同

值得注意的是，《审查指南》中规定：“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，因此，在确定实际解决的技术问题时，要从技术方案的整体性出发，思考区别技术特征在技术方案里所能达到的技术效果，从而确定实际要解决的技术问题，而不是单纯地根据区别技术特征所能达到的技术效果来确定实际要解决的技术问题。

在一些情况中，审查意见中往往会直接将区别技术特征作为技术问题；或者是把区别技术特征在对比文件2中要解决的技术问题与本申请实际要解决的技术问题上位成相同的技术问题。以上情况，均是因在确定技术问题时，没有从技术方案的整体性出发，忽略了区别技术特征应用在不同方案中的差异。

例如：

区别技术特征为在电路中设置了一个电阻，该电阻在本申请中的作用是分压；而该区别技术特征应用在对比文件2中的作用是为了加热，但审查意见中可能会将技术问题定义为“如何设置电阻”。

又例如：

区别技术特征在本申请的作用是提高电池短路时的安全性，而区别技术特征在对比文件2中的作用是避免电池短路，此时审查意见中很有可能会把技术问题上位成“如何提高电池的安全性”。

因此，在此类情形中，重点在于，技术问题的认定是否考虑到了区别技术特征应用在不同方案中的差异。从技术方案的技术性出发，可分别分析区别技术特征应用在对比文件2中解决的技术问题，以及分析区别技术特征应用在本申请中解决的技术问题。

思路A3

若对比文件2确实公开了区别技术特征，且区别技术特征在对比文件2中解决的技术问题与本申请实际要解决的技术问题相同，则分析对比文件1和对比文件2是否可以结合

对比文件1和对比文件2之间存在结合障碍可以通过以下方向思考：

——首先，分析说明对比文件1和对比文件2的整体发明构思是否相违背。

例如：

对比文件1的整体发明构思是通过简化算法来提高效率，而对比文件2整体的发明构思是通过丰富算法来提高准确性。那么，对比文件2的目的在于提高准确度。在对比文件1的基础上，结合对比文件2后虽然可以提高准确度，但准确度的提升在于丰富算法，丰富算法势必会导致对比文件1的效率的降低，因此对比文件1和对比文件2在发明构思上相违背，具有结合障碍。

——其次，分析说明虽然对比文件1和对比文件2的整体发明构思没有相违背，但对比文件2公开的技术特征加入到对比文件1以后，不能达到本申请的技术效果，或者会使得对比文件1带来不好的技术效果。

实操案例：

本申请的权利要求1请求保护一种指纹输入装置，通过准直器的开孔将指纹反射的光垂直入射到感测元件中，解决了“如何提高采集的指纹图像的质量”的技术问题。

审查意见中认为，对比文件2公开了部分区别技术特征，并且公开的部分区别技术特征的在对比文件2的作用与本申请为解决技术问题的作用相同，并且对比文件2未公开的区别技术特征是本领域技术人员的常用技术手段，因此本申请的权利要求1的技术方案不具备创造性。

经过分析后发现，对比文件1是通过设置具有一定反射率的保护层来反射外界环境光的作用，从而降低环境光对信号采集的影响，而对比文件2是通过设置准直器来降低环境光对信号采集的影响，因此，若将对比文件2结合至对比文件1中，由于环境光已被保护层反射，不会进入到封装块内，即准直器无法起作用，同时由于在封装块内设置准直器，图像传感器的结构更为复杂。

小结：针对A评述方式

可以这样找到答复的突破口：

先要分析对比文件2是否确实公开了区别技术特征。

若对比文件2确实公开了区别技术特征，则分析区别技术特征在对比文件2中解决的技术问题与本申请实际要解决的技术问题是否相同；若技术问题也相同，那么就要考虑对比文件1和对比文件2是否可以结合。

2、针对B评述方式，笔者认为其成立的条件在于：

（1）该区别技术特征确实是公知常识：

（2）该区别技术特征可以与对比文件1结合。

只有当上述的条件都满足时，B评述方式才成立。因此，若可以分析说明上述的至少一个条件不满足，就可以瓦解审查意见中的评述逻辑，从而说明本申请具备创造性。因此，对于B评述方式，可以采用以下一些思路寻找答复的突破口：

思路B1

分析该区别技术特征是否为公知常识

在一些情况中，审查意见没有提供新的对比文件，也没有提供相关证据（例如教科书、文献、期刊）证明该区别技术特征是公知常识，而是通过自己的知识储备认定该区别技术特征为公知常识。公知常识中的所谓“公知”意味着技术特征具有普遍性，即“众所周知”，是为公众普遍认同或“同意”的，并非只有少数专业技术领域人才通过学习与训练才能掌握的知识，而应该是普通的知识，是人们在一定意义或一定范围内上共享的知识。

《审查指南》中规定：“所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。由此可知，公知常识的认定需要以“技术问题”为基础进行认定。

因此，可以从该区别技术特征所能达到的技术效果或实际要解决的技术问题出发，检索相关公开专利文本，将检索到的公开专利文本作为证据，说明为了达到此技术效果或解决此技术问题，本领域的公知常识是什么，从侧面反映区别技术特征并非本领域技术人员的公知常识。

思路B2

分析本申请存在区别技术特征的根本原因

从技术问题出发，分析本申请存在技术特征的根本原因是什么。只有在得知技术问题的根本原因后，才会有动机针对根本原因进行方案的改进。并且，审查指南中提到，发现技术问题也是需要付出创造性劳动的。

例如：

为了解决印刷时纸张跑偏的技术问题，将印刷设备中的部件A采用不易变形的材料B。材料B不易变形虽然可能是本领域技术人员的公知常识，但是将部件A采用不易变形的材料B，前提是要知道纸张跑偏的根本原因在于部件A容易变形。若本领域技术人员在此之前并不知道“印刷时纸张跑偏”的根本原因在于部件A的变形，就不会有动机将部件A采用不易变形的材料B。

因此，在此类情形中，重点在于，本领域技术人员是否知道出现技术问题的根本原因，若本领域技术人员都不知道出现技术问题的根本原因，那么本领域技术人员就不会有动机将区别技术特征加入到对比文件中以得到本申请的技术方案。

思路B3

分析区别技术特征与对比文件1是否可以结合

在此答复思路中，分析区别技术特征结合到对比文件1后，是否与对比文件1的某些区别技术有冲突、是否无法实现本申请的技术效果以及是否破坏了对比文件1原有的技术效果。从上述角度出发，分析说明区别技术特征与对比文件1无法结合。

实操案例：

本申请的权利要求1请求保护一种核电站一回路稳压器喷淋阀极化开度的标定方法，通过将喷淋阀调节至第一开度并保持压力稳定后，调节喷淋阀由第一开度逐渐开启至使比例式加热器的输出功率达到预设值且所述稳压器压力仍保持不变的第二开度，将第二开度作为喷淋阀的极化开度，解决了“如何标定适合喷淋阀极化运行的开度值”的技术问题。

审查意见中认为，对比文件1中公开了极化喷淋流量的整定原则，因此区别技术特征为本领域技术人员的公知常识，本申请的权利要求1的技术方案不具备创造性。

经过分析后发现，对比文件1的核心发明构思在于缩短阀门的动作时间，而本申请的区别技术特征“每次调节喷淋阀开度而改变比例式加热器的输出后，需要维持一预设时间使稳压器压力稳定”，而维持一预设时间使稳压器压力稳定必然需要较长的时间，与对比文件1的发明构思相违背，若将区别技术特征与对比文件1结合，反而会使得对比文件1无法实现其原有的技术效果。

小结：针对B评述方式

可以这样找到答复的突破口：

首先，通过举证的方式说明本领域的公知常识是什么，从而侧面反映区别技术特征并非公知常识。

其次，通过分析本申请发生技术问题的根本原因是否为本领域技术人员所公知的，以及分析区别技术特征与对比文件1是否可以结合。

以上，则是笔者针对A和B两种评述方式给出的一些答复思路。

关于C和D的评述方式，笔者将在下一篇中呈现，敬请期待！

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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