什么竟让特斯拉、苹果、谷歌联手？

文/ 牛哲轩 上海市协力律师事务所

2月15日，特斯拉、戴尔、电信巨头康卡斯特Comcast以及仿制药龙头迈兰Mylan等公司联合向美国联邦巡回法庭提交了法律意见，与在先提起诉讼的苹果、因特尔、谷歌等公司一同对美国专利审判及上诉委员会PTAB的NHK-Fintive规则的合法性提出挑战。

NHK-Fintive究竟是何规则引得各行业巨头纷纷下场与之抗争？其内容及形成还要追溯到PTAB在NHK-IntriPlex案和Apple-Fintive案中的决定，这两个案件为PTAB行使自由裁量权从而拒绝启动IPR多方复审程序开了先河。

在NHK一案中，NHK公司向PTAB申请启动多方复审程序（IPR）对IntriPlex公司所有的一项专利的有效性进行复审。IntriPlex公司则请求PTAB行使美国专利法第314条（a）款的自由裁量权驳回NHK公司的专利复审请求，并提出了两点理由。其一为NHK公司在知晓该专利的10年后才提出复审，复审的提出不具备正当性；其二为地方法院已在双方的侵权诉讼中就同一专利进行专利有效性的审查，“同事再理”会降低司法效率。鉴于NHK公司提出复审的时间并未超出“收到侵权警告1年内”的期限，PTAB没有采纳IntriPlex公司的第一条理由；但对于后者，双方在复审中所使用的现有技术文件、无效理由和抗辩理由都与在地方法院时一致，并且地方法院的审判程序已进入尾声，PTAB认为对同一问题进行重复审理是对委员会资源的浪费，进而驳回了NHK公司的复审请求。

美国专利法第314条（a）款

进一步地，PTAB在Apple-FinTive案中给出了行使美国专利法第314条（a）款自由裁量权的6条裁量维度：

1. 地方法院是否因为或有可能因为复审程序的启动而中止审理；

2. 法院的庭审日期与PTAB的法定审查期限是否临近；

3. 法院和各方在诉讼中已完成的工作及投入；

4. 诉讼和复审请求所提出问题的重复度；

5. 复审和诉讼双方当事人的一致性；

6. 其他影响PTAB自由裁量的因素，如启动复审程序的有益之处。

这两个决定在2020年被USPTO列为了参考实例，正式形成了NHK-Fintive规则，即对于一个与法院诉讼重叠的复审请求，即使该请求在实体案情上是可以被接收的，PTAB也可以综合考量上述的6项因素以决定是否启动多方复审程序。

此规定引发了一众巨头公司的不满。因特尔高级副总裁Steven Rogers评价NHK-Fintiv规则限制了侵权案件被诉方寻求多方复审的救济通道，迫使被诉方进入成本昂贵的诉讼或和解；并抨击到，这种明显偏向于权利方的规则会纵容“专利流氓”并扼杀美国的创新。

诸如因特尔、特斯拉等拥有海量专利的“巨无霸”却纷纷反对偏向专利权人的规则，这看似匪夷所思，实质上是因为这些企业已不堪“专利流氓”们的骚扰。

专利流氓是指手握专利但自身不实施，只通过专利诉讼来获得收益的一类实体。此类企业已成为美国知识产权保护的一大问题。在IT产业蓬勃发展的21世纪，计算机软件、商业方法方面等专利的授权数量指数式增长，伴随而来的是占授权比例30%-40%左右的低质量专利。专利流氓往往挑选行业巨头利用手中的大量低质量专利对其进行频繁碰瓷以谋取巨额赔偿及和解。在美国，每年此类诉讼的被诉方需付出的成本总计约为290亿美元。

美国发明法案出台后，专利局的IPR多方复审程序通过专利无效有效遏制了专利流氓的碰瓷行为。相比在地方法院的侵权诉讼中进行专利无效所需花费的约莫5年400万美元的时间及成本，IPR程序的审理期限为18个月，花费也仅为地方法院的十分之一，对需要与专利流氓们进行“批量战斗”的龙头企业而言堪称福音。如今PTAB要通过NHK-Fintiv规则关上这道门，怎能不引起行业巨头们的激烈反抗。

参考文献：

1. PTAB: NHK Spring Co. Ltd. v. Intri-Plex Techs. Inc. IPR2018-00752

2. PTAB: Apple Inc v. Fintiv Inc. IPR2020-00019

3. Stefan Lederer: The Growing Problem Of U.S. Patent Trolls, And What Should Happen Next,

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/07/22/the-growing-problem-of-us-patent-trolls-and-what-should-happen-next/?sh=27643dc15c8c

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