反向混淆在商标侵权中的认定分析

文/ 关晓海 河南省高级人民法院 

反向混淆在商标侵权中的认定分析

——郑州吉祥搬家公司与上海吉祥航空物流公司、上海吉祥航空公司侵害商标权纠纷及不正当竞争纠纷案

判决要点

1. 对于注册商标与企业名称、字号之间的冲突，应当区分不同情况，按照诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争和避免混淆等原则，依法处理。 

如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意，只是在实际使用过程中，由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于商标侵权行为。如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍容易产生市场混淆的，则可以按照不正当竞争行为加以处理。

2. 反向混淆情形下的商标侵权认定仍应判断混淆可能性。　

反向混淆行为将直接导致相关公众误认为在先商标权人的商品来源于在后使用人，或与在后使用人存在特定关联，使得在先权利人注册的商标无法正常发挥指示商品来源的功能，最终导致其商标发展空间被处于市场强势地位的在后使用人削弱，而该后果是正向混淆所无法产生的。商标固有权能受到侵害的重要表现就是相关公众对商品的来源产生混淆或误认，即使是反向混淆的情形，也不能将混淆理论与商标侵权割裂开来，由此可见，不论是在后使用人“攀附”在先商标权人声誉的正向混淆情形，还是反向混淆情形，混淆可能性判断均系商标侵权认定的基础。

3. 反向混淆情形下商标固有显著性对侵权判定的影响。

固有显著性是指商标标识本身在设计之初就因其臆造性、独特性而具备显著特征。商标区分商品来源的功能由固有显著性和长期使用而形成的知名度共同实现，因此商标的固有显著性和知名度均是混淆可能性判断的影响因素。正向混淆的情形下，在先权利人的商标通常已具有一定的知名度，经过长期使用已获得相关公众的认可，故即使其固有显著性较弱，也不妨碍该商标获得较强的商标法保护。与正向混淆相反，反向混淆情形中的在先权利人商标尚未形成相当的知名度，若其固有显著性也较弱，那首先其作为一个弱商标就无法获得较强的商标法保护，其次相关公众也难以对不具有知名度的弱商标产生关联关系混淆。因此，反向混淆情形下，商标固有显著性越强，越容易受商标法强保护，也越容易产生混淆可能性。

案例来源

河南省郑州市中级人民法院（2021）豫01知民初101号民事判决书

河南省高级人民法院（2021）豫知民终593号民事判决书

当事人

上诉人（一审原告）：郑州吉祥搬家有限公司

上诉人（一审被告）：上海吉祥航空物流有限公司

被上诉人（一审被告）：上海吉祥航空股份有限公司

案情简介

郑州某搬家公司享有“吉祥”商标，核定使用商品为第39类：搬运行李；卸货；送货等。上海某航空公司在第9类、第41类等类别上申请注册了“吉祥航空·如意俱乐部”“吉祥航空”等商标，但2017年在第39类上申请注册“”商标，未获注册。2018年6月，上海某航空公司以无正当理由连续三年不使用为由向国家工商行政管理总局申请撤销郑州某搬家公司“吉祥”商标，经过复审、诉讼等程序，该申请未被支持。2018年1月，上海某航空公司投资成立上海某航空物流公司，主要从事国际、国内货物运输代理等。

郑州某搬家公司以上海某航空公司将其“吉祥”商标作为上海某航空物流公司的企业字号，且上海某航空物流公司成立后，使用“吉祥航空物流”、“吉祥物流”名称，在全国范围内，以上海某航空公司的飞机货运为中间环节，开展“门到门”、“空陆一体化”的货物运输服务，并在其微信公众号、“喜鹊到”官网开展货物运输业务宣传活动和订单服务等，构成商标侵权及不正当竞争为由，提起本案诉讼，要求停止使用相关商业标识、变更公司名称，并赔偿经济损失3000万元。

一审法院认为，关于不正当竞争。郑州某搬家公司主要从事搬家服务。上海某航空公司主要从事空中客运。两者的服务目的、内容、方式、对象完全不同。而上海某航空物流公司从事空中货运服务，虽然与郑州某搬家公司均从事货物运输，但二者也存在很大差异，普通的消费者能够对二者服务进行区分，不会造成混淆和误认，故本案不存在不正当竞争。关于商标侵权。因郑州某搬家公司与上海某航空公司在服务目的等方面存在巨大差别。上海某航空公司在飞机、机票、官网、微信公众号等媒体及第三方媒体、公司文件及宣传活动中使用“吉祥航空”字样，与案涉注册商标“吉祥”不相同也不近似。而上海某航空物流公司在其微信公众号的宣传中使用“吉祥物流”“吉祥落地配”“吉祥出品”等标识与案涉注册商标“吉祥”近似，构成商标侵权。关于赔偿数额。结合侵权性质（宣传行为）、时间、情节、经营规模、利润、侵权行为对利润的贡献度等，综合确定上海某航空物流公司赔偿郑州某搬家公司经济损失及维权费用共计100万元。

判决观察

二审法院认为，本案争议焦点为：1.吉祥航空物流公司在微信公众号、喜鹊到网站及第三方媒体、公司相关文件等处使用“吉祥航空物流”“吉祥物流”“吉祥落地配”“吉祥出品”等字样是否构成商标性使用？2.吉祥航空公司在飞机、机票等处是否应该停止对“吉祥航空”“吉祥货运”等含有吉祥字样的文字，以及商标的使用？3.吉祥航空物流公司、吉祥航空公司应否变更商号，应否在《中国知识产权报》及各自微信公众号上刊登公开消除影响的声明？4.吉祥航空物流公司应否承担赔偿责任，相关数额应如何确定，吉祥航空公司应否对此承担连带责任？5.吉祥航空物流公司、吉祥航空公司应否向吉祥搬家公司支付相关差旅费、调查取证费等相关费用？

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”本案中，吉祥搬家公司享有案涉吉祥注册商标专用权，吉祥航空公司、吉祥航空物流公司享有企业名称权。对于合法取得的注册商标专用权、企业名称或字号，应依法行使权利。而两者之间的冲突，实践中常体现为不正当竞争或商标侵权。吉祥搬家公司在本案中的诉请也包含这两个方面。为论述方便，对二审焦点进行归纳梳理，按照这两方面分别展开论述。

一、关于不正当竞争

对于注册商标与企业名称、字号之间的冲突，应当区分不同情况，按照诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争和避免混淆等原则，依法处理。如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意，只是在实际使用过程中，由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于商标侵权行为。如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍容易产生市场混淆的，则可以按照不正当竞争行为加以处理。具体到本案中，吉祥航空公司2006年5月8日便经批准变更企业名称为上海吉祥航空有限公司，开始使用吉祥字号，该日期早于吉祥搬家公司申请注册案涉吉祥商标的日期，吉祥搬家公司虽称其在2004年成立后便已开始使用吉祥商标，但其并未提供充分证据证明案涉商标在2006年5月便因使用而取得相当知名度。且吉祥一词并非吉祥搬家公司自创的臆造词，在日常生活环境下，该词在使用上具有普遍性，吉祥航空公司注册使用企业名称的行为具有正当性。同时，吉祥航空物流公司虽成立时间晚，但其作为吉祥航空公司的全资子公司，将吉祥作为字号注册其企业名称，具有一定合理性。一审据此综合全案情况，认定吉祥航空公司、吉祥航空物流公司不构成不正当竞争，并驳回吉祥搬家公司要求变更企业名称的诉请并无不当。吉祥搬家公司该部分上诉理由理据不足。

二、关于商标侵权

商标侵权行为的成立应具备以下四个要件：侵权人对被诉侵权标识进行了商标性使用，所使用被诉侵权标识的商品、服务与权利人商标所核定使用商品、服务类别构成相同或类似，被诉侵权标识与注册商标标识构成相同或近似，容易导致混淆。本案中，吉祥搬家公司诉称吉祥航空公司、吉祥航空物流公司对相关标识使用行为构成商标侵权，亦分别论述。对于吉祥航空公司。吉祥搬家公司一审诉请系请求吉祥航空公司停止在空中货运领域对相关标识的商标性使用，根据吉祥搬家公司在本案中所提交的证据显示，吉祥航空公司内部虽设立有货运部，但其从事的货运服务系对旅客行李托运、利用客机腹仓进行相关货运，该种情形与专业货运航班有所不同。同时，吉祥航空公司与吉祥搬家公司自成立后，在各自领域分别经营，均投入相关财力、人力对各自拥有的字号、商标进行推广、宣传，并均已形成了特定客户群体。基于吉祥航空公司主要系从事空中客运，与吉祥搬家公司经营范围差别巨大，且依据本案现有证据并不足以认定吉祥航空公司存在攀附案涉商标商誉的故意，也不足以认定吉祥航空公司对相关标识的使用存在造成混淆或隔断案涉商标与吉祥搬家公司之间联系的可能性，一审认定吉祥航空公司对案涉标识的使用不构成商标侵权并无不当。吉祥搬家公司该部分诉讼请求理据不足。

对于吉祥航空物流公司。吉祥航空物流公司系在微信公众号等公开媒介中对相关标识进行使用，上述使用行为系发生在商业活动中，属于商标性使用。而对于混淆可能性。吉祥航空公司、吉祥航空物流公司认为为其使用“吉祥”标识主观上并无攀附吉祥搬家公司商誉的故意，且两种服务差别很大，不会导致消费者对商品来源产生混淆误认。商标法意义上的混淆包括正向混淆与反向混淆，正向混淆是指在后被诉标识的使用使得相关公众误认为该标识使用人的商品或服务来源于在先商标权人；反向混淆是指由于在后被诉标识的使用，使得相关公众可能会误认为在先商标权人的商品或服务来源于在后被诉标识的使用者，或两者之间存在某种特定的联系。本案中，吉祥航空物流公司在宣传中所使用的“吉祥物流如翼达”“吉祥落地配”“吉祥出品茅台专线”等短语均未标注其自身所在的航空领域，仅体现出物流、货运服务特征，与案涉商标核定使用范围中的货运类似，上述行为容易割裂吉祥搬家公司与案涉注册商标之间的固有联系，妨碍涉案商标发挥识别商品来源的基本功能。一审认定吉祥物流公司对上述标识的使用构成侵权并无不但。吉祥航空物流公司该部分上述请求不能成立，不予采信。同时，因对被控侵权标识的使用系吉祥航空物流公司单方行为，本案中并无证据显示吉祥航空公司也使用了上述被控侵权标识，吉祥搬家公司主张吉祥航空公司与吉祥航空物流公司构成共同侵权理据不足。此外，在认定反向混淆可能性时应秉承与正向混淆基本相同的裁量标准，要考虑涉案商标的显著性与知名度、被诉侵权标识的使用强度等因素，给予其相匹配的保护强度。就本案而言，如前所述，吉祥同时作为吉祥航空公司的字号，经过吉祥航空公司的持续宣传、使用，也已使该标识、特别是该标识与航空结合使用时已与吉祥航空公司建立了特定联系，该种权益也应受到同样保护。吉祥航空物流公司作为吉祥航空公司的子公司，其在公众号中使用吉祥航空物流字样，具有正当基础。依据现有证据，也不足以认定该种使用会导致混淆可能性。一审认定吉祥航空物流公司该使用行为不构成侵权并无不当。吉祥搬家公司该部分上诉理由不能成立，不予采信。

三、关于责任承担问题

吉祥航空物流公司的侵权行为割裂了涉案商标与吉祥搬家公司的特定联系，导致吉祥搬家公司拓展案涉吉祥商标的市场空间受到抑制，其商标权利和商标价值无法得以充分体现，因此遭受经济损失。但吉祥搬家公司对于损失的具体数额没有提供充分证据予以证明。一审法院综合本案情况，综合确定吉祥航空物流公司赔偿吉祥搬家公司经济损失及维权费用共计100万元并无不当。吉祥搬家公司称应按照吉祥航空物流公司的年报、财务报表等中的相关数据认定侵权获利数额，但本案现有证据并不能证明年报、财务报表中显示的利润均系因侵权行为而获得，吉祥搬家公司尚未尽到应尽的举证义务，一审法院未采信其主张并无不当。吉祥搬家公司该部分上诉理由不能成立，不予采信。同时，吉祥航空物流公司主张一审判决赔偿数额过高，但其在吉祥航空公司2018年6月5日申请相关商标被驳回后就应明知案涉商标的存在，其仍实施相关侵权行为，主观具有过错，一审综合全案情况酌定赔偿数额并无不当。对于商誉问题。因吉祥搬家公司在本案中未提供充分证据证明存在商誉受损情形，一审未支持其提出的登报、消除影响等方面的诉请亦无不当。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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