企业出海之知产保卫战
知识产权保护
刘建强
上海市太平洋律师事务所合伙人
最
近，企业出海已经成为热点话题，越来越多的企业开始关注相关合规要求。企业出海过程中，除了可能面临的语言、人力、营商环境、政策合规等挑战外，知产安全问题也不容小觑，尤其因地域变化可能带来的知产风险不容忽视。
知产出海要点
知识产权地域性。知识产权具有地域性，然而从实际案例及遇到的咨询情况看，很多企业对这一点并不了解，尤其对于一些在国内经营状况良好、尚无出海经验的企业更容易在这一问题上遭遇风险。
许多企业在国内拥有多年经营经验和专利技术，并且意识到这些技术在国外市场也具有需求。但是，这些企业在国内申请专利时未考虑国际布局，导致在实际“出海”时可能已错过了专利优先权期，无法以国内的申请日期作为目标国的专利申请日。因此，若直接将国内专利应用于国外，不仅无法在目标国获得专利保护，还可能在特殊情况下面临侵权风险。此外，商标也可能在国际市场拓展中遇到挑战，如在核心类别无法注册或者已经被他人抢注，从而引发纠纷。
不少企业在聚焦海外市场占有率及盈利的情况下，容易照搬其之前国内的成功经验，即业务拓展先行，知识产权等其他方面如遇问题再解决。虽然生存和发展是企业出海的基础，但在无形资产越来越占据企业核心竞争力的今天，不了解目标国知识产权保护及相关法律责任，忽视前期知识产权布局的做法可能会给企业带来无法承受的结果。
对维权途径和侵权后果。早些年，企业出海时常遭遇知识产权侵权问题，无论是在跨境电商平台或者在海外参展时被权利人投诉都较为常见。此外，也有企业在国外直接面临权利人提起的诉讼。近些年，随着国内企业创新能力越来越强，越来越多企业在海外提前布局知识产权，但也遭遇当地人侵权。无论是哪种情况，若对出海目标国的知识产权侵权的法律后果及有效的维权途径的了解不足，企业无论是作为权利人主张还是作为被主张的侵权方，可能都难以有效维护自身权利。
除了熟悉以上信息，企业还需要关注目标国关于知识产权许可或转让、海关保护、反垄断合规等方面的知识。
应对方法
在了解企业出海可能遇到的知识产权风险之后，企业不仅应依靠目标国相关专业人士进行目标国专利自由实施分析(FTO)等，还需要建立完善内部体系以主动把控相关风险及制定行动方案。虽然每家企业的情况各不相同，但在知识产权方面，以下几点尤其值得关注：
了解企业在本国及海外目标国的知识产权布局。如前所述，知识产权出海首先需要重视的是权利布局。如果缺乏在目标地的权利基础，企业将处于被动状态。企业应在确保国内有良好知识产权基础布局的前提下，根据海外业务扩展需求，提前在目标国进行相应的知识产权的申请和布局。除了考虑知识产权的地域性外，还应关注其时效性，尤其是专利和商标的申请日。利用国际条约的优先权期限，保留住较早的申请日期，从而在目标国避免许多不必要的法律问题。当然，借助目标国专业人士的支持、积极应对海外确权过程中可能遇到的各种挑战也是必要。
侵权风险以及被侵权风险的管理。在海外市场扩展过程中，企业可能面临自身知识产权的被侵权问题，也可能因侵犯他人的知识产权而被指控。当主张他人侵权时，需尽量避免套用原有的维权经验，而是了解目标地处理侵权的流程、步骤、可能的赔偿额及其他法律后果和相应的维权成本，以及该成本能否转移至侵权人等方面。
知识产权保护需要体系化的方案，因为除了商标，产品的外观、结构以及生产过程中的制备工艺等皆有可能涉及目标国其他人的知识产权。在目标国被他人主张侵权时，根据本地司法实践制定的应对流程将对处理此类事件至关重要，尤其是在侵权赔偿额畸高的目的地。
综上，企业出海是为了争取更多的商业机会，而知识产权作为拓展市场的利器，其安全性需要企业的重视。
作者 | 上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强
电邮：frank.liu@shanghaipacificlegal.com
本文刊载于《商法》2024年5月刊。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
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