查看原文
其他

专利审查指南(六)(20170401)

戴卫祥 司法鉴定律师 2021-04-01
相关推荐阅读

1、全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定(20190101)

2、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(20150201)

3、专利审查指南(五)(20170401)

4、医疗纠纷鉴定法规一本通

5、交通事故鉴定法规一本通

6、司法部废止《印章印文鉴定规范》等15项司法鉴定技术规范(20190401)

第二部分 实质审查

目 录

第一章 不授予专利权的申请

1.引 言119(2-1)

2.不符合专利法第二条第二款规定的客体

3.根据专利法第五条不授予专利权的发明创造

3.1根据专利法第五条第一款不授予专利权的发明创造

3.1.1违反法律的发明创造

3.1.2违反社会公德的发明创造

3.1.3妨害公共利益的发明创造

3.1.4部分违反专利法第五条第一款的申请

3.2根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造

4.根据专利法第二十五条不授予专利权的客体

4.1科学发现

4.2智力活动的规则和方法

4.3疾病的诊断和治疗方法

4.3.1诊断方法

4.3.1.1属于诊断方法的发明

4.3.1.2不属于诊断方法的发明

4.3.2治疗方法

4.3.2.1属于治疗方法的发明

4.3.2.2不属于治疗方法的发明

4.3.2.3外科手术方法

4.4动物和植物品种

4.5原子核变换方法和用该方法获得的物质

4.5.1原子核变换方法

4.5.2用原子核变换方法所获得的物质

第二章 说明书和权利要求书

1.引 言

2.说明书

2.1说明书应当满足的要求

2.1.1清 楚

2.1.2完 整

2.1.3能够实现

2.2说明书的撰写方式和顺序

2.2.1名 称

2.2.2技术领域

2.2.3背景技术

2.2.4发明或者实用新型内容

2.2.5附图说明

2.2.6具体实施方式

2.2.7对于说明书撰写的其他要求

2.3说明书附图

2.4说明书摘要

3.权利要求书

3.1权利要求

3.1.1权利要求的类型

3.1.2独立权利要求和从属权利要求

3.2权利要求书应当满足的要求

3.2.1以说明书为依据

3.2.2清 楚

3.2.3简 要

3.3权利要求的撰写规定

3.3.1独立权利要求的撰写规定

3.3.2从属权利要求的撰写规定

第三章 新颖性

1.引 言

2.新颖性的概念

2.1现有技术

2.1.1时间界限

2.1.2公开方式

2.1.2.1出版物公开

2.1.2.2使用公开

2.1.2.3以其他方式公开

2.2抵触申请

2.3对比文件

3.新颖性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1相同内容的发明或者实用新型

3.2.2具体(下位)概念与一般(上位)概念

3.2.3惯用手段的直接置换

3.2.4数值和数值范围

3.2.5包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求

4.优先权

4.1外国优先权

4.1.1享有外国优先权的条件

4.1.2相同主题的发明创造的定义

4.1.3外国优先权的效力

4.1.4外国多项优先权和外国部分优先权

4.2本国优先权

4.2.1享有本国优先权的条件

4.2.2相同主题的发明或者实用新型的定义

4.2.3本国优先权的效力

4.2.4本国多项优先权和本国部分优先权

5.不丧失新颖性的宽限期

6.对同样的发明创造的处理

6.1判断原则

6.2处理方式

6.2.1对两件专利申请的处理

6.2.1.1申请人相同

6.2.1.2申请人不同

6.2.2对一件专利申请和一项专利权的处理

第四章 创造性

1.引 言

2.发明创造性的概念

2.1现有技术

2.2突出的实质性特点

2.3显著的进步

2.4所属技术领域的技术人员

3.发明创造性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1突出的实质性特点的判断

3.2.1.1判断方法

3.2.1.2判断示例

3.2.2显著的进步的判断

4.几种不同类型发明的创造性判断

4.1开拓性发明

4.2组合发明

4.3选择发明

4.4转用发明

4.5已知产品的新用途发明

4.6要素变更的发明

4.6.1要素关系改变的发明

4.6.2要素替代的发明

4.6.3要素省略的发明

5.判断发明创造性时需考虑的其他因素

5.1发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

5.2发明克服了技术偏见

5.3发明取得了预料不到的技术效果

5.4发明在商业上获得成功

6.审查创造性时应当注意的问题

6.1创立发明的途径

6.2避免“事后诸葛亮”

6.3对预料不到的技术效果的考虑

6.4对要求保护的发明进行审查

第五章 实用性

1.引 言

2.实用性的概念

3.实用性的审查

3.1审查原则

3.2审查基准

3.2.1无再现性

3.2.2违背自然规律

3.2.3利用独一无二的自然条件的产品

3.2.4人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

3.2.5测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法

3.2.6无积极效果

第六章 单一性和分案申请

1.引 言

2.单一性

2.1单一性的基本概念

2.1.1单一性要求

2.1.2总的发明构思

2.2单一性的审查

2.2.1审查原则

2.2.2单一性审查的方法和举例

2.2.2.1同类独立权利要求的单一性

2.2.2.2不同类独立权利要求的单一性

2.2.2.3从属权利要求的单一性

3.分案申请

3.1分案的几种情况

3.2分案申请应当满足的要求

3.3分案的审查

第七章 检 索

1.引 言

2.审查用检索资料

2.1检索用专利文献

2.2检索用非专利文献

3.检索的主题

3.1检索依据的申请文本

3.2对独立权利要求的检索

3.3对从属权利要求的检索

3.4对要素组合的权利要求的检索

3.5对不同类型权利要求的检索

3.6对说明书及其附图的检索

4.检索的时间界限

4.1检索现有技术中相关文献的时间界限

4.2检索抵触申请的时间界限

5.检索前的准备

5.1阅读有关文件

5.2核对申请的国际专利分类号

5.3确定检索的技术领域

5.3.1利用机检数据库

5.3.2利用国际专利分类表

5.4分析权利要求、确定检索要素

5.4.1整体分析权利要求

5.4.2确定检索要素

6.对发明专利申请的检索

6.1检索的要点

6.2检索的顺序

6.2.1在所属技术领域中检索

6.2.2在功能类似的技术领域中检索

6.2.3重新确定技术领域后再进行检索

6.2.4检索其他资料

6.3具体的步骤

6.3.1机检方式

6.3.2手检方式

6.4抵触申请的检索

6.4.1基本原则

6.4.2申请满十八个月公布后进入实质审查程序的检索

6.4.3申请提前公布后进入实质审查程序的检索

7.防止重复授权的检索

8.中止检索

8.1检索的限度

8.2可中止检索的几种情况

9.特殊情况的检索

9.1申请的主题跨领域时的检索

9.2申请缺乏单一性时的检索

9.2.1对明显缺乏单一性的申请的检索

9.2.2对不明显缺乏单一性的申请的检索

9.3其他情况的检索

10.不必检索的情况

11.补充检索

12.检索报告

第八章 实质审查程序

1.引 言

2.实质审查程序及其基本原则

2.1实质审查程序概要

2.2实质审查程序中的基本原则

3.申请文件的核查与实审准备

3.1核对申请的国际专利分类号

3.2查对申请文档

3.2.1查对启动程序的依据

3.2.2查对申请文件

3.2.3查对涉及优先权的资料

3.2.4查对其他有关文件

3.2.5申请文档存在缺陷时的处理

3.3建立个人审查档案

3.4审查的顺序

3.4.1一般原则

3.4.2特殊处理

4.实质审查

4.1审查的文本

4.2阅读申请文件并理解发明

4.3不必检索即可发出审查意见通知书的情况

4.4对缺乏单一性申请的处理

4.5检 索

4.6优先权的核实

4.6.1需要核实优先权的情况

4.6.2优先权核实的一般原则

4.6.2.1部分优先权的核实

4.6.2.2多项优先权的核实

4.6.3优先权核实后的处理程序

4.7全面审查

4.7.1审查权利要求书

4.7.2审查说明书和摘要

4.7.3审查其他申请文件

4.8不全面审查的情况

4.9对公众意见的处理

4.10第一次审查意见通知书

4.10.1总的要求

4.10.2组成部分和要求

4.10.2.1标准表格

4.10.2.2审查意见通知书正文

4.10.2.3对比文件的复制件

4.10.3答复期限

4.10.4签 署

4.11继续审查

4.11.1对申请继续审查后的处理

4.11.2补充检索

4.11.3再次审查意见通知书

4.11.3.1再次发出审查意见通知书的情况

4.11.3.2再次审查意见通知书的内容及要求

4.12会 晤

4.12.1举行会晤的条件

4.12.2会晤地点和参加人

4.12.3会晤记录

4.13电话讨论

4.14取证和现场调查

5.答复和修改

5.1答 复

5.1.1答复的方式

5.1.2答复的签署

5.2修 改

5.2.1修改的要求

5.2.1.1修改的内容与范围

5.2.1.2主动修改的时机

5.2.1.3答复审查意见通知书时的修改方式

5.2.2允许的修改

5.2.2.1对权利要求书的修改

5.2.2.2对说明书及其摘要的修改

5.2.3不允许的修改

5.2.3.1不允许的增加

5.2.3.2不允许的改变

5.2.3.3不允许的删除

5.2.4修改的具体形式

5.2.4.1提交替换页

5.2.4.2审查员依职权修改

6.驳回决定和授予专利权的通知

6.1驳回决定

6.1.1驳回申请的条件

6.1.2驳回的种类

6.1.3驳回决定的组成

6.1.4驳回决定正文的撰写

6.1.4.1案 由

6.1.4.2驳回的理由

6.1.4.3决 定

6.2授予专利权的通知

6.2.1发出授予专利权的通知书的条件

6.2.2发出授予专利权的通知书时应做的工作

7.实质审查程序的终止、中止和恢复

7.1程序的终止

7.2程序的中止

7.3程序的恢复

8.前置审查与复审后的继续审查

第九章 关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

2.涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准

3.涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例

4.汉字编码方法及计算机汉字输入方法

5.涉及计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写

5.1说明书的撰写

5.2权利要求书的撰写

第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

2.不授予专利权的化学发明专利申请

2.1天然物质

2.2物质的医药用途

3.化学发明的充分公开

3.1化学产品发明的充分公开

3.2化学方法发明的充分公开

3.3化学产品用途发明的充分公开

3.4关于实施例

4.化学发明的权利要求

4.1化合物权利要求

4.2组合物权利要求

4.2.1开放式、封闭式及它们的使用要求

4.2.2组合物权利要求中组分和含量的限定

4.2.3组合物权利要求的其他限定

4.3仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求

4.4化学方法权利要求

4.5用途权利要求

4.5.1用途权利要求的类型

4.5.2物质的医药用途权利要求

5.化学发明的新颖性

5.1化合物的新颖性

5.2组合物的新颖性

5.3用物理化学参数或者用制备方法表征的化学产品的新颖性

5.4化学产品用途发明的新颖性

6.化学发明的创造性

6.1化合物的创造性

6.2化学产品用途发明的创造性

7.化学发明的实用性

7.1菜肴和烹调方法

7.2医生处方

8.化学发明的单一性

8.1马库什权利要求的单一性

8.1.1基本原则

8.1.2举 例

8.2中间体与最终产物的单一性

8.2.1基本原则

8.2.2举 例

9.生物技术领域发明专利申请的审查

9.1对要求保护的客体的审查

9.1.1依据专利法第五条对要求保护的客体的审查

9.1.1.1人类胚胎干细胞

9.1.1.2处于各形成和发育阶段的人体

9.1.1.3违法获取或利用遗传资源完成的发明创造

9.1.2根据专利法第二十五条对要求保护的客体的审查

9.1.2.1微生物

9.1.2.2基因或DNA片段

9.1.2.3动物和植物个体及其组成部分

9.1.2.4转基因动物和植物

9.2说明书的充分公开

9.2.1生物材料的保藏

9.2.2涉及遗传工程的发明

9.2.2.1产品发明

9.2.2.2制备产品的方法发明

9.2.3核苷酸或氨基酸序列表

9.2.4涉及微生物的发明

9.3生物技术领域发明的权利要求书

9.3.1涉及遗传工程的发明

9.3.1.1基 因

9.3.1.2载 体

9.3.1.3重组载体

9.3.1.4转化体

9.3.1.5多肽或蛋白质

9.3.1.6融合细胞

9.3.1.7单克隆抗体

9.3.2涉及微生物的发明

9.4新颖性、创造性和实用性的审查

9.4.1涉及遗传工程的发明的新颖性

9.4.2创造性

9.4.2.1涉及遗传工程的发明

9.4.2.2涉及微生物的发明

9.4.3实用性

9.4.3.1由自然界筛选特定微生物的方法

9.4.3.2通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法

9.5遗传资源来源的披露

9.5.1术语的解释

9.5.2对披露内容的具体要求

9.5.3遗传资源来源披露的审查


第一部分第一章~第二章7 内容详见《专利审查指南(一)(20170401)》

第一部分第二章8~第四章 内容详见《专利审查指南(二)(20170401)》

第二部分第一章~第三章 内容详见《专利审查指南(三)(20170401)》

第二部分第四章~第七章 内容详见《专利审查指南(四)(20170401)》

第二部分第八章~第九章 内容详见《专利审查指南(五)(20170401)》

第十章关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

1.引 言

化学领域发明专利申请的审查存在着许多特殊的问题。例如,在多数情况下,化学发明能否实施往往难以预测,必须借助于试验结果加以证实才能得到确认;有的化学产品的结构尚不清楚,不得不借助于性能参数和/或制备方法来定义;发现已知化学产品新的性能或用途并不意味着其结构或组成的改变,因此不能视为新的产品;某些涉及生物材料的发明仅仅按照说明书的文字描述很难实现,必须借助于保藏生物材料作为补充手段。本章旨在按照专利法和专利法实施细则的原则,并在符合本指南一般性规定的前提下,对于如何处理化学发明审查中的某些特殊问题作出若干规定。

2.不授予专利权的化学发明专利申请

2.1天然物质

人们从自然界找到以天然形态存在的物质,仅仅是一种发现,属于专利法第二十五条第一款第(一)项规定的“科学发现”,不能被授予专利权。但是,如果是首次从自然界分离或提取出来的物质,其结构、形态或者其他物理化学参数是现有技术中不曾认识的,并能被确切地表征,且在产业上有利用价值,则该物质本身以及取得该物质的方法均可依法被授予专利权。

2.2物质的医药用途

物质的医药用途如果是用于诊断或治疗疾病,则因属于专利法第二十五条第一款第(三)项规定的情形,不能被授予专利权。但是如果它们用于制造药品,则可依法被授予专利权(参见本章第4.5.2节)。

法26.3  

3.化学发明的充分公开

3.1化学产品发明的充分公开

这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的,说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。

(1)化学产品的确认

对于化合物发明,说明书中应当说明该化合物的化学名称及结构式(包括各种官能基团、分子立体构型等)或者分子式,对化学结构的说明应当明确到使本领域的技术人员能确认该化合物的程度;并应当记载与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数(例如各种定性或者定量数据和谱图等),使要求保护的化合物能被清楚地确认。此外,对于高分子化合物,除了应当对其重复单元的名称、结构式或者分子式按照对上述化合物的相同要求进行记载之外,还应当对其分子量及分子量分布、重复单元排列状态(如均聚、共聚、嵌段、接枝等)等要素作适当的说明;如果这些结构要素未能完全确认该高分子化合物,则还应当记载其结晶度、密度、二次转变点等性能参数。

对于组合物发明,说明书中除了应当记载组合物的组分外,还应当记载各组分的化学和/或物理状态、各组分可选择的范围、各组分的含量范围及其对组合物性能的影响等。

对于仅用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品,说明书中应当进一步使用适当的化学、物理参数和/或制备方法对其进行说明,使要求保护的化学产品能被清楚地确认。

(2)化学产品的制备

对于化学产品发明,说明书中应当记载至少一种制备方法,说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备等,使本领域的技术人员能够实施。对于化合物发明,通常需要有制备实施例。

(3)化学产品的用途和/或使用效果

对于化学产品发明,应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果,即使是结构首创的化合物,也应当至少记载一种用途。

如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果,则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说,足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据。

对于新的药物化合物或者药物组合物,应当记载其具体医药用途或者药理作用,同时还应当记载其有效量及使用方法。

如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用,则应当记载对于本领域技术人员来说,足以证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验室试验(包括动物试验)或者临床试验的定性或者定量数据。说明书对有效量和使用方法或者制剂方法等应当记载至所属技术领域的技术人员能够实施的程度。

对于表示发明效果的性能数据,如果现有技术中存在导致不同结果的多种测定方法,则应当说明测定它的方法,若为特殊方法,应当详细加以说明,使所属技术领域的技术人员能实施该方法。

3.2化学方法发明的充分公开

(1)对于化学方法发明,无论是物质的制备方法还是其他方法,均应当记载方法所用的原料物质、工艺步骤和工艺条件,必要时还应当记载方法对目的物质性能的影响,使所属技术领域的技术人员按照说明书中记载的方法去实施时能够解决该发明要解决的技术问题。

(2)对于方法所用的原料物质,应当说明其成分、性能、制备方法或者来源,使得本领域技术人员能够得到。

3.3化学产品用途发明的充分公开

对于化学产品用途发明,在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果,使得本领域技术人员能够实施该用途发明。如果所使用的产品是新的化学产品,则说明书对于该产品的记载应当满足本章第3.1节的相关要求。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途,则应当记载对于本领域的技术人员来说,足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。

3.4关于实施例

由于化学领域属于实验性学科,多数发明需要经过实验证明,因此说明书中通常应当包括实施例,例如产品的制备和应用实施例。

说明书中实施例的数目,取决于权利要求的技术特征的概括程度,例如并列选择要素的概括程度和数据的取值范围;在化学发明中,根据发明的性质不同,具体技术领域不同,对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是,应当能足以理解发明如何实施,并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。

3.5 关于补交的实验数据

判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

4.化学发明的权利要求

法26.4

4.1化合物权利要求

化合物权利要求应当用化合物的名称或者化合物的结构式或分子式来表征。化合物应当按通用的命名法来命名,不允许用商品名或者代号;化合物的结构应当是明确的,不能用含糊不清的措词。

4.2组合物权利要求

法26.4

4.2.1开放式、封闭式及它们的使用要求

根据专利法实施细则第二十一条第二款的规定,发明的性质不适合将独立权利要求分为前序和特征两部分撰写的,独立权利要求可以用其他方式撰写。组合物权利要求一般属于这种情况。

组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式和封闭式常用的措词如下:

(1)开放式,例如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由……组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为”等,这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。

(2)封闭式,例如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分,但可以带有杂质,该杂质只允许以通常的含量存在。

使用开放式或者封闭式表达方式时,必须要得到说明书的支持。例如,权利要求的组合物A+B+C,如果说明书中实际上没有描述除此之外的组分,则不能使用开放式权利要求。

另外还应当指出的是,一项组合物独立权利要求为A+B+C,假如其下面一项权利要求为A+B+C+D,则对于开放式的A+B+C权利要求而言,含D的这项为从属权利要求;对于封闭式的A+B+C权利要求而言,含D的这项为独立权利要求。

4.2.2组合物权利要求中组分和含量的限定

细则20.2

(1)如果发明的实质或者改进只在于组分本身,其技术问题的解决仅取决于组分的选择,而组分的含量是本领域的技术人员根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的,则在独立权利要求中可以允许只限定组分;但如果发明的实质或者改进既在组分上,又与含量有关,其技术问题的解决不仅取决于组分的选择,而且还取决于该组分特定含量的确定,则在独立权利要求中必须同时限定组分和含量,否则该权利要求就不完整,缺少必要技术特征。

细则20.2

(2)在某些领域中,例如在合金领域中,合金的必要成分及其含量通常应当在独立权利要求中限定。

法26.4

(3)在限定组分的含量时,不允许有含糊不清的用词,例如“大约”、“左右”、“近”等等,如果出现这样的词,一般应当删去。组分含量可以用“0~X”、“<X”或者“X以下”等表示,以“0~X”表示的,为选择组分,“<X”、“X以下”等的含义为包括X=0。通常不允许以“>X”表示含量范围。

法26.4

(4)一个组合物中各组分含量百分数之和应当等于100%,

几个组分的含量范围应当符合以下条件:

某一组分的上限值+其他组分的下限值≤100

某一组分的下限值+其他组分的上限值≥100

法26.4

(5)用文字或数值难以表示组合物各组分之间的特定关系的,可以允许用特性关系或者用量关系式,或者用图来定义权利要求。图的具体意义应当在说明书中加以说明。

法26.4

(6)用文字定性表述来代替数字定量表示的方式,只要其意思是清楚的,且在所属技术领域是众所周知的,就可以接受,例如“含量为足以使某物料湿润”、“催化量的”等等。

法26.4

4.2.3组合物权利要求的其他限定

组合物权利要求一般有三种类型,即非限定型、性能限定型以及用途限定型。例如:

(1)“一种水凝胶组合物,含有分子式(Ⅰ)的聚乙烯醇、皂化剂和水”(分子式(Ⅰ)略);

(2)“一种磁性合金,含有10%~60%(重量)的A和90%~40%(重量)的B”;

(3)“一种丁烯脱氢催化剂,含有Fe3O4和K2O……”。

以上(1)为非限定型,(2)为性能限定型,(3)为用途限定型。

当该组合物具有两种或者多种使用性能和应用领域时,可以允许用非限定型权利要求。例如,上述(1)的水凝胶组合物,在说明书中叙述了它具有可成型性、吸湿性、成膜性、粘结性以及热容量大等性能,因而可用于食品添加剂、上胶剂、粘合剂、涂料、微生物培养介质以及绝热介质等多种领域。

如果在说明书中仅公开了组合物的一种性能或者用途,则应写成性能限定型或者用途限定型,例如(2)、(3)。在某些领域中,例如合金,通常应当写明发明合金所固有的性质和/或用途。大多数药品权利要求应当写成用途限定型。

4.3仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求

对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求,允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征。

法26.4

(1)允许用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的情况是:仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品。参数必须是清楚的。

(2)允许用制备方法来表征化学产品权利要求的情况是:用制备方法之外的其他特征不能充分表征的化学产品。

4.4化学方法权利要求

化学领域中的方法发明,无论是制备物质的方法还是其他方法(如物质的使用方法、加工方法、处理方法等),其权利要求可以用涉及工艺、物质以及设备的方法特征来进行限定。

涉及工艺的方法特征包括工艺步骤(也可以是反应步骤)和工艺条件,例如温度、压力、时间、各工艺步骤中所需的催化剂或者其他助剂等;

涉及物质的方法特征包括该方法中所采用的原料和产品的化学成分、化学结构式、理化特性参数等;

涉及设备的方法特征包括该方法所专用的设备类型及其与方法发明相关的特性或者功能等。

对于一项具体的方法权利要求来说,根据方法发明要求保护的主题不同、所解决的技术问题不同以及发明的实质或者改进不同,选用上述三种技术特征的重点可以各不相同。

4.5用途权利要求

4.5.1用途权利要求的类型

化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能,并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品,其性能是产品本身所固有的,用途发明的本质不在于产品本身,而在于产品性能的应用。因此,用途发明是一种方法发明,其权利要求属于方法类型。

如果利用一种产品A而发明了一种产品B,那么自然应当以产品B本身申请专利,其权利要求属于产品类型,不作为用途权利要求。

审查员应当注意从权利要求的撰写措词上区分用途权利要求和产品权利要求。例如,“用化合物X作为杀虫剂”或者“化合物X作为杀虫剂的应用”是用途权利要求,属于方法类型,而“用化合物X制成的杀虫剂”或者“含化合物X的杀虫剂”,则不是用途权利要求,而是产品权利要求。

还应当明确的是,不应当把“化合物X作为杀虫剂的应用”理解为与“作杀虫剂用的化合物X”相等同。后者是限定用途的产品权利要求,不是用途权利要求。

4.5.2物质的医药用途权利要求

物质的医药用途如果以“用于治病”、“用于诊断病”、“作为药物的应用”等等这样的权利要求申请专利,则属于专利法第二十五条第一款第(三)项“疾病的诊断和治疗方法”,因此不能被授予专利权;但是由于药品及其制备方法均可依法授予专利权,因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”、“在制备治疗某病的药物中的应用”等等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利,则不属于专利法第二十五条第一款第(三)项规定的情形。

上述的属于制药方法类型的用途权利要求可撰写成例如“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”或与此类似的形式。

5.化学发明的新颖性

法22.2

5.1化合物的新颖性

(1)专利申请要求保护一种化合物的,如果在一份对比文件里已经提到该化合物,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。

这里所谓“提到”的含义是:明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数或制备方法(包括原料)。

例如,如果一份对比文件中所公开的化合物的名称和分子式(或结构式)难以辨认或者不清楚,但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的理化参数或者鉴定化合物用的其他参数等,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。

如果一份对比文件中所公开的化合物的名称、分子式(或结构式)和理化参数不清楚,但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的制备方法,即推定该化合物不具备新颖性。

(2)通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性。一个具体化合物的公开使包括该具体化合物的通式权利要求丧失新颖性,但不影响该通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性。一系列具体的化合物能破坏这系列中相应的化合物的新颖性。一个范围的化合物(例如C1-4)能破坏该范围内两端具体化合物(C1和C4)的新颖性,但若C4化合物有几种异构体,则C1-4化合物不能破坏每个单独异构体的新颖性。

(3)天然物质的存在本身并不能破坏该发明物质的新颖性,只有对比文件中公开的与发明物质的结构和形态一致或者直接等同的天然物质,才能破坏该发明物质的新颖性。

法22.2

5.2组合物的新颖性

(1)仅涉及组分时的新颖性判断

一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲,如果

(i)发明专利申请为组合物乙(组分:A+B),并且权利要求采用封闭式撰写形式,如“由A+B组成”,即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,该权利要求仍有新颖性。

(ii)上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式,如“含有A+B”,且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,则该权利要求无新颖性。

(iii)上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式,即指明不含C,则该权利要求仍有新颖性。

(2)涉及组分含量时的新颖性判断

涉及组分含量时的新颖性判断适用本部分第三章第3.2.4节的规定。

法22.2

5.3用物理化学参数或者用制备方法表征的化学产品的新颖性

(1)对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求,如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较,从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别,则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

(2)对于用制备方法表征的化学产品权利要求,其新颖性审查应针对该产品本身进行,而不是仅仅比较其中的制备方法是否与对比文件公开的方法相同。制备方法不同并不一定导致产品本身不同。

如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处,而仅仅是制备方法不同,也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变,则推定该方法表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

法22.2

5.4化学产品用途发明的新颖性

一种新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性。

一种已知产品不能因为提出了某一新的应用而被认为是一种新的产品。例如,产品X作为洗涤剂是已知的,那么一种用作增塑剂的产品X不具有新颖性。但是,如果一项已知产品的新用途本身是一项发明,则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明,因为发明的实质不在于产品本身,而在于如何去使用它。例如,上述原先作为洗涤剂的产品X,后来有人研究发现将它配以某种添加剂后能作为增塑剂用。那么如何配制、选择什么添加剂、配比多少等就是使用方法的技术特征。这时,审查员应当评价该使用方法本身是否具备新颖性,而不能凭产品X是已知的认定该使用方法不具备新颖性。

对于涉及化学产品的医药用途发明,其新颖性审查应考虑以下方面:

(1)新用途与原已知用途是否实质上不同。仅仅表述形式不同而实质上属于相同用途的发明不具备新颖性。

(2)新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用所直接揭示。与原作用机理或者药理作用直接等同的用途不具有新颖性。

(3)新用途是否属于原已知用途的上位概念。已知下位用途可以破坏上位用途的新颖性。

(4)给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用。仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性。

法22.3  

6.化学发明的创造性

6.1化合物的创造性

(1)结构上与已知化合物不接近的、有新颖性的化合物,并有一定用途或者效果,审查员可以认为它有创造性而不必要求其具有预料不到的用途或者效果。

(2)结构上与已知化合物接近的化合物,必须要有预料不到的用途或者效果。此预料不到的用途或者效果可以是与该已知化合物的已知用途不同的用途;或者是对已知化合物的某一已知效果有实质性的改进或提高;或者是在公知常识中没有明确的或不能由常识推论得到的用途或效果。

(3)两种化合物结构上是否接近,与所在的领域有关,审查员应当对不同的领域采用不同的判断标准。以下仅举几个例子。

【例1】

现有技术:(图略,见原件)

申请:(图略,见原件)

结构接近的化合物,它们必须有相同的基本核心部分或者基本的环。以上的(Ⅰb)与(Ⅰa)结构不接近,在创造性判断时,不必要求举证(Ⅰb)比(Ⅰa)有预料不到的用途或效果。

【例2】

现有技术:H2N-C6H4-SO2NHR1(Ⅱa)

申请:H2N-C6H4-SO2-NHCONHR1(Ⅱb)

(Ⅱa)磺胺是抗菌素,(Ⅱb)磺酰脲是抗糖尿药,结构接近,但药理作用不同,有预料不到的用途或效果,有创造性。

【例3】

现有技术:H2N-C6H4-SO2NHCONHR1(Ⅲa)

申请:H3C-C6H4-SO2NHCONHR1(Ⅲb)

(Ⅲa)氨基-磺酰脲与(Ⅲb)甲基-磺酰脲结构接近,只有NH2与CH3之区别,无预料不到的用途或效果,无创造性。

(4)应当注意,不要简单地仅以结构接近为由否定一种化合物的创造性,还需要进一步说明它的用途或效果是可以预计的,或者说明本领域的技术人员在现有技术的基础上通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就能制造或使用此化合物。

(5)若一项技术方案的效果是已知的必然趋势所导致的,则该技术方案没有创造性。例如,现有技术的一种杀虫剂AR,其中R为C1-3的烷基,并且已经指出杀虫效果随着烷基C原子数的增加而提高。如果某一申请的杀虫剂是A-C4H9,杀虫效果比现有技术的杀虫效果有明显提高。由于现有技术中指出了提高杀虫效果的必然趋势,因此该申请不具备创造性。

法22.3

6.2化学产品用途发明的创造性

(1)新产品用途发明的创造性

对于新的化学产品,如果该用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到,可认为这种新产品的用途发明有创造性。

(2)已知产品用途发明的创造性

对于已知产品的用途发明,如果该新用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得出或者预见到,而是利用了产品新发现的性质,并且产生了预料不到的技术效果,可认为这种已知产品的用途发明有创造性。

法22.4  

7.化学发明的实用性

7.1菜肴和烹调方法

不适于在产业上制造和不能重复实施的菜肴,不具备实用性,不能被授予专利权;依赖于厨师的技术、创作等不确定因素导致不能重复实施的烹调方法不适于在产业上应用,也不具备实用性,不能被授予专利权。

7.2医生处方

医生处方,指医生根据具体病人的病情所开的药方。医生处方和医生对处方的调剂以及仅仅根据医生处方配药的过程,均没有工业实用性,不能被授予专利权。

法31.1

细则34  

8.化学发明的单一性

8.1马库什权利要求的单一性

8.1.1基本原则

如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素,则构成“马库什”权利要求。马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质,则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联,具有相同或相应的特定技术特征,该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。

当马库什要素是化合物时,如果满足下列标准,应当认为它们具有类似的性质,该马库什权利要求具有单一性:

(1)所有可选择化合物具有共同的性能或作用;和

(2)所有可选择化合物具有共同的结构,该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征,并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的;或者在不能有共同结构的情况下,所有的可选择要素应属于该发明所属领域中公认的同一化合物类别。

“公认的同一化合物类别”是指根据本领域的知识可以预期到该类的成员对于要求保护的发明来说其表现是相同的一类化合物。也就是说,每个成员都可以互相替代,而且可以预期所要达到的效果是相同的。

8.1.2举 例

【例1】

权利要求1:通式为(图略,见原件)的化合物,式中R1为吡啶基;R2-R4是甲基、甲苯基或苯基,……该化合物是用作进一步提高血液吸氧能力的药物。

说明:通式中吲哚部分构成所有马库什化合物的共有部分,但是由于现有技术中存在以所述吲哚部分为共同结构且具有增强血液吸氧能力的化合物,因此吲哚部分不能够构成权利要求1通式化合物与现有技术的区别技术特征,所以无法根据吲哚部分判断权利要求1的单一性。

权利要求1通式化合物将吲哚上的R1基团改变为3-吡啶基,其作用是进一步提高血液吸氧能力,因此,可以将3-吡啶基吲哚部分看作是对通式化合物的作用不可缺少的,是区别于现有技术的共同结构,所以该马库什权利要求具有单一性。

【例2】

权利要求1:通式为(图略,见原件)的化合物,式中100≥n≥50,X为(图略,见原件)

说明:说明书中指出,所述化合物是由已知的聚亚己基对苯二甲酸酯的端基经酯化制得的。当酯化成(Ⅰ)时,具有抗热降解性能;但当酯化成(Ⅱ)时,因为有“CH2=CH-”存在而不具有抗热降解性能。因此,它们没有共同的性能,所以该马库什权利要求不具有单一性。

【例3】

权利要求1:一种杀线虫组合物,含有作为活性成分的以下通式化合物:(图略,见原件)

式中m、n=1、2或3;X=O、S;R3=H、C1-C8烷基;R1和R2=H、卤素、C1-C3烷基;Y=H、卤素、胺基;……

说明:该通式的所有化合物,虽具有共同的杀线虫作用,但是,它们分别为五元、六元或七元环化合物,并且是不同类别的杂环化合物,因此它们没有共同的结构;同时根据本领域的现有技术不能够预期到这些化合物对于发明来说具有相同的表现,可以相互代替并且得到相同的效果。所以该马库什权利要求不具有单一性。

【例4】

权利要求1:一种除草组合物,包括有效量的A和B两种化合物的混合物和稀释剂或惰性载体,A是2,4-二氯苯氧基醋酸;B选自如下化合物:硫酸铜,氯化钠,氨基磺酸铵,三氯醋酸钠,二氯丙酸,3-氨基-2,5-二氯苯甲酸,联苯甲酰胺,碘苯腈,2-(1-甲基-正丙基)4,6-二硝基苯酚,二硝基苯胺和三嗪。

说明:在此情况下,由于马库什要素B没有共同的结构而且不能根据本领域内现有技术预期这些马库什要素B的各类化合物在作除草成分时可以相互替代并且得到相同结果,因而在该发明的相关技术中也不能被认为是属于同一类化合物,而是属于如下不同类的化合物:(a)无机盐:硫酸铜,氯化钠,氨基磺酸铵;(b)有机盐或酸:三氯醋酸钠,二氯丙酸,3-氨基-2,5-二氯苯甲酸;(c)酰胺:联苯甲酰胺;(d)腈:碘苯腈;(e)苯酚:2-(1-甲基-正丙基)4,6-二硝基苯酚;(f)胺:二硝基苯胺;(g)杂环:三嗪,所以权利要求1所要求保护的发明不具有单一性。

【例5】

权利要求1:烃类气相氧化催化剂,含有X或X+A。

说明:说明书中,X使RCH3氧化成RCH2OH,X+A使RCH3氧化成RCOOH。这两种催化剂具有共同的作用,都是用于RCH3的氧化,虽然X+A使RCH3氧化得更完全,但作用是相同的,并且这两种催化剂都具有区别于现有技术并对该共同作用是必不可少的共同成分X,所以权利要求1具有单一性。

8.2中间体与最终产物的单一性

涉及中间体的申请的单一性同样需要符合专利法第三十一条第一款和专利法实施细则第三十四条的规定。

8.2.1基本原则

(1)中间体与最终产物之间同时满足以下两个条件,则有单一性:

(i)中间体与最终产物有相同的基本结构单元,或者它们的化学结构在技术上密切相关,中间体的基本结构单元进入最终产物;

(ii)最终产物是直接由中间体制备的,或者直接从中间体分离出来的。

(2)由不同中间体制备同一最终产物的几种方法,如果这些不同的中间体具有相同的基本结构单元,允许在同一件申请中要求保护。

(3)用于同一最终产物的不同结构部分的不同中间体,不能在同一件申请中要求保护。

8.2.2举 例

【例1】

权利要求1:(图略,见原件)

权利要求2:(图略,见原件)

说明:以上中间体与最终产物的化学结构在技术上密切相关,中间体的基本结构单元进入最终产物,并可从该中间体直接制备最终产物。因此,权利要求1和2有单一性。

【例2】

权利要求1:一种无定型聚异戊二烯(中间体)

权利要求2:一种结晶聚异戊二烯(最终产物)

说明:在此例中,无定型聚异戊二烯经过拉伸后直接得到结晶型的聚异戊二烯,它们的化学结构相同,该两项权利要求有单一性。

9.生物技术领域发明专利申请的审查

在本节中,术语“生物材料”是指任何带有遗传信息并能够自我复制或者能够在生物系统中被复制的材料,如基因、质粒、微生物、动物和植物等。

术语“动物”、“植物”的定义适用本部分第一章第4.4节的规定。其中所述的动物和植物可以是动物和植物的各级分类单位,如界、门、纲、目、科、属和种等。

9.1对要求保护的客体的审查

9.1.1依据专利法第五条对要求保护的客体的审查在本部分第一章第3.1.2节中例举了一些属于专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的生物技术发明类型。此外,下列情况也属于专利法第五条规定的不能被授予专利权的发明。

9.1.1.1人类胚胎干细胞

人类胚胎干细胞及其制备方法,均属于专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的发明。

9.1.1.2处于各形成和发育阶段的人体

处于各个形成和发育阶段的人体,包括人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体,均属于专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的发明。

9.1.1.3违法获取或利用遗传资源完成的发明创造

违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,属于专利法第五条第二款规定的不能被授予专利权的发明创造,其审查适用本部分第一章第3.2节的规定。

9.1.2根据专利法第二十五条对要求保护的客体的审查

9.1.2.1微生物

微生物包括:细菌、放线菌、真菌、病毒、原生动物、藻类等。由于微生物既不属于动物,也不属于植物的范畴,因而微生物不属于专利法第二十五条第一款第(四)项所列的情况。

法25.1

(1)但是未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物由于属于科学发现,所以不能被授予专利权。只有当微生物经过分离成为纯培养物,并且具有特定的工业用途时,微生物本身才属于可给予专利保护的客体。

9.1.2.2基因或DNA片段

无论是基因或是DNA片段,其实质是一种化学物质。这里所述的基因或DNA片段包括从微生物、植物、动物或人体分离获得的,以及通过其他手段制备得到的。

正如本章第2.1节所述,人们从自然界找到以天然形态存在的基因或DNA片段,仅仅是一种发现,属于专利法第二十五条第一款第(一)项规定的“科学发现”,不能被授予专利权。

但是,如果是首次从自然界分离或提取出来的基因或DNA片段,其碱基序列是现有技术中不曾记载的,并能被确切地表征,且在产业上有利用价值,则该基因或DNA片段本身及其得到方法均属于可给予专利保护的客体。

9.1.2.3动物和植物个体及其组成部分

动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段例如生殖细胞、受精卵、胚胎等,属于本部分第一章第4.4节所述的“动物品种”的范畴,根据专利法第二十五条第一款第(四)项规定,不能被授予专利权。

动物的体细胞以及动物组织和器官(除胚胎以外)不符合本部分第一章第4.4节所述的“动物”的定义,因此不属于专利法第二十五条第一款第(四)项规定的范畴。

可以借助光合作用,以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存的植物的单个植株及其繁殖材料(如种子等),属于本部分第一章第4.4节所述的“植物品种”的范畴,根据专利法第二十五条第一款第(四)项规定,不能被授予专利权。

植物的细胞、组织和器官如果不具有上述特性,则其不能被认为是“植物品种”,因此不属于专利法第二十五条第一款第(四)项规定的范畴。

9.1.2.4转基因动物和植物

转基因动物或植物是通过基因工程的重组DNA技术等生物学方法得到的动物或植物。其本身仍然属于本部分第一章第4.4节定义的“动物品种”或“植物品种”的范畴,根据专利法第二十五条第一款第(四)项规定,不能被授予专利权。

法26.3

9.2说明书的充分公开

9.2.1生物材料的保藏

(1)专利法第二十六条第三款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

通常情况下,说明书应当通过文字记载充分公开申请专利保护的发明。在生物技术这一特定的领域中,有时由于文字记载很难描述生物材料的具体特征,即使有了这些描述也得不到生物材料本身,所属技术领域的技术人员仍然不能实施发明。

在这种情况下,为了满足专利法第二十六条第三款的要求,应按规定将所涉及的生物材料到国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏。

如果申请涉及的完成发明必须使用的生物材料是公众不能得到的,而申请人却没有按专利法实施细则第二十四条的规定进行保藏,或者虽然按规定进行了保藏,但是未在申请日或者最迟自申请日起四个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明的,审查员应当以申请不符合专利法第二十六条第三款的规定驳回该申请。

细则24(3)

对于涉及公众不能得到的生物材料的专利申请,应当在请求书和说明书中均写明生物材料的分类命名、拉丁文学名、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号。

在说明书中第一次提及该生物材料时,除描述该生物材料的分类命名、拉丁文学名以外,还应当写明其保藏日期、保藏该生物材料样品的保藏单位全称及简称和保藏编号;此外,还应当将该生物材料的保藏日期、保藏单位全称及简称和保藏编号作为说明书的一个部分集中写在相当于附图说明的位置。如果申请人按时提交了符合专利法实施细则第二十四条规定的请求书、保藏证明和存活证明,但未在说明书中写明与保藏有关的信息,允许申请人在实质审查阶段根据请求书的内容将相关信息补充到说明书中。

(2)专利法实施细则第二十四条中所说的“公众不能得到的生物材料”包括:个人或单位拥有的、由非专利程序的保藏机构保藏并对公众不公开发放的生物材料;或者虽然在说明书中描述了制备该生物材料的方法,但是本领域技术人员不能重复该方法而获得所述的生物材料,例如通过不能再现的筛选、突变等手段新创制的微生物菌种。这样的生物材料均要求按照规定进行保藏。

以下情况被认为是公众可以得到、而不要求进行保藏:

(i)公众能从国内外商业渠道买到的生物材料,应当在说明书中注明购买的渠道,必要时,应提供申请日(有优先权的,指优先权日)前公众可以购买得到该生物材料的证据;

(ii)在各国专利局或国际专利组织承认的用于专利程序的保藏机构保藏的,并且在向我国提交的专利申请的申请日(有优先权的,指优先权日)前已在专利公报中公布或已授权的生物材料;

(iii)专利申请中必须使用的生物材料在申请日(有优先权的,指优先权日)前已在非专利文献中公开的,应当在说明书中注明了文献的出处,说明了公众获得该生物材料的途径,并由专利申请人提供了保证从申请日起二十年内向公众发放生物材料的证明。

(3)在国家知识产权局认可的机构内保藏的生物材料,应当由该单位确认生物材料的生存状况,如果确认生物材料已经死亡、污染、失活或变异的,申请人必须将与原来保藏的样品相同的生物材料和原始样品同时保藏,并将此事呈报专利局,即可认为后来的保藏是原来保藏的继续。

(4)国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位,其中包括位于我国北京的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC)和位于武汉的中国典型培养物保藏中心(CCTCC)。

9.2.2涉及遗传工程的发明

术语“遗传工程”指基因重组、细胞融合等人工操作基因的技术。涉及遗传工程的发明包括基因(或DNA片段)、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明。

9.2.2.1产品发明

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体本身的发明,说明书应当包括下列内容:产品的确认,产品的制备,产品的用途和/或效果。

(1)产品的确认

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明,说明书应明确记载其结构,如基因的碱基序列,多肽或蛋白质的氨基酸序列等。在无法清楚描述其结构的情况下,应当描述其相应的物理-化学参数,生物学特性和/或制备方法等。

(2)产品的制备

说明书中应描述制造该产品的方式,除非本领域的技术人员根据原始说明书、权利要求书和附图的记载和现有技术无需该描述就可制备该产品。

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明,如果说明书中描述的制备所述产物的方法,是本领域技术人员不能重复实施的方法,则获得的导入了基因、载体、重组载体的转化体(包括产生多肽或蛋白质的转化体)或融合细胞等应当按照专利法实施细则第二十四条的规定进行生物材料的保藏,具体保藏事项适用本章第9.2.1节的规定。

对于制备基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的方法,如果其实施过程中使用了在申请日(有优先权的,指优先权日)前公众不能获得的生物材料,则应当按照专利法实施细则第二十四条的规定将所述的生物材料进行保藏,具体保藏事项适用本章第9.2.1节的规定。

具体可采用下列方式进行描述:

(i)基因、载体或者重组载体

对于产生基因、载体或重组载体的方法,应当描述其各自的起源或来源,获得所述基因、载体或重组载体的方法,所用的酶、处理条件、收集和纯化它的步骤、鉴定方法等。

(ii)转化体

对于制备转化体的方法,应当描述导入的基因或重组载体、宿主(微生物、植物或动物)、将基因或重组载体导入宿主的方法、选择性收集转化体的方法或鉴定方法等。

(iii)多肽或者蛋白质

对于以基因重组技术制备多肽或蛋白质的方法,应当描述获得编码多肽或蛋白质的基因的方法、获得表达载体的方法、获得宿主的方法、将基因导入宿主的方法、选择性收集转化体的方法、从导入基因的转化体收集和纯化多肽或蛋白质的步骤或鉴定所获得的多肽或蛋白质的方法等。

(iv)融合细胞

对于制备融合细胞(例如杂交瘤等)的方法,应当描述亲本细胞的来源、对亲本细胞的预处理、融合条件、选择性收集融合细胞的方法或其鉴定方法等。

(v)单克隆抗体

对于制备单克隆抗体的方法,应当描述获得或制备免疫原的方法、免疫方法、选择性获得产生抗体的细胞的方法或鉴定单克隆抗体的方法等。

当发明涉及满足特定条件(例如用特定的结合常数来说明其与抗原A的亲和性)的单克隆抗体时,即使按照上文“(iv)融合细胞”部分所述记载了制备产生满足所述特定条件的单克隆抗体的杂交瘤的方法,但是由于实施该方法获得某一特定结果是随机的,不能重复再现,因此所述杂交瘤应当按照专利法实施细则第二十四条的规定进行保藏,但申请人能够提供足够的证据证明本领域技术人员可根据说明书的记载重复制备该杂交瘤的除外。

(3)产品的用途和/或效果

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明,应在说明书中描述其用途和/或效果,明确记载获得所述效果所需的技术手段、条件等。

例如,应在说明书中提供证据证明基因具有特定的功能,对于结构基因,应该证明所述基因编码的多肽或蛋白质具有特定的功能。

9.2.2.2制备产品的方法发明

对于制备基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞和单克隆抗体等的方法的发明,说明书应当清楚、完整地描述所述方法以使本领域技术人员能使用该方法制备所述的产品,而且当所述产品为新物质时,应记载所述产品的至少一种用途。具体要求适用本章第9.2.2.1节的规定。

9.2.3核苷酸或氨基酸序列表

细则17.4

(1)当发明涉及由10个或更多核苷酸组成的核苷酸序列,或由4个或更多L-氨基酸组成的蛋白质或肽的氨基酸序列时,应当递交根据国家知识产权局发布的《核苷酸和/或氨基酸序列表和序列表电子文件标准》撰写的序列表。

细则17.4

(2)序列表应作为单独部分来描述并置于说明书的最后。

此外申请人还应当提交记载有核苷酸或氨基酸序列表的计算机可读形式的副本。有关序列表的提交参见第一部分第一章4.2节。

如果申请人提交的计算机可读形式的核苷酸或氨基酸序列表与说明书和权利要求书中书面记载的序列表不一致,则以书面提交的序列表为准。

细则24

9.2.4涉及微生物的发明

(1)经保藏的微生物应以分类鉴定的微生物株名、种名、属名进行表述。如未鉴定到种名的应当给出属名。在说明书中,第一次提及该发明所使用的微生物时,应用括号注明其拉丁文学名。如果该微生物已按专利法实施细则第二十四条的规定在国家知识产权局认可的保藏单位保藏,应当在说明书中按本章第9.2.1节的规定写明其保藏日期、保藏单位全称及简称和保藏编号。在说明书的其他位置可以用该保藏单位的简称以及该微生物的保藏编号代表所保藏的微生物,例如以“金黄色葡萄球菌CCTCC8605”进行描述。

(2)当涉及的微生物属于新种时,要详细记载其分类学性质,要写明鉴定为新种的理由,并给出作为判断基准的有关文献。

9.3生物技术领域发明的权利要求书

权利要求书应当符合专利法第二十六条第四款、专利法实施细则第二十条第二款的规定。

9.3.1涉及遗传工程的发明

对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞和单克隆抗体等的发明,其权利要求可按下面所述进行描述。

9.3.1.1基 因

(1)直接限定其碱基序列。

(2)对于结构基因,可限定由所述基因编码的多肽或蛋白质的氨基酸序列。

(3)当该基因的碱基序列或其编码的多肽或蛋白质的氨基酸序列记载在序列表或说明书附图中时,可以采用直接参见序列表或附图的方式进行描述。

【例如】

一种DNA分子,其碱基序列如SEQIDNO:1(或附图1)所示。

(4)对于具有某一特定功能,例如其编码的蛋白质具有酶A活性的基因,可采用术语“取代、缺失或添加”与功能相结合的方式进行限定。

【例如】

编码如下蛋白质(a)或(b)的基因:

(a)由Met-Tyr-…-Cys-Leu所示的氨基酸序列组成的蛋白质,

(b)在(a)限定的氨基酸序列中经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸且具有酶A活性的由(a)衍生的蛋白质。

允许用上述方式表示的条件是:

I.说明书例如实施例中例举了(b)所述的衍生的蛋白质;

II.说明书中记载了制备(b)所述衍生的蛋白质以及证明其功能的技术手段(否则认为说明书公开不充分)。

(5)对于具有某一特定功能,例如其编码的蛋白质具有酶A活性的基因,可采用在严格条件下“杂交”,并与功能相结合的方式进行限定。

【例如】

如下(a)或(b)的基因:

(a)其核苷酸序列为ATGTATCGG…TGCCT所示的DNA分子,

(b)在严格条件下与(a)限定的DNA序列杂交且编码具有酶A活性的蛋白质的DNA分子。

允许用上述方式表示的条件是:

I.说明书中详细描述了“严格条件”;

II.说明书如实施例中例举了(b)所述DNA分子。

(6)当无法使用前述五种方式进行描述时,通过限定所述基因的功能、理化特性、起源或来源、产生所述基因的方法等描述基因才可能是允许的。

9.3.1.2载 体

(1)限定其DNA的碱基序列。

(2)利用DNA的裂解图谱、分子量、碱基对数量、载体来源、生产该载体的方法、该载体的功能或特征等进行描述。

9.3.1.3重组载体

重组载体可通过限定至少一个基因和载体来描述。

9.3.1.4转化体

转化体可通过限定其宿主和导入的基因(或重组载体)来描述。

9.3.1.5多肽或蛋白质

(1)限定氨基酸序列或编码所述氨基酸序列的结构基因的碱基序列。

(2)当其氨基酸序列记载在序列表或说明书附图中时,可以采用直接参见序列表或附图的方式进行描述。

【例如】

一种蛋白质,其氨基酸序列如SEQIDNO:2(或附图2)所示。

(3)对于具有某一特定功能,例如具有酶A活性的蛋白质,可采用术语“取代、缺失或添加”与功能相结合的方式进行限定,具体方式如下:

如下(a)或(b)的蛋白质:

(a)由Met-Tyr-…-Cys-Leu所示的氨基酸序列组成的蛋白质,

(b)在(a)中的氨基酸序列经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸且具有酶A活性的由(a)衍生的蛋白质。

允许用上述方式表示的条件是:

I.说明书例如实施例中例举了(b)所述的衍生的蛋白质;

II.说明书中记载了制备(b)所述衍生的蛋白质以及证明其功能的技术手段(否则认为说明书公开不充分)。

(4)当无法使用前述三种方式进行描述时,采用所述多肽或蛋白质的功能、理化特性、起源或来源、产生所述多肽或蛋白质的方法等进行描述才可能是允许的。

9.3.1.6融合细胞

融合细胞可通过限定亲本细胞,融合细胞的功能和特征,或产生该融合细胞的方法等进行描述。

9.3.1.7单克隆抗体

针对单克隆抗体的权利要求可以用产生它的杂交瘤来限定。

【例如】

抗原A的单克隆抗体,由保藏号为CGMCCNO:×××的杂交瘤产生。

9.3.2涉及微生物的发明

法26.4

(1)权利要求中所涉及的微生物应按微生物学分类命名法进行表述,有确定的中文名称的,应当用中文名称表述,并在第一次出现时用括号注明该微生物的拉丁文学名。如果微生物已在国家知识产权局认可的保藏单位保藏,还应当以该微生物的保藏单位的简称和保藏编号表述该微生物。

法26.4

(2)如果说明书中没有提及某微生物的具体突变株,或者虽提及具体突变株,但是没有提供相应的具体实施方式,而权利要求中却要求保护这样的突变株,则不允许。

法26.4

对于要求保护某一微生物的“衍生物”的权利要求,由于“衍生物”含义不仅是指由该微生物产生的新的微生物菌株,而且可以延伸到由该微生物产生的代谢产物等,因此其含义是不确定的,这样的权利要求的保护范围是不清楚的。

9.4新颖性、创造性和实用性的审查

法22.2

9.4.1涉及遗传工程的发明的新颖性

(1)基因

如果某蛋白质本身具有新颖性,则编码该蛋白质的基因的发明也具有新颖性。

(2)重组蛋白

如果以单一物质形式被分离和纯化的蛋白质是已知的,那么由不同的制备方法定义的、具有同样氨基酸序列的重组蛋白的发明不具有新颖性。

(3)单克隆抗体

如果抗原A是新的,那么抗原A的单克隆抗体也是新的。

但是,如果某已知抗原A′的单克隆抗体是已知的,而发明涉及的抗原A具有与已知抗原A′相同的表位,即推定已知抗原A′的单克隆抗体就能与发明涉及的抗原A结合。在这种情况下,抗原A的单克隆抗体的发明不具有新颖性,除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明,申请的权利要求所限定的单克隆抗体与对比文件公开的单克隆抗体的确不同。

法22.3

9.4.2创造性

9.4.2.1涉及遗传工程的发明

(1)基因

如果在申请的发明中,某蛋白质已知而其氨基酸序列是未知的,那么只要本领域技术人员在该申请提交时可以容易地确定其氨基酸序列,编码该蛋白质的基因发明就不具有创造性。

但是,如果该基因具有特定的碱基序列,而且与其他编码所述蛋白质的、具有不同碱基序列的基因相比,具有本领域技术人员预料不到的效果,则该基因的发明具有创造性。

如果某蛋白质的氨基酸序列是已知的,则编码该蛋白质的基因的发明不具有创造性。但是,如果该基因具有特定的碱基序列,而且与其他编码所述蛋白质的、具有不同碱基序列的基因相比,具有本领域技术人员预料不到的效果,则该基因的发明具有创造性。

如果一项发明要求保护的结构基因是一个已知结构基因的可自然获得的突变的结构基因,且该要求保护的结构基因与该已知结构基因源于同一物种,也具有相同的性质和功能,则该发明不具备创造性。

(2)重组载体

如果载体与插入的基因都是已知的,通常由它们的结合所得到的重组载体的发明不具有创造性。但是,如果由它们的特定结合形成的重组载体的发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则该重组载体的发明具有创造性。

(3)转化体

如果宿主与插入的基因都是已知的,通常由它们的结合所得到的转化体的发明不具有创造性。但是,如果由它们的特定结合形成的转化体的发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则该转化体的发明具有创造性。

(4)融合细胞

如果亲代细胞是已知的,通常由这些亲代细胞融合所得到的融合细胞的发明不具有创造性。但是,如果该融合细胞与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则该融合细胞的发明具有创造性。

(5)单克隆抗体

如果抗原是已知的,并且很清楚该抗原具有免疫原性(例如由该抗原的多克隆抗体是已知的或者该抗原是大分子多肽就能得知该抗原明显具有免疫原性),那么该抗原的单克隆抗体的发明不具有创造性。但是,如果该发明进一步由其他特征等限定,并因此使其产生了预料不到的效果,则该单克隆抗体的发明具有创造性。

9.4.2.2涉及微生物的发明

(1)微生物本身

与已知种的分类学特征明显不同的微生物(即新的种)具有创造性。如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别,但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果,那么该微生物的发明具有创造性。

(2)有关微生物应用的发明

对于微生物应用的发明,如果发明中使用的微生物是已知的种,并且该微生物与已知的、用于同样用途的另一微生物属于同一个属,那么该微生物应用的发明不具有创造性。但是,如果与应用已知的、属于同一个属中的另一微生物相比,该微生物的应用产生了预料不到的技术效果,那么该微生物应用的发明具有创造性。

如果发明中所用的微生物与已知种的微生物具有明显不同的分类学特征(即发明所用的微生物是新的种),那么即使用途相同,该微生物应用的发明也具有创造性。

法22.4

9.4.3实用性

在生物技术领域中,某些发明由于不能重现而不具有工业实用性,因此不能被授予专利权。

9.4.3.1由自然界筛选特定微生物的方法

这种类型的方法由于受到客观条件的限制,且具有很大随机性,因此在大多数情况下都是不能重现的。例如从某省某县某地的土壤中分离筛选出一种特定的微生物,由于其地理位置的不确定和自然、人为环境的不断变化,再加上同一块土壤中特定的微生物存在的偶然性,致使不可能在专利有效期二十年内能重现地筛选出同种同属、生化遗传性能完全相同的微生物体。因此,由自然界筛选特定微生物的方法,一般不具有工业实用性,除非申请人能够给出充足的证据证明这种方法可以重复实施,否则这种方法不能被授予专利权。

9.4.3.2通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法

这种类型的方法主要依赖于微生物在诱变条件下所产生的随机突变,这种突变实际上是DNA复制过程中的一个或者几个碱基的变化,然后从中筛选出具有某种特征的菌株。由于碱基变化是随机的,因此即使清楚记载了诱变条件,也很难通过重复诱变条件而得到完全相同的结果。这种方法在绝大多数情况下不符合专利法第二十二条第四款的规定,除非申请人能够给出足够的证据证明在一定的诱变条件下经过诱变必然得到具有所需特性的微生物,否则这种类型的方法不能被授予专利权。

法26.5

细则26.2

9.5遗传资源来源的披露

9.5.1术语的解释

专利法所称遗传资源的直接来源,是指获取遗传资源的直接渠道。申请人说明遗传资源的直接来源,应当提供获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等信息。

专利法所称遗传资源的原始来源,是指遗传资源所属的生物体在原生环境中的采集地。遗传资源所属的生物体为自然生长的生物体的,原生环境是指该生物体的自然生长环境;遗传资源所属的生物体为培植或者驯化的生物体的,原生环境是指该生物体形成其特定性状或者特征的环境。申请人说明遗传资源的原始来源,应当提供采集该遗传资源所属的生物体的时间、地点、采集者等信息。

9.5.2对披露内容的具体要求

就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利,申请人应当在请求书中予以说明,并且在专利局制定的遗传资源来源披露登记表(以下简称为登记表)中填写有关遗传资源直接来源和原始来源的具体信息。

申请人对直接来源和原始来源的披露应符合登记表的填写要求,清楚、完整地披露相关信息。

如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得,例如保藏机构、种子库(种质库)、基因文库等,该机构知晓并能够提供原始来源的,申请人应当提供该遗传资源的原始来源信息。申请人声称无法说明原始来源的,应当陈述理由,必要时提供有关证据。例如指明“该种子库未记载该遗传资源的原始来源”、“该种子库不能提供该遗传资源的原始来源”,并提供该种子库出具的相关书面证明。

9.5.3遗传资源来源披露的审查

在依据专利法第二十六条第五款和专利法实施细则第二十六条第二款进行审查时,审查员应当首先仔细阅读说明书和权利要求书,准确理解发明,在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源。

对于依赖于遗传资源完成的发明创造,审查员应当审查申请人是否提交了登记表。

如果申请人未提交登记表,审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交登记表,通知书中还应当具体指明哪些遗传资源需要披露来源并说明理由。

如果申请人提交的登记表中仅披露了部分遗传资源的来源,审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补全登记表,通知书中还应当具体指明需要补充披露来源的遗传资源并说明理由。

如果申请人提交了登记表,审查员应当审查该登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源;对于未说明原始来源的,是否说明了理由。如果申请人填写的登记表不符合规定,审查员应当在审查意见通知书中指出登记表中存在的缺陷。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第二十六条第五款规定的,审查员应当驳回其专利申请。

需要注意的是,登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容,因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据,也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。


第三部分 进入国家阶段的国际申请的审查

目 录

第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理

1.引 言

2.国际申请进入国家阶段手续的审查

2.1在中国没有效力

2.2在中国的效力丧失

2.2.1国际局通知效力丧失

2.2.2延误办理进入国家阶段的手续

2.2.3关于选定

2.3进入国家阶段的处理

3.进入国家阶段时提交的申请文件的审查

3.1进入国家阶段的书面声明

3.1.1国际申请日

3.1.2保护类型

3.1.3发明名称

3.1.4发明人

3.1.4.1发明人信息的确定

3.1.4.2国际申请没有发明人事项

3.1.4.3发明人的译名

3.1.5申请人

3.1.5.1申请人信息的确定

3.1.5.2申请人的资格

3.1.5.3申请人的译名

3.1.6审查基础文本声明

3.2原始申请的译文和附图

3.2.1说明书和权利要求书的译文

3.2.2附 图

3.2.3摘要译文和摘要附图

3.3使用中文完成国际公布的国际申请

3.4期限届满前的处理

3.4.1提前处理

3.4.2暂时不作处理

4.国际阶段的修改文件译文的审查

4.1按照专利合作条约第19条修改的权利要求书的译文

4.2按照专利合作条约第34条作出的修改的译文

5.其他文件的审查

5.1委托和委托书

5.1.1委 托

5.1.2委托书

5.2要求优先权

5.2.1要求优先权声明

5.2.2在先申请文件副本的提供

5.2.3在先申请文件副本的审查

5.2.3.1与优先权声明不一致

5.2.3.2提供享有优先权的证明

5.2.4优先权要求费

5.2.5优先权要求的恢复

5.2.6在先申请是在中国提出

5.3援引加入

5.4不丧失新颖性的公开

5.5生物材料样品保藏事项

5.5.1进入声明中的指明

5.5.2生物材料样品保藏说明

5.5.3生物材料样品保藏证明

5.6遗传资源的来源

5.7进入国家阶段后对申请文件的修改

5.8改正译文错误

5.9实质审查请求

5.10著录项目变更

5.10.1经国际局记录的变更

5.10.1.1国际局通知的效力

5.10.1.2补交证明材料

5.10.2国家阶段的著录项目变更

5.11请求复查

5.11.1提出复查请求

5.11.2其他手续

5.11.3复查及复查后的处理

5.12国际单位错误的改正

5.12.1改正国际单位错误的声明

5.12.2附 件

5.12.3改正后的处理

6.国家公布

6.1何时公布

6.2公布形式

6.2.1国际公布是使用外文的申请

6.2.2国际公布是使用中文的申请

6.3公布内容

6.3.1发明专利公报中国家公布的内容

6.3.2发明专利申请单行本的内容

7.缴费的特殊规定

7.1申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费

7.2费用减免

7.2.1申请费的免缴

7.2.2实质审查费的减免

7.2.3复审费和年费的减缓

7.3其他特殊费用

第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

1.引 言

2.实质审查原则

2.1实质审查的基本原则

2.2与授予专利权的实质条件有关的条款

3.实质审查依据文本的确认

3.1申请人的请求

3.2审查依据的文本

3.3原始提交的国际申请文件的法律效力

4.实质审查中的检索

4.1一般原则

4.2节约原则

5.实质审查所涉及的内容和审查要求

5.1专利性国际初步报告的使用

5.2审查申请是否属于不授予专利权的发明创造

5.3优先权的审查

5.4新颖性和创造性的审查

5.5单一性的审查

5.6避免重复授权的审查

5.7改正译文错误


第一章进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理

1.引 言

按照专利合作条约(即PCT)提出的国际申请,指明希望获得中国的发明专利或者实用新型专利保护的,在完成国际阶段的程序后,应当根据专利法实施细则第一百零三条、第一百零四条的规定,向专利局办理进入中国国家阶段(以下简称国家阶段)的手续,从而启动国家阶段的程序。国家阶段程序包括:在专利合作条约允许的限度内进行的初步审查、国家公布,参考国际检索和国际初步审查结果进行的实质审查、授权或驳回,以及可能发生的其他程序。

本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查、在国家阶段中对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务处理等内容。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定;与国家申请相同的其他问题,本章没有说明和规定的,应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定。

本章所涉及的初步审查和事务处理的主要内容是:

(1)根据专利法实施细则第一百零五条,审查声称进入国家阶段的国际申请是否符合规定的条件,对在中国没有效力或失去效力的申请作出处理。

(2)根据专利法实施细则第一百零四条,审查国际申请进入国家阶段时是否提交了符合规定的原始申请的中文译文(以下简称译文)或文件,根据专利法实施细则第四十四条审查译文和文件是否符合规定,对于不符合规定的申请作出处理。

(3)根据专利法实施细则第一百零六条,审查申请人提交国际阶段作出的修改文件译文的时机是否符合规定,对于不符合规定的文件作出处理。

(4)根据专利法实施细则第一百零四条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十二条、第一百一十三条以及专利法第十八条、第十九条第一款,审查与申请有关的其他文件是否提交并符合规定,如有缺陷,作出相应处理。

(5)根据专利法实施细则第一百一十四条,对国际申请的国家公布等事务作出处理。

2.国际申请进入国家阶段手续的审查

国际申请希望在中国获得专利保护的,申请人应当在专利法实施细则第一百零三条规定的期限内办理进入国家阶段手续。国际申请在中国没有效力或者在中国的效力丧失的,不能进入国家阶段。办理进入国家阶段手续的,应当符合专利法实施细则第一百零四条的规定。

申请人在办理进入国家阶段手续时提出撤回优先权要求的,办理该手续的期限仍按照原最早优先权日起算。

因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留,而使国际申请的优先权在国家阶段不成立的,办理进入国家阶段手续的期限仍按照原最早优先权日起算。

进入国家阶段的国际申请的文件提交地点和方式适用本指南第五部分第三章的规定。进入国家阶段的国际申请的费用缴纳除本章规定的外,适用本指南第五部分第二章的规定。

2.1在中国没有效力

凡是确定了国际申请日的国际申请均已由受理局对其是否符合专利合作条约第11条进行了审查,并作出了肯定的结论,所以只要国际申请指定了中国,根据专利法实施细则第一百零二条的规定,专利局应当承认该申请有正规的国家申请的效力。审查员应当审查声称进入国家阶段的国际申请对中国的指定是否继续有效。

声称进入国家阶段的国际申请,其国际公布文本中没有指定中国的记载的,该国际申请在中国没有效力,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

2.2在中国的效力丧失

2.2.1国际局通知效力丧失

条约24(1)(i)及(ii)

对于声称进入国家阶段的国际申请,在国际阶段中,国际局曾经向专利局传送了“撤回国际申请”(PCT/IB/307表)或“国际申请被认为撤回”(PCT/IB/325表)通知的,或者传送了该国际申请对中国“撤回指定”(PCT/IB/307表)的,根据专利法实施细则第一百零五条第一款第(一)项的规定,该国际申请在中国的效力终止,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

2.2.2延误办理进入国家阶段的手续

条约24(1)(iii)申请人未在专利法实施细则第一百零三条规定的期限内办理进入国家阶段手续,或者虽然办理进入国家阶段手续,但是不符合专利法实施细则第一百零四条第一款第(一)项至第(三)项的规定,根据专利法实施细则第一百零五条第一款第(二)项和第(三)项的规定,该国际申请在中国的效力终止,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书,通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。

申请人在专利法实施细则第一百零三条规定期限内办理的进入国家阶段手续不符合规定的,审查员应当通知申请人进入国家阶段的手续存在缺陷而不予接受。申请人在规定期限届满之前再次办理进入国家阶段手续,并且克服了上述缺陷的,该国际申请在中国仍然具有效力。

由于耽误了专利法实施细则第一百零三条规定的期限造成国际申请在中国的效力终止,申请人按照专利法实施细则第六条第二款提出恢复权利请求的,审查员应当通知申请人,根据专利法实施细则第一百零五条第二款的规定,该请求不予接受。如果申请人提出耽误上述期限是由于不可抗拒的事由造成的,审查员应当参照专利法实施细则第六条第一款的规定处理。

2.2.3关于选定

条约细则54之二国际申请在规定的期限内选定中国,并且该选定直至进入国家阶段时仍然有效的,应当在专利法实施细则第一百零三条规定的期限内办理进入国家阶段手续。

是否选定中国应当以国际局传送的“选定通知书”(PCT/IB/331表)为依据。

在国际局传送“选定通知书”之后,又传送“撤回要求书或者选定通知书”(PCT/IB/339表)或者“要求书被认为未提交或者选定被认为未作出通知书”(PCT/IB/350表),并且上述通知书涉及到撤回选定或选定被认为未作出的,如果标明的国家有“CN”,则该国际申请对中国的选定无效。

2.3进入国家阶段的处理

细则104.2

按照规定办理进入国家阶段手续的国际申请,凡是经审查在中国具有效力,且符合专利法实施细则第一百零四条第一款第(一)项至第(三)项要求的,专利局应当给予国家申请号,明确国际申请进入国家阶段的日期(以下简称进入日),并发出国际申请进入中国国家阶段通知书。进入日是指向专利局办理并满足专利法实施细则第一百零四条第一款第(一)项至第(三)项规定的进入国家阶段手续之日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在同一日办理的,该日即为进入日。上述满足要求的进入国家阶段手续是在不同日办理的,以进入国家阶段手续最后办理之日为进入日。在随后的审批程序中,申请人办理各种手续、审查员发出的各种通知应当使用国家申请号予以标明。

3.进入国家阶段时提交的申请文件的审查

3.1进入国家阶段的书面声明

3.1.1国际申请日

细则102

国际申请日是在国际阶段由受理局确定的。在国际阶段国际申请日由于某种原因被更改的,以更改后的日期为准。进入国家阶段的书面声明(以下简称进入声明)中填写的国际申请日应当与国际公布文本扉页上的记载相同。出现不一致情况的,审查员应当依据国际公布文本上的记载依职权加以改正,并将改正通知申请人。

除因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留而需要重新确定相对于中国的申请日外,由受理局确定的国际申请日视为该申请在中国的实际申请日。

细则104.1(1)

条约细则4.9(a)

3.1.2保护类型

专利法第九条第一款规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。国际申请指定中国的,办理进入国家阶段手续时,应当选择要求获得的是“发明专利”或者“实用新型专利”,两者择其一,不允许同时要求获得“发明专利”和“实用新型专利”。不符合规定的,审查员应当发出国际申请不能进入中国国家阶段通知书。

3.1.3发明名称

进入声明中的发明名称应当与国际公布文本扉页中记载的一致。国际申请以外文进行国际公布的,发明名称的译文除准确表达原意外,还应当使译文简短。在译文没有多余词汇的情况下,不得根据本指南第一部分第一章第4.1.1节中的规定对发明名称的字数加以限制。

国际公布文本扉页上记载的发明名称一般来自于原始国际申请请求书,个别是由国际检索单位审查员确定的。对于经国际检索单位审查员确定的,进入声明中应当是该审查员确定的发明名称的译文。

进入国家阶段时请求修改发明名称的,应当以修改申请文件的形式提出,不得将修改后的发明名称直接填写在进入声明中,国家公布时不公布修改后的发明名称。

3.1.4发明人

3.1.4.1发明人信息的确定

细则104.1(4)

除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外,进入声明中填写的发明人应当是国际申请请求书中写明的发明人。专利合作条约规定,国际申请有多个发明人的,可以针对不同的指定国有不同的发明人。在这种情况下,进入声明中要求填写的是针对中国的发明人。国际公布使用外文的,应当准确地将发明人的姓名译成中文。审查员应当将进入声明中写明的发明人姓名与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),通报发明人或者发明人姓名变更的,应当认为已经向专利局申报,在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知,将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

针对中国的发明人经国际局登记已经死亡的,在进入国家阶段时,仍应作为发明人填写在进入声明中。

3.1.4.2国际申请没有发明人事项

细则104.1(4)

在国际公布文本中没有记载发明人姓名的国际申请,在进入国家阶段时应当在进入声明中补充写明发明人。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

审查员对发明人的资格不必审查。

3.1.4.3发明人的译名

在国际阶段中规定,发明人姓名的写法应当姓在前、名在后,在进入声明中填写发明人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。

申请人认为进入声明中填写的发明人译名不准确的,在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符,应当接受补正,并在国家公布或者公告中使用新译名。在专利局作好准备工作之后要求改正发明人译名的,应当办理著录项目变更手续。

3.1.5申请人

3.1.5.1申请人信息的确定

细则104.1(4)

进入声明中填写的申请人,除在国际阶段由国际局记录过变更的情况外,应当是国际申请请求书中写明的申请人。国际申请有多个申请人的,根据专利合作条约的规定,对不同的指定国可以写明不同的申请人。进入声明中要求填写的是对中国申请人。国际公布使用外文的,应当准确地将申请人的姓名或名称、地址译成中文;申请人是企业或者其他组织的,其名称应当使用中文正式译文的全称。审查员应当将进入声明中写明的内容与国际公布文本扉页上的记载进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

在国际阶段曾经由国际局传送过“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),通报申请人变更或者申请人的姓名或名称、地址变更的,应当认为已向专利局申报,在进入声明中直接填写变更以后的信息。审查员应当根据国际局的通知,将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

经国际局登记已经死亡的申请人,进入国家阶段时,不应写入进入声明中,已死亡申请人的继承人尚未确定的除外。

专利合作条约规定,申请人的国籍、居所是否如其所声称,应当由受理局根据其本国法审查并决定。经过受理局审查过的信息记载在国际局出版的国际公布文本扉页上,审查员一般不得再提出疑问。

3.1.5.2申请人的资格

申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当根据专利法第十八条的规定审查申请人是否有资格提出申请。

国际申请是由一个申请人提出的,该申请人通常是PCT缔约国的国民或居民,至少是巴黎公约成员国的国民或居民,所以申请人未发生变化的,不必再审查其是否符合专利法第十八条的规定。国际申请中有两个或两个以上申请人的,专利合作条约规定只要其中至少有一人是PCT缔约国的国民或居民即可,照此规定,国际申请提出时对中国的申请人就有可能是非PCT缔约国的国民或居民。另外,专利合作条约只对提出国际申请时的申请人的所属国加以限定,而当申请人发生变更时,对于受让人的所属国没有任何规定。

进入国家阶段时申请人或部分申请人所属国有可能是非PCT缔约国。在这种情况下,应当参照本指南第一部分第一章第4.1.3.2节的规定进行审查。所有申请人都不符合专利法第十八条规定的,应当驳回该申请。部分申请人不符合专利法第十八条规定的,应当发出审查意见通知书,通知申请人删除没有资格的申请人。如果申请人拒绝删除,应当驳回该申请。

3.1.5.3申请人的译名

在国际阶段中规定,申请人为个人时姓名的写法应当姓在前、名在后,在进入声明中填写申请人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所属国的习惯写法书写。

申请人认为进入声明中填写的申请人译名不准确的,在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前可以用主动补正的方式提出。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符,应当接受补正,并在国家公布或者公告中使用新译名。申请人在专利局作好准备工作之后要求改正译名的,应当办理著录项目变更手续。

3.1.6审查基础文本声明

在国际阶段,申请人在收到国际检索报告之后,可以根据专利合作条约第19条的规定对权利要求书作出修改,修改应当在规定的期限内向国际局提出。在国际初步审查过程中,申请人还可以按照专利合作条约第34条的规定对说明书、附图和权利要求书作出修改,修改应当向国际初步审查单位提出。此外,国际申请进入国家阶段时,申请人也可能按照专利合作条约第28条或第41条提出修改。

由此可见,国际申请进入国家阶段时,除原始申请文件外,可能还要提出一份或几份修改文本,申请人应当在进入声明中审查基础一栏内指明在后续程序中应当依据的文本,即对审查基础文本作出声明。

在国际阶段及进入国家阶段后均没有对申请作出修改的,审查基础应当是原始申请。国际阶段或者进入国家阶段时作出过修改并在审查基础文本声明中加以指明的,审查使用的文本应当是以修改文件替换原始申请相应部分之后的文本。国际阶段作出过修改但在审查基础文本声明中没有指明的,应当认为该修改已经放弃,专利局对该修改不予考虑。

审查基础文本声明中提及的国际阶段按照专利合作条约第19条的修改,应当在国际公布文本中有相应内容;按照专利合作条约第34条的修改,应当在专利性国际初步报告之后附有相应内容。审查基础文本声明中提及的国际阶段的修改实际不存在的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人改正进入声明中审查基础一栏中的有关内容。

细则106

审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的,应当自进入日起两个月内提交该修改文件的译文。期限届满时仍未提交的,对声明中提及的修改将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。

3.2原始申请的译文和附图

根据专利法实施细则第一百零四条第一款第(三)项的规定,国际申请以外文提出的,在进入国家阶段时,需提交原始国际申请的说明书、权利要求书的译文。译文与原文明显不符的,该译文不作为确定进入日的基础。

根据专利法实施细则第一百零四条第一款第(五)项的规定,国际申请以外文提出的,应当提交摘要的译文,有附图和摘要附图的,还应当提交附图副本和摘要附图副本,附图中有文字的,应当将其替换为对应的中文文字。

3.2.1说明书和权利要求书的译文

说明书、权利要求书的译文应当与国际局传送的国际公布文本中说明书、权利要求书的内容相符。译文应当完整,并忠实于原文。申请人不得将任何修改的内容加入到原始申请的译文中。

国际公布文本中标明是替换页、更正页的内容一般认为是原始申请的内容。在国际申请提出时作为说明书、权利要求书的一部分的内容,经过受理局审查后宣布“不予考虑”,并且在国际公布文本中加以标注的,在译文中应当用中文作出同样的标注,例如在没有提供附图的情况下说明书中提及附图的内容。

说明书(包括附图)、权利要求书中含有违反道德或公共秩序的内容,或者其他贬低性的陈述,经国际局认定,并在国际公布时删除的内容,不应当再加入到原始申请的译文中。如果上述内容又出现在译文中,审查员应当发出补正通知书,通知申请人改正译文中的错误。国际公布时对上述内容没有删除,并出现在译文中的,应当参照本指南第一部分第一章第7节的规定处理。

条约细则49.5(a之二)

在国际阶段,国际申请说明书、权利要求书中包含有核苷酸和/或氨基酸序列,并且序列表是作为说明书单独部分提交的,在提交译文时,也应当将其作为说明书单独部分,并且单独编写页码。申请人还应当提交与该序列表相一致的计算机可读形式的副本。如果提交的计算机可读形式的副本中记载的序列表与说明书中的序列表不一致,以说明书中的序列表为准。

未提交计算机可读形式的副本,或者所提交的副本与说明书中的序列表明显不一致的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

序列表部分的自由文字内容已写入说明书的主要部分的,序列表部分的任何文字不需要翻译。

在国际阶段,国际申请说明书中包含纸页在400页以上的核苷酸和/或氨基酸序列表部分的,在进入国家阶段时可以只提交符合规定的计算机可读形式的序列表。

说明书中引用的计算机程序语言不需要翻译,引用的参考资料中的编者姓名、文献标题的翻译只要满足国家公布的要求即可。

3.2.2附 图

根据专利法实施细则第一百零四条第一款第(五)项的规定,国际申请以外文提出,有附图的应当提交附图副本。附图中有文字的,应当将其替换为对应的中文文字,并且重新绘制附图,以中文文字替换原文并标注在适当的位置上。即使附图中的文字内容不符合专利法实施细则第十八条的规定,也应当按照原始申请译出。重新绘制的附图应当与国际公布文本中的附图相同,同时要满足本指南第一部分第一章第4.3节对附图的格式要求。

附图中的“Fig”字样可以不译成中文。附图中出现的计算机程序语言或作为屏幕显示图像的某些文字内容不必译成中文。

不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

3.2.3摘要译文和摘要附图

细则104.1(5)

摘要译文应当与国际公布文本扉页记载的摘要内容一致。

国际检索单位的审查员对申请人提交的摘要作出修改的,应当提交修改后摘要的译文。例如,国际检索报告不包含在首次公布的国际公布文本A2中,而在随后公布的国际公布文本A3中,并且国际公布文本A3与国际公布文本A2扉页记载的摘要内容不相同的,应当以国际公布文本A3中的摘要内容为依据译出。

译文在不改变原文内容的基础上应当简短,在没有多余词句的情况下,审查员不得以不符合专利法实施细则第二十三条第二款关于摘要字数的规定为理由要求申请人修改或依职权修改。

国际公布中没有摘要的,进入国家阶段时,申请人也应提交国际申请原始摘要的译文。

国际申请有摘要附图的,应当提交摘要附图副本。摘要附图副本应当与国际公布时的摘要附图一致。附图中有文字的,应当将其替换为对应的中文文字,并且重新绘制附图,以中文文字替换原文并标注在适当的位置上。首次公布不包括检索报告,并且首次公布的国际公布文本A2与随后公布的国际公布文本A3使用的摘要附图不一致的,应当以随后公布时的摘要附图为准。

不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

细则104.1

3.3使用中文完成国际公布的国际申请

使用中文完成国际公布的国际申请在进入国家阶段时只需要提交进入声明、原始申请中摘要的副本及摘要附图(有摘要附图时)的副本,不需要提交说明书、权利要求书及附图的副本。但是,以中文提出的国际申请在完成国际公布前,申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布的,还需要提交原始申请的说明书、权利要求书及附图(有附图时)的副本。

3.4期限届满前的处理

专利合作条约第23条(1)规定,在按照第22条适用的期限届满以前,任何指定局不应处理或审查国际申请。适用的期限是指自优先权日起三十个月。同时在第23条(2)又规定,尽管有(1)的规定,指定局根据申请人的明确的请求,可以在任何时候处理或审查国际申请。对于选定局,专利合作条约第40条也作了相应的规定。

3.4.1提前处理

要求专利局在优先权日起三十个月期限届满前处理和审查国际申请的,根据专利法实施细则第一百一十一条的规定,申请人除应当办理第一百零三条和第一百零四条所述的进入国家阶段手续外,还应当办理下述手续:

(1)按照专利合作条约第23条(2)的规定提出明确的请求。

(2)国际局尚未向专利局传送国际申请的,申请人应当提交经确认的国际申请副本,该副本是经受理局确认的“受理本”副本,或者是经国际局确认的“登记本”副本。

(3)申请人也可以要求国际局按照专利合作条约实施细则47.4的规定向专利局传送国际申请副本,或者向专利局提出请求,由专利局要求国际局传送国际申请副本。

对于满足上述要求的国际申请,审查员应当及时处理和审查。

3.4.2暂时不作处理

对于在优先权日起三十个月期限届满前办理了进入国家阶段手续,但是没有办理专利法实施细则第一百一十一条所述手续的国际申请,按照专利合作条约的规定暂时不作处理。

4.国际阶段的修改文件译文的审查

4.1按照专利合作条约第19条修改的权利要求书的译文申请人声明以按照专利合作条约第19条作出修改的权利要求书作为审查基础,并且该修改的国际公布使用外文的,申请人应当在办理进入国家阶段手续时,最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。根据专利法实施细则第一百零六条的规定,在该期限之后提交译文的,修改部分将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。国际公布文本中包含按照专利合作条约第19条(1)提出的修改声明,并且申请人要求审查员考虑该声明的,应当在提交修改的权利要求书译文的同时提交该声明的译文。

修改的权利要求书(包括修改、增加、删除权利要求)的译文应当与国际公布文本中记载的相应部分内容一致。在国际阶段虽然提出过,但是由于不符合专利合作条约实施细则第46条的规定而未被国际局接受的修改,在进入国家阶段时不能再作为按照专利合作条约第19条的修改提出。

修改部分的译文应当作成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。修改的权利要求书译文的第一页上方应标明“权利要求书(按照专利合作条约第19条的修改)”字样。在进入国家阶段之后提交该修改文件译文的,应当附有补交修改文件的译文或修改文件表,在该表中应当表明将修改后的内容作为审查基础的意愿。

按照专利合作条约第19条修改的权利要求书的译文与原始申请的权利要求书的译文一起公布,该译文应当满足本指南关于公布的格式要求。

修改文件的译文不符合规定的,审查员应当发出修改文件缺陷通知书,通知申请人改正。期满未改正的,审查员应当发出修改不予考虑通知书。

按照专利合作条约第19条修改的权利要求书又作为国际初步审查的基础,并且申请人在进入国家阶段时将其作为专利性国际初步报告附件的译文提交的,在国家公布时不再公布该译文。

4.2按照专利合作条约第34条作出的修改的译文

细则106

申请人声明以按照专利合作条约第34条作出的修改作为审查基础,并且该修改是以外文作出的,应当在办理进入国家阶段手续时,最迟应当自进入日起两个月内提交其译文。在该期限之后提交译文的,修改部分将不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。

修改部分的译文内容应当与国际局传送的专利性国际初步报告所附修改页的内容相符。在国际阶段申请人声称按照专利合作条约第34条作出修改,但未被审查员采纳,因而没有作为专利性国际初步报告附件传送的,在进入国家阶段时申请人不应当再将该内容作为按照专利合作条约第34条的修改向专利局提出。

修改部分的译文应当作成能够与原始申请译文中对应部分互相替换的修改页。如果由于修改使该页内容增加,可以在该页之后补入一页或几页。其页码为“Xa”、“Xb”或“X-1”、“X-2”。由于修改使某页完全删除的,应当在修改说明中指出。权利要求书中某项被删除时,可以保留原编号,注明“删除”字样,也可以将修改后的权利要求书中的权利要求重新连续编号,并加以说明。修改的译文前应附有简短的修改说明,该说明上方应标有“专利性国际初步报告附件译文”字样。修改说明只需指明修改所涉及的部分。

在进入国家阶段之后提交专利性国际初步报告附件译文的,应当附有补交修改文件的译文或修改文件表,在该表中表明以该修改为审查基础的意愿。

修改文件的译文不符合规定的,审查员应当发出修改文件缺陷通知书,通知申请人改正。期满未改正的,审查员应当发出修改不予考虑通知书。

专利性国际初步报告附件译文在国家公布时不予公布。

5.其他文件的审查

5.1委托和委托书

5.1.1委 托

法19.1

在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人,其国际申请在进入国家阶段时,应当委托专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托专利代理机构,审查员应当参照本指南第一部分第一章第6.1.1节中的有关规定处理。

在中国内地有经常居所或者营业所的申请人,其国际申请在进入国家阶段时,可以不委托专利代理机构。

5.1.2委托书

细则15.3

国际申请进入国家阶段时,提交的委托书除应当符合本指南第一部分第一章第6.1.2节的规定外,还应当写明国际申请号、申请人(即委托人)的原文姓名或名称以及中文译名。申请人的原文姓名或名称,除有变更的情况外,应当与国际公布文本扉页的记载使用相同的语言并且内容完全一致;国际阶段作过变更的,应当与“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)上记载的变更后的内容完全一致。译名应当与进入声明中的记载完全一致。

在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的,可以只提交变更后申请人签署的委托书。

国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书,或者提交的委托书存在缺陷的,应当适用本指南第一部分第一章第6.1.2节中的有关规定。

5.2要求优先权

5.2.1要求优先权声明

根据专利法实施细则第一百一十条第一款的规定,申请人在国际阶段要求了一项或者多项优先权,而且在进入国家阶段时该优先权要求继续有效的,视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。

因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留,专利局对国际申请在国际阶段恢复的优先权(例如,国际申请日在该优先权日起十二个月之后、十四个月之内)不予认可,相应的优先权要求在中国不发生效力,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

申请人应当在进入声明中准确地写明其在先申请的申请日、申请号及原受理机构名称。除下段所述情况外,写明的内容应当与国际公布文本扉页中的记载一致。审查员发现不一致时,可以以国际公布文本扉页中记载的内容为依据,依职权改正进入声明中的不符之处,并且及时通知申请人。

国际局曾经向专利局传送的“撤回优先权要求通知书”(PCT/IB/317表)或“优先权要求被认为未提出通知书”(PCT/IB/318表)中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力,不应写入进入声明中。不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性,即作为优先权基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提出、申请人是否为巴黎公约成员国的国民或居民、在先申请的申请日是否在国际申请日前十二个月之内等已经作出审查,并且对不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的,专利局不再提出疑问。

申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的,应当在进入声明中写明。不符合规定的,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

申请人认为在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有书写错误,可以在办理进入国家阶段手续的同时或者自进入日起两个月内提出改正请求。改正请求应以书面形式提出,写明改正后的优先权事项。对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,在提出改正请求的同时还应当附上在先申请文件副本作为改正的依据。不符合规定的,视为未提出该改正请求。

进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。

5.2.2在先申请文件副本的提供

细则110.3

根据专利合作条约实施细则第17条的规定,如果申请人已向受理局提交了在先申请文件副本或者向受理局提出制作在先申请文件副本的要求,专利局不得要求申请人本人提供在先申请文件副本,该在先申请文件副本由专利局请求国际局提供。

专利局的审查员认为有必要核查在先申请文件副本的,应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本。例如,国际检索报告中相关文件一栏内标明“PX”、“PY”等类文件的,或者国际检索单位审查员没有检索到,但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到“PX”、“PY”等类文件的。

国际局通知专利局,申请人在国际阶段没有按照规定提交在先申请文件副本的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人在指定期限内补交;期满仍未提交的,审查员应当针对相应的优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

5.2.3在先申请文件副本的审查

国际局提供了在先申请文件副本或者申请人补交了在先申请文件副本的,审查员应当对在先申请文件副本进行审查。

5.2.3.1与优先权声明不一致

审查员应当以在先申请文件副本为依据,检查优先权声明中的各项内容,如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内容不一致,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

5.2.3.2提供享有优先权的证明

审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请,符合下列情况之一的,应当认为申请人有权要求优先权:

(1)在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。

(2)在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。

(3)在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。

对于(3)的情况,除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外,申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件,或者是经过公证的复印件。

经审查发现国际申请的申请人不符合上述(1)、(2)两种情况的,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求该在先申请优先权的声明,如果有该声明,并且审查员认为声明是真实可信的,不得再要求申请人提交证明文件。在没有声明或声明不符合要求的情况下,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

对于在先申请是在中国提出的国家申请,审查员应当适用本章第5.2.6节的规定审查在后申请的申请人是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。

5.2.4优先权要求费

细则110.2

要求优先权的,申请人应当自进入日起两个月内缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

5.2.5优先权要求的恢复

国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则第26条之二.2的情形,由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的,申请人在办理进入国家阶段手续的同时可以提出恢复优先权要求的请求,并且缴纳恢复费,对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。进入国家阶段之后提出的恢复请求不予考虑。

国际申请在进入国家阶段后,由于下述情形之一导致视为未要求优先权的,可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利:

(1)申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号,进入声明中仍未写明在先申请的申请号。

(2)要求优先权声明填写符合规定,申请人未在规定期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。

(3)要求优先权声明中在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不一致。

(4)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。

有关恢复权利请求的处理,适用本指南第五部分第七章第6节的有关规定。

除以上情形外,其他原因造成被视为未要求优先权的,不予恢复。

5.2.6在先申请是在中国提出

国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请,对于优先权的初步审查,除本章第5.2.3.2节外,与其他国际申请的审查完全相同。

在先申请是在中国提出的,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致,或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的,视为未要求优先权。

在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二)和(三)项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理。

5.3援引加入

根据专利合作条约实施细则的规定,申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

因中国对专利合作条约实施细则的上述规定作出保留,国际申请在进入国家阶段时,对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的,专利局将不予认可。

对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114表)中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当发出补正通知书,通知申请人删除援引加入项目或部分,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

申请人在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

5.4不丧失新颖性的公开

根据专利法实施细则第一百零七条的规定,国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(二)项所述情形之一,并且在提出国际申请时作出过声明的,应当在进入声明中予以说明,并自进入日起两个月内提交专利法实施细则第三十条第三款规定的有关证明文件;未予说明或者期满未提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。

申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新颖性宽限期的,国际公布文本扉页中应当有相应的记载,记载的内容包括所提及的不丧失新颖性的公开发生的日期、地点、公开类型以及展览会或会议的名称。进入声明中提及的展览会应当属于专利法实施细则第三十条第一款规定的情形,所提及的学术会议或技术会议应当属于专利法实施细则第三十条第二款规定的情形。不符合规定的,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书。

在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的,申请人可以在进入日起两个月内补正。

由于国际申请的特殊程序,提交证明材料的期限是自进入日起两个月。对于证明材料的要求参照本指南第一部分第一章第6.3节的规定。

5.5生物材料样品保藏事项

5.5.1进入声明中的指明

根据专利法实施细则第一百零八条第一款的规定,申请人按照专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当在进入声明中予以指明。该指明应当包括指出记载保藏事项的文件种类,以及必要时指出有关内容在该文件中的具体记载位置。

保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。

细则108.2

申请人在国际阶段已经按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出说明,但是没有在进入声明中予以指明或指明不准确的,可以在自进入日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

5.5.2生物材料样品保藏说明

条约细则13之二.3(a)

根据专利法实施细则第一百零八条的规定,申请人按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当视为符合专利法实施细则第二十四条第(三)项的规定。

条约细则13之二.4(a)

根据专利合作条约实施细则的规定,对保藏的生物材料的说明应包括的事项有:保藏单位的名称和地址、保藏日期、保藏单位给予的保藏编号。只要该说明在国际局完成国际公布准备工作之前到达国际局,就应认为该说明已及时提交。因此,申请人在进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中,其内容包括上述规定事项,审查员应当认为是符合要求的说明。在国际阶段申请人没有作出生物材料样品保藏说明,而在进入声明中声称该申请涉及生物材料样品保藏的,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

如果申请人在申请日时提交了生物材料样品的保藏证明,并且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中,申请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的,审查员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据,同意其补充或改正。

审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏事项的内容不一致,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书写错误造成的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

生物材料样品保藏的说明是以“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表)的形式或者以说明书以外的其他单独纸页形式提交的,作为国际申请的一部分,进入国家阶段时应当译成中文。没有译成中文的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正,视为没有作出生物材料样品保藏说明,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。

5.5.3生物材料样品保藏证明

细则108.3

于国际申请的特殊程序,提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自进入日起四个月。对保藏证明和存活证明内容的审查,适用本指南第一部分第一章第5.2.1节的规定。

法26.5

细则109

5.6遗传资源的来源

国际申请涉及的发明创造的完成依赖于遗传资源的,申请人应当在进入声明中予以说明,并填写遗传资源来源披露登记表。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的,该专利申请应当被驳回。

5.7进入国家阶段后对申请文件的修改

专利法实施细则第一百一十二条规定,申请人可以在办理进入国家阶段手续之后在规定的期限内提出对专利申请文件的修改,此种修改称为国家阶段的修改。

要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起两个月内对专利申请文件主动提出修改。

要求获得发明专利权的国际申请,可以按照专利法实施细则第五十一条第一款的规定对申请文件主动提出修改。

当国际申请进入国家阶段时,申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的,可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件,该修改视为按照专利法实施细则第一百一十二条的规定主动提出的修改。

申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可以是修改前后内容的对照表,也可以是在原文件复制件上的修改标注。修改是在进入国家阶段时提出的,在修改说明上方应当注明“按照专利合作条约第28条(或第41条)作出修改”的字样。

修改的内容应当以替换页的形式提交,替换页与被替换页的内容应当相互对应,与被替换页的前、后页内容相互连接。

5.8改正译文错误

条约11(3)根据专利合作条约的规定,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此,由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,在满足专利法实施细则第一百一十三条规定的条件下,允许改正译文中的错误。

译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正。

申请人可以在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前办理改正译文错误手续。

申请人改正译文错误,除提交改正页外,还应当提交书面改正译文错误请求,并且缴纳规定的改正译文错误手续费。不符合规定的,审查员应当发出视为未提出通知书。

译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换,即替换后的前、后页内容能够连接。

如果不符之处是非文字部分,如数学式、化学式等,不作为译文错误处理,仅要求申请人作出补正。

法35

5.9实质审查请求

进入国家阶段的国际申请,如果指定了中国的发明专利,自优先权日起三年内应当提出实质审查请求,并缴纳实质审查费。审查员应当按照本指南第一部分第一章第6.4节的规定进行审查。

5.10著录项目变更

5.10.1经国际局记录的变更

5.10.1.1国际局通知的效力

在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求,对请求书中的申请人或其姓名(名称)、居所、国籍或地址的变更,或者对请求书中的发明人或其姓名的变更进行记录,并书面通知指定局。专利局收到国际局“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),应当认为申请人已向专利局提出了著录项目变更申报,即不需要就该项变更再提交著录项目变更申报书及缴纳变更手续费。国际申请进入国家阶段时,应当直接使用变更后的著录项目。

5.10.1.2补交证明材料

国际局传送的“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)中指明变更的项目是申请人(指实体),在进入国家阶段时申请人应当按照专利法实施细则第一百零四条第一款第(六)项的规定,提交申请权转让或赠予合同、由工商行政管理部门出具的公司合并的证明文件或者其他权利转移的证明文件。证明文件应当是原件或者是由公证机关公证的复印件。审查员应当审查证明文件的有效性。没有提交证明文件的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补交,期满未补交的,审查员应当发出视为撤回通知书。

国际局传送的“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)中记载的变更事项是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的,适用本指南第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)(ii)项的规定。

国际局传送的记录变更通知书中指明变更的项目是申请人的姓名或名称、地址以及发明人姓名的,不需要提供任何证明材料,应当认为变更已经生效。

5.10.2国家阶段的著录项目变更

进入国家阶段时或之后办理著录项目变更手续的,适用本指南第一部分第一章第6.7.1节的规定。

除本指南第一部分第一章第6.7.2节所述的几种著录项目变更证明文件外,以下两种情况当事人(申请人或发明人)本人作出的声明也可以作为申报变更的证明文件。

(1)申请人声称在国际申请提出时填写了错误的申请人姓名或名称,或者错误的发明人的姓名,进入国家阶段后为了改正错误申报变更。

(2)申请人声称国际申请的申请人或发明人在不同的国家使用不同的名称或姓名(不仅仅是语种的不同),在中国希望使用不同于国际公布时记载的另一名称或姓名,为此申报变更。例如美籍华人在美国使用的姓名是×××?汤姆,并使用该姓名提出国际申请,而在进入中国时请求使用×××为其姓名。

5.11请求复查

5.11.1提出复查请求

条约25

根据专利合作条约的规定,允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是:(1)受理局拒绝给予国际申请日,或者宣布国际申请已被认为撤回。

(2)国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回。

细则116

条约细则51

复查请求应当自收到上述处理决定的通知之日起两个月内向专利局提出,请求中应当陈述要求复查的理由,同时附具要求进行复查处理决定的副本。国际局应申请人请求传送的有关档案文件的副本随后到达专利局。

5.11.2其他手续

申请人在按照本章第5.11.1节所述提出复查请求的同时,应当向专利局办理专利法实施细则第一百零三条和第一百零四条规定的进入国家阶段手续,并且在进入声明中标明已经提出复查请求的事实。

5.11.3复查及复查后的处理

审查员认为复查请求是按照专利合作条约及其实施细则规定提出,并且按照规定办理了进入国家阶段手续的,应当对受理局或国际局作出的决定是否正确进行复查。

审查员认为上述国际单位的决定是正确的,该国际申请在中国的效力终止,应当按照本章第2.2.1节的规定办理。

审查员认为上述国际单位的决定是不正确的,应当认定该国际申请在中国是有效的,并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请,审查员应当通知申请人,该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。

由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请,审查员进行本章规定的审查时,应当以国际局传送的档案文件中登记本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。

5.12国际单位错误的改正

5.12.1改正国际单位错误的声明

由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知书、在国际公布文本上出现了错误的记载、国际公布文本错误或者造成漏发通知书、遗漏记载,由此导致进入国家阶段后审查员作出“国际申请在中国的效力终止”、“补正”、“优先权视为未要求”等处理的,申请人可以自审查员发出相应的通知书之日起六个月之内要求改正国际单位错误,该要求可以以“意见陈述书”的形式提出。

5.12.2附 件

申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,应当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作为附件。例如:国际公布文本的改正本、“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)的改正页、“选定通知书”(PCT/IB/331表)的改正页等。没有附件的改正要求不予接受。

5.12.3改正后的处理

经审查或者经与国际局联系,证明确实是国际单位的错误并且已经由国际局作出改正,专利局应当承认改正后的结论。

由于国际单位错误而作出“国际申请在中国的效力终止”结论的,专利局应当重新接受译文和费用,并以第一次办理并满足专利法实施细则第一百零四条第一款第(一)项至第(三)项规定的进入国家阶段手续之日为进入日。在等待国际单位改正错误期间,办理某种手续的期限已经届满,由于错误尚未改正而无法按期办理的(例如提出实质审查请求、提交生物材料样品保藏及存活证明、提交不丧失新颖性公开证明等),申请人还应当在提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,完成各种耽误的手续。审查员对此应当认为是在规定期限内完成的。

由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结论,经国际局通知改正错误后,应当恢复其相应的权利。 


戴卫祥 律师

戴卫祥,男,辽宁东亚律师事务所合伙人,三级律师,工学、法学学士学位。现任辽宁省律师协会政府法律顾问专业委员会委员、辽宁省省级人民监督员,大连市律师协会房地产与建设工程法律专业委员会副主任,大连市司法局法律顾问。

2001年从事法律工作,具有多年工作经验、律师执业经验及4年工程建设现场管理经验,先后担任恒大集团大连公司、辽宁公司监察室主任。执业以来,代理过建设工程鉴定、刑事鉴定、机动车交通事故鉴定、医疗损害及医疗产品质量鉴定、消防工程鉴定、环境损害鉴定等各类司法鉴定案件,积累了丰富的司法鉴定办案经验,并成功代理过多起通过司法鉴定确定无罪的刑事、司法鉴定行政确认等案件,在司法鉴定专业有深入、系统的研究和实践。

执业期间,秉承“忠实、勤勉、认真、专业”的执业理念,为多家企业及个人办理几百起成功案件,以认真细致地专业服务,赢得了当事人的一致认可和信赖。


戴卫祥律师联系方式

电话:13940919059

微信号码:dailvshi8

大连市中山区鲁迅路58号天通金融大厦1616

郑重推荐

睿法在线,精英律师团队打造,倡导并推行律师执业标准化、规范化,并提供专业法律服务。

睿法在线

更多内容,敬请关注

    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存