一、商标通用名称的法律规定变迁二、商标通用名称认定的程序三、通用名称认定的参考因素四、涉及商标通用名称案件的对抗思路（一）针对商标权利人（二）针对申请人/被诉侵权方通用名称是反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，本身并不具有指示商品来源的作用。但通用名称本身受到社会发展和意识的影响大，也在不断更新和变化，需要考虑的因素众多。由此，在商标案件中，通用名称的认定一直都存在争议及疑点，本文拟结合实际案件，就通用名称的认定问题进行归纳总结。
《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）在对于通用名称的可注册性的态度也经过由严至松变化，但现行又呈现出收紧的态势。具体来说，在1983年及1993年版的《商标法》之中，通用名称被列入了禁注条款，不得注册为商标。但在2001年修订的《商标法》中，对于通用名称的可注册性，立法呈现出更为开发的态度，即将仅有本商品的通用名称放入不得作为商标注册的条款，同时规定通用名称通过使用获得显著性后，可以作为商标使用。2013年及2019年修订的《商标法》中也继续沿用。然而在2023年1月发布的《商标法》修订草案（征求意见稿）中，其排除了仅包含通用名称的标识通过使用获得显著性，由此可注册为商标的途径。虽草案尚未确认，一定程度上也表明了目前立法还是希望通用名称回归并无商标指示作用的本质，真正让通用名称属于公共资源。在商标注册审查阶段，依据《商标法》第三十三条，任何人可就初步审定公告的商标违反《商标法》第十一条第一款的规定提起异议程序。而针对已注册的商标，任何人均可以诉争商标为本商品通用名称为由，依据《商标法》第四十四条，请求诉争商标予以无效宣告，或依据《商标法》第四十九条第二款的规定，请求撤销程序。两种程序都未对注册商标的年限有相应规定。因已注册诉争商标权利人通常会发起侵权诉讼，侵权方抗辩的同时往往也会同步会采取以上两种程序，动摇被侵权方的权利基础，在侵权诉讼中占得先机。由此，商标无效宣告申请及撤销成为了通用名称认定较为常用的程序。现行《商标审查审理指南》中未有明确商标异议程序、无效宣告程序中对于确定商标属于通用名称的时间点的规定。然《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《授权确权规定》）第十条第四款的规定：“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称”。由此，目前商标局、商评委也是参考法院的标准，主要是以商标申请日作为时间点的判断依据。在（2011）高行终字第1070号[1]一案中，争议商标申请及注册的时间（2002年4月21日）远远早于“莫代尔”纳入国家标准的时间（该标准于2006年3月1日实施），由此北高认为争议商标并不构成纤维商品上的特有名称。需要特别说明的是，就商标撤销程序中通用名称的时间认定，在《北京高院商标授权确权行政案件审理指南》第19.2条中规定：“认定诉争商标是否属于通用名称，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态可以作为参考。”而《商标审查审理指南》中也有同样的时间点的规定。在（2007）行监字第111号“散利痛”案[2]中，该案的撤销申请为2001年4月16日提出，2001年10月31日以后，相关国家药品标准进行修订，“散利痛”不再是法定的通用名称，由此最高院采纳了该商标提请撤销申请之后的证据，认定“散利痛”具有显著性。由此，针对不同程序之中对于通用名称时间认定不同的情况，申请人可以参考现有证据情况选择最为利己的时间点。就“千叶豆腐”一案，上海清美绿色食品（集团）有限公司首先是就典发公司“千叶豆腐”商标提起无效宣告，因在案证据并无法证明诉争商标核准注册之时已成为通用名称，该无效宣告并未成功。而在后提起的撤销程序中，“千叶豆腐”才被认定为通用名称，予以撤销。需要特别明确的是，《商标法》第十一条还是第四十九条第二款中，明确不能注册为商标的标识仅限于其核定使用的商品的通用名称。实践中，法院也明确通用名称对应的商品范畴仅包括相同商品，而并不包括类似商品。在（2015）京知行初字第1997号案[3]中，北京知识产权法院认为在案证据已经显示“金尖”为“茶”商品的通用名称，“茶叶代用品”与“茶”虽然属于同一群组，然而两个商品指代并非同一种商品，仅属于类似商品，由此认定“金尖”并非“茶叶代用品”的通用名称。《授权确权规定》中，就通用名称的认定进行了具体规定。2020年修订版也沿用了相应条款。目前商标民事侵权案件中也会参考该规定进行通用名称的认定。笔者就法定通用名称及约定通用名称认定的参考因素总结如下：《授权确权规定》第十条第一款规定，法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。实践中，法院认定时会严格限于上述规定，而且需要法律规定，国家标准、行业标准中的内容是可直接指向诉争商标为通用名称。在（2016）最高法民再374号[4]案中，二审法院以《黑龙江省农作物品种审定证书》中认定“稻花香2号”为水稻品种，结合《主要农作物品种审定办法》中规定：“审定公告公布的品种名称为该品种的通用名称。”由此认定“稻花香”为大米商品的通用名称。而在再审阶段，最高院认为《黑龙江省农作物品种审定证书》并不属于法律规定或者国家标准、行业标准，且认为《主要农作物品种审定办法》中规定的通用名称与商标法意义上的通用名称也有差异，同时《黑龙江省农作物品种审定证书》中记载的通用名称为“稻花香2号”而不是“稻花香”，从而认定为“稻花香”并非法定的通用名称。《授权确权规定》第十条规定：“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。”，由此，约定俗成的通用名称主要需要证明达到“相关公众”、“普遍认为”等证明标准，而实践中，对于该证据证明力的认定一直都是难点，具体而言：首先，对于相关公众的组成，《授权确权规定》第十条第二款中规定：“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。”实践中，法院常常参考《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定对于“相关公众”的规定：“是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者，”同时结合个案进行认定。比如在（2022）京行终51号[5]“千叶豆腐”案中，北高将“相关公众”分为两类，即“有关消费者”和“与营销有密切关系的其他经营者”。并且明确“有关消费者”一般可以理解为依托产品或者服务而限定的具有特定消费习惯或者特定身份的实际消费者、潜在消费者、使用者或者操作者等，同时还可能需要考虑风俗习惯、历史地域、行业分布等因素予以限定。“与营销有密切关系的其他经营者”一般可以理解为商品或者服务的生产制造、市场销售等环节具有紧密联系的其他经营主体。在该案中，法院认为相关公众包含的对象为一般消费者及同业经营者。而在（2018）最高法行申2151号[6]一案中，法院在确认“ISOPAR”是否为第1类“工业生产工艺上所用的一般液体石油碳氢溶剂”商品的通用名称时，认为相关公众限于技术科学领域。其次，在相关公众认定的地域范围，《授权确权规定》第十条第二款中规定：“对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。”换而言之，在认定标识是否构成某一商品/服务的通用名称，该商品/服务主要流通市场及产地会直接影响地域范围的认定。如在（2009）鲁民三终字第34号[7]“鲁锦”案中，二审法院将“鲁锦”认定为山东地区特别是山东鲁西南地区的民间纯棉手工纺织品，而且明确：“对于具有地域性特点的商品，其广泛性的判断应以其特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准。”即将其认定的地域范围限定在其主要产区为主。而在（2016）最高法民再374号[8]“稻花香”案中，因被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地，最高院认为被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内，由此本案应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。最后，对于“通常认知”的认定，这种主观性的认定往往需要大量的证据加以佐证。特别需要注意的是，提供的证据也需要与案件确定的相关公众及地域范围吻合，否则证据依然不会予以采纳。比如在（2020）最高法行申2819号[9]“供港”案中，涉案商品“牛奶、豆奶（牛奶替代品）、奶茶（以奶为主）等”一般消费品，该案的相关公众为一般消费者。即便“供港”作为商贸术语被普遍理解为“供应香港”之义，但商贸术语的使用群体与诉争商标核定使用商品的相关公众相差悬殊，由此认定“供港”并非涉案商品的通用名称。在（2019）京73民终1572号案“流亭猪蹄”[10]中，法院认定该案应以全国范围内相关公众的通常认识作为参考标准，而在案证据仅能显示部分华北地区城市的餐馆在菜谱中使用菜品名称，故并未认定“流亭猪蹄”构成通用名称。笔者总结法院在认定商标属于通用名称时比较容易采纳以下几类证据：
第一，《授权确权规定》第十二条中规定：“专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”由此，专业工具书、词典应作为首要提交的材料之一，特别是对于英文类词汇是否构成通用名称的认定，权威词典的收录情况是法院重要的考量因素之一。（2018）最高法行申2151号案[11]中，法院采纳了《英汉技术科学词典》中收录ISOPAR的证据，由此认为ISOPAR构成通用名称。此外，网络词典收录情况也可作为证据，在（2020）京行终2540号[12]“摩卡”案中，法院采纳的或在案证据包括了百度词典、必应词典、有道词典等多个网络词典之中收录“摩卡”是一种巧克力、咖啡和牛奶混合成的饮料。第二，对于消费者层面，证据形式包括受众群体广的应用软件的内容作为重要依据，同时，消费者调查报告也可以直接反映消费者认知的重要证据形式。此外，相关网络报道、书刊等内容也可以作为佐证，而该方面可委托国家图书馆出具检索报告。比如在“摩卡”案中，法院便采纳了相关报道作为证明消费者认为“摩卡”已经被各地消费者普遍认知为一种咖啡口味。第三，对于同行业的使用方面，行业销售网站记录、行业协会的说明都可以作为重要的证据形式，比如在（2018）京行终5666号[13]案中，天语公司提交的ebay、Aliexpress、阿里巴巴等网站的搜索结果可以进一步印证，有多个品牌的“reborndoll”商品在网络平台上销售，且部分网站在分类目录中将“reborndoll”作为玩具商品的一个类别。由此论证“reborndoll”在相关行业内的使用情况。商标权利人可以借鉴上述通用名称认定时法院考量的因素，反向提供证据证明涉案商标不属于通用名称。比如首先，可以通过检索行业相关的法律法规、国家标准及行业标准等，明确官方文件之中并未明确案涉商标已经为核定使用商品的通用名称；此外，可以确定涉案的相关公众范畴，由此可以从相关公众涉及的地域、所涉相关公众的具体对象、证据时间等方面论证对方提供的证据尚不足以证明在相关公众已普遍认知认定案涉商标核定使用商品的通用名称，同时也可以采取第三方调查报告的方式，以客观实际的消费者认知数据确定案涉商标并不为核定使用商品的通用名称。2. 案涉商标虽然构成通用名称，但权利人通过使用获得显著性，可获得商标性使用。依据《商标法》第十一条第二款的规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”由此，权利人也可通过递交使用证据证明案涉商标与权利人之间构成唯一特定联系，从而证明标识获得显著性，可以作为商标。实践中，法院在认定通过使用获得“第二含义”时，对于所需的证据要求较高，需要权利人证明商标获得很高的知名度，相关证据采纳也可以参考驰名商标的认定。比如在（2006）高行终字第92号[14]“小肥羊”案中，法院采纳了“小肥羊”商标权利人在评为2001年度中国餐饮百强企业，2002年度又获得中国餐饮百强企业第二名等相关荣誉，认定“小肥羊”商标在全国具有了很高的知名度。故“小肥羊”通过内蒙古小肥羊公司的使用与宣传，已经获得了“第二含义”，应准予作为商标注册。无论是在商标行政程序还是在民事侵权案件中，行政程序申请人/民事程序被诉侵权方需要举证证明案涉商标属于通用名称。依据《商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”最高人民法院民事审判第三庭〔2008〕民三他字第12号答复函（2008年12月20日）指出：“对于一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称，可以认定为正当使用”，本案中最高院即明确了正当使用的要件主要包括案涉商标不是将其作为区分商品或者服务来源的商标予以使用。由此，在民事侵权案件中，被诉侵权方除需要证明案涉商标构成通用名称外，还需要证明其使用案涉商标构成正当使用，才能免于承担侵权责任。针对被诉侵权方正当使用的举证，最高院在（2009）民申字第1310号[15]案中明确：“以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。”而善意及必要的认定主要也是通过被诉侵权方使用商标的具体情况进行认定，如其是否具有商标合法权利并将其使用在被诉侵权商品上；其是否有突出使用案涉商标的情况以及两者使用情况的对比；案涉商标系经过特有设计的标识，被诉侵权方是否使用该特有设计等。比如在（2009）民申字第1310号[16]案中，被诉侵权方宏宁公司在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”字样,该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，并不构成正当使用。此外，实践中往往会出现民事侵权案件与商标行政程序并行的情况，即被诉侵权方以案涉商标构成通用名称为由提起商标行政程序，经过撤销程序的商标自撤销公告起才失权，只要民事侵权案件阶段案涉商标未撤销，案涉商标一直处于有效状态，法院都会予以尊重。而经过无效宣告程序后的商标为自始失效，由此涉及到无效宣告溯及力问题。法院目前仍并不会就案涉商标处于无效宣告程序为由提起的中止审理，主要原因除去尊重有效商标的事实外，依据《商标法》第四十七条第二款的规定：“宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有溯及力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”由此，在无法确认提起诉讼方是否具有恶意时，无效宣告裁定并不溯及到已经完结的案件。在（2015）粤73民终249号[17]一案中，法院正是基于以上理由，不予中止审理。综上，目前法律规定对于通用名称的认定已经进行了相应的明确，但在实践中，鉴于通用名称本身受到社会发展及公众意识变化的影响较大，商标局及法院在个案认定的自由裁量空间大，而且各个程序也有其特点。故而，案件各方也可基于案件实际情况，合理穷尽程序，维护合法利益。注释（上下滑动阅览）
【1】（2011）高行终字第1070号兰精股份公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政上诉案【2】（2007）行监字第111-1号西南药业股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人拜耳消费者护理股份有限公司申请再审纠纷案【3】（2015）京知行初字第1997号雅安茶厂股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政判决书【4】（2016）最高法民再374号福州米厂、五常市金福泰农业股份有限公司（原五常市金福粮油有限公司）侵害商标权纠纷再审民事判决书【5】（2022）京行终51号上海清美绿色食品（集团）有限公司等与国家知识产权局二审行政判决书【6】（2018）最高法行申2151号埃克森美孚公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理（商标）再审审查与审判监督行政裁定书
【7】（2009）鲁民三终字第34号鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司与山东鲁锦实业有限公司不正当竞争纠纷上诉案【8】（2016）最高法民再374号福州米厂、五常市金福泰农业股份有限公司（原五常市金福粮油有限公司）侵害商标权纠纷再审民事判决书
【9】（2020）最高法行申2819号温氏食品集团股份有限公司、国家知识产权局商标行政管理（商标）再审审查与审判监督行政裁定书【10】（2019）京73民终1572号青岛波尼亚食品有限公司与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司等侵害商标权纠纷二审民事判决书
【11】（2018）最高法行申2151号埃克森美孚公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理（商标）再审审查与审判监督行政裁定书【12】（2020）京行终2540号瑞昶贸易股份有限公司等与北京慧能泰丰信息咨询有限责任公司分公司二审行政判决书【13】（2018）京行终5666号国家工商行政管理总局商标评审委员会等与北京百越索贸易有限公司二审行政判决书【14】（2006）高行终字第92号陕西小肥羊实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷上诉案【15】（2009）民申字第1310号漳州市宏宁家化有限公司与漳州片仔癀药业股份有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案【16】（2009）民申字第1310号漳州市宏宁家化有限公司与漳州片仔癀药业股份有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案【17】（2015）粤73民终249号纳爱斯集团有限公司、广州市人人乐商业有限公司大石购物广场侵害商标权纠纷二审民事判决书
新媒体合作请联系Sharon内容推广、转载授权、原创投稿、发布招聘...
作者：陈琪霖 陈铄
编辑：Sharon
点击图片查看文章
(www.entertainmentip.cn)
(www.pharmaip.cn)