李澜 | 中国跨境电商在美被诉商标侵权的最新进展—以伊利诺伊州北区联邦地区法院为例
目次
一、2023年美国联邦地区法院商标诉讼数据统计二、伊利诺伊州北区联邦地区法院成为中国跨境电商在美被诉商标侵权的“重灾区”三、伊利诺伊州北区联邦地区法院商标侵权“附表A案件”的审理情况四、对商标侵权“附表A案件”法律正当性程序的思考五、对中国跨境电商的建议与对策前 言
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从“中国制造”到“全球品牌”,在出口跨境电商领域,数十万中国企业也正借助亚马逊(Amazon)、全球速递通(AliExpress)、eBay、Etsy等跨境电商新通道走出中国、走向世界。
据中国海关数据显示,2022年我国跨境电商出口总额为1.55万亿元,同比增长11.7%。以几乎占据美国电子商务市场半壁江山的亚马逊为例,在2023年度亚马逊的顶级卖家中,中国卖家占 59% 以上(如果包括香港,则超过 63%)。美国卖家占比不到 35%。来自中国和美国以外国家的卖家占所有卖家的比例不到 2%。中国卖家在亚马逊这一美国最大电商平台上继续表现良好。[1]
随着中国跨境电商越来越多进入美国电商市场平台,近年来,以美国注册商标权利人为一方原告进行批量起诉中国跨境电商的商标侵权诉讼数量激增,给中国企业赴美发展造成了极大的法律风险。
笔者通过对美国法律数据库,包括但不限于联邦法院系统电子案卷库等进行检索,并结合相关法律新闻和媒体报道,在本文以及后续文章中,将对中国跨境电商在美涉嫌商标侵权诉讼的进展、诉讼趋势、案件特点以及法律问题进行跟踪、分析和研究,并提出相应的对策和建议。
一、2023年美国联邦地区法院商标诉讼数据统计
图二:2023年受理商标案件数量最多的联邦地区法院
二、伊利诺伊州北区联邦地区法院成为中国跨境电商在美被诉商标侵权的“重灾区”
图三:伊利诺伊州北区联邦地区法院近十年来受理“附表A”案件的案件数量变化
三、伊利诺伊州北区联邦地区法院商标侵权“附表A案件”的审理情况
(一)商标侵权“附表A案件”的审理周期非常短,通常只需要3-9个月
(二)商标侵权“附表A案件”诉讼的典型步骤
第
1
步
原告律师提交起诉状和附件并缴纳诉讼费$402。和一般商标侵权案件不同的是,原告在起诉状中将被告统称为“附表 A被告”,因此,起诉状并不公开被告的身份。见下图起诉状红箭头所示[8]:
图四:商标侵权“附表A案件”的起诉状
第
2
步
原告律师将附表 A中的 被告名单密封提交,使得除原告和法院之外的任何第三方均无法从联邦法院立案案件数据库里第一时间获取这些被告的身份信息。
图五:起诉时密封提交的“附表A”
第
3
步
第
4
步
第
5
步
第
6
步
第
7
步
(三)在商标侵权“附表A案件”中,绝大多数中国电商选择“不战而败”
图六:2020年-2023年伊利诺伊州北区联邦地区法院“附表A”商标案件的审理情况[15]
四、对商标侵权“附表A案件”法律正当性程序的思考
(一)原告在系列商标侵权“附表A案件”中只需支付极低的诉讼成本,就可以达到对中国电商造成重创的目的
(二)美国法学界和司法界的相关讨论
五、对中国跨境电商的建议与对策
(一)冷静应对美方“律师函“、”起诉状”等邮件, 谨防虚假信息,避免“踩雷”
(二)第一时间向美国当地执业律师寻求帮助,全面评估案件,确认应对方案
(三)沉着冷静,积极应诉答辩的态度很重要
(四)置之不理、消极等待缺席判决的态度不可取
(五)考虑适时组织集体应诉,共享资源,集合行业力量进行抗衡
注释(上下滑动阅览)
【1】Top Amazon Sellers by Country 2023, https://www.ecomcrew.com/amazon-sellers-by-country
【2】根据https://www.law360.com数据统计而得,统计时间为2022年9月1日至2023年8月31日。
【3】https://www.ilnd.uscourts.gov/_assets/_documents/_forms/_legal/newrules/New00024.htm
【4】https://news.bloomberglaw.com/ip-law/brands-flock-to-chicago-court-in-war-on-internet-counterfeiters
【5】https://www.law360.com/ip/articles/1568802
【6】https://www.managingip.com/article/2a5cy9i4u1e0icanwke0w/this-week-in-ip-illinois-tm-cases-soar-ip-rights-bring-riches-skinny-label-case-revived
【7】https://www.technologyreview.com/2023/06/20/1075088/chinese-amazon-seller-counterfeit-lawsuit/
【8】KTM AG v. THE INDIVIDUALS, PARTNERSHIPS AND UNINCORPORATED ASSOCIATIONS IDENTIFIED ON SCHEDULE A HERETO, 伊利诺伊州北区联邦地区法院,案号1:21-cv-01380
【9】FLEISCHER STUDIOS, INC. v. THE PARTNERSHIPS AND UNINCORPORATED ASSOCIATIONS IDENTIFIED ON SCHEDULE A, 伊利诺伊州北区联邦地区法院,案号:1:21-CV-03919
【10】Rule 65 of Federal Rule of Civil Procedure
【11】同上
【12】同上
【13】https://www.law.com/newyorklawjournal/2023/05/15/schedule-a-cases-a-powerful-tool-for-enforcing-design-patents/
【14】Rule 55 of Federal Rule of Civil Procedure
【15】数据来源 Lex Machina,数据采集时间段为2020年9月1日至2023年9月1日
【16】 笔者将在今后系列文章中进行专题讨论
【17】Rule 20(a)(2) of Federal Rule of Civil Procedure
【18】https://www.ilnd.uscourts.gov/Pages.aspx?VAOKCfUfUrENJEfItoKzJ1y8ME5cnOTZ
【19】As 'Emoji' TM Cases Surge, One Defendant Calls It 'Trolling', https://www.law360.com/articles/1420591
【20】https://news.bloomberglaw.com/ip-law/brands-flock-to-chicago-court-in-war-on-internet-counterfeiters
【21】法庭之友Amicus通常在上诉阶段向法院提交法庭之友书状,但也可以在联邦地区法院提交法庭之友书状。 法庭之友可以支持一方当事人,也可以在辩护状中保持中立。 法庭之友就法律问题向法院提供建议和协助。 法庭之友提请法院注意某些可能未被法院或当事人考虑的法律问题。 法庭之友的作用仅限于提供建议,他们不得作为当事人或当事人的律师参与诉讼。参见Rule 29 of the Federal Rules of Appellate Procedure.
【22】The Gutter Tool, LLC v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule A, 伊利诺伊州北区联邦地区法院,案号1:2023cv03344,
【23】除非是向当地法院提出申请并获得批准代理特定案件出庭的一种特别许可(pro hac vice)
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她的专业领域包括商业合同纠纷、商标、商业秘密、版权、不正当竞争、域名、专利、隐私和数据保护、反垄断诉讼以及海外合规。李律师代理的客户包括跨国企业、外国公司、国有和民营企业,涵盖消费品与零售、医疗健康与医药、化学与化工、电信、传媒与科技、制造业与交通等多个行业。李律师精通跨境电子商务及相关平台规则,熟悉联邦法院的诉讼以及调解程序。她以丰富的实践经验为基础,为客户提供优质的法律服务。
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作者:李澜
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