目次
一、关于诚实信用条款的溯及力问题二、细则第十一条的规定存在着逻辑不周延性问题三、改进建议四、结语2021年6月1日施行的《中华人民共和国专利法》第二十条第1款规定“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。” 2023年12月21日颁布的《专利法实施细则》（以下称“新细则”）中增加了第十一条，即“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”由此，遵循诚实信用原则作为一项民法的基本原则，在我国专利法中首次被明确引入。为了更加准确全面的落实该原则，新细则还将其纳入第五十条（初步审查）、第五十九条（实质审查）规定的驳回理由中，以及第六十九条的无效理由，即全面贯彻在专利授权确权程序中。
此外，对于违反新细则第十一条的行政责任，新细则第一百条规定，“申请人或者专利权人违反本细则第十一条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。”由此可见，我国专利法体系中初步搭建了落实诚实信用原则的法律制度框架，使得之前的依靠行政手段打击遏制专利申请中违反诚实信用行为转变为有法可依的法治轨道上，具有鲜明的中国特色。
由于新细则生效的时间是2024年1月20日，距离专利法第四次修改后施行的2021年6月1日已过两年八个月多，虽然国家知识产权局于2023年12月21日公布了《关于实施修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》（以下简称“《过渡办法》”），但新细则如何与专利法有效衔接，仍存在着一些疑问。下面本文聚焦在诚实信用条款的溯及力和周延性方面的问题上，本文还提出了相应的改进建议。
《过渡办法》第一条第1款规定了“申请日在 2021年6月1日以后（含该日，下同） 的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改后专利法的规定。申请日在2021年6月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前专利法的规定，但本办法以下各条的特殊规定除外。”此规定首先重审“法不溯及既往”原则；但书部分的“但本办法以下各条的特殊规定除外”却语焉不详，究竟是“以下各条”都是“特殊规定”？还是“以下各条中”存在的“特殊规定除外”，在字面理解上还存在着不确定性。《过渡办法》第一条第2款规定了“申请日在2024年1月20日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改后专利法实施细则的规定。申请日在 2024年1月20日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前专利法实施细则的规定，但本办法以下各条的特殊规定除外。”此规定体现了“法不溯及既往”的原则。其中的 “但本办法以下各条的特殊规定除外”的但书，仍存在多种解释，如果“以下各条”都属于“特殊规定”，倒不如直接写成“本办法以下各条均为特殊规定，不适用法不溯及既往的原则”。“自2024年1月20日起，请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。”按照该规定，新细则施行之后，任何单位或者个人，都可以对已经授予的专利权提出无效宣告请求。有观点[1]认为，无论该专利权是何时授权的，即使是在2021年6月1日之前授权的专利权，都可以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，提出无效请求。从新细则第十一条的字面意思看，的确可以理解为不受授权时间的限制而溯及既往。但从法理角度上，这种理解值得商榷。我们知道，专利法实施细则是对专利法已有规定的细化，是与专利法配套实施的行政法规，其不能脱离专利法的条款而创设新的规定内容。具体而言，新细则第十一条是对专利法第二十条第一款规定的诚实信用条文的细化规定，而该条文是在专利法第四次修改时增加的新规定，因此，即便是新细则第十一条属于“法不溯及既往”原则的例外，最多也只能例外到第四次专利法修改施行之日即2021年6月1日，不能无限制地延长。值得注意的是，如果有意将《过渡办法》第一条第1款的但书规定理解为新细则第十一条的开启了“溯及既往”的绿灯，其在立法原理上也是站不住脚的。《过渡办法》作为国家知识产权局的部门规章，相对于专利法与实施细则，其法律位阶比较低，无权为上位法的溯及力问题做出规定。即便是将诚实信用原则引入专利法体现出国家意志，也应由立法机关作出解释，或者得到立法机关的授权。否则，就会反客为主，从根本上颠覆了“法不溯及既往”原则。虽然，新细则第十一条中将诚实信用原则具体表述为“真实发明创造活动为基础并且不得弄虚作假”，但是逻辑上仍然不够周延。在国家知识产权局发布的《规范申请专利行为的规定》第三条规定中，列举了违反新细则第十一条的八种具体表现：（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。上述列举中，主要是规制专利申请行为，因此全都涉及专利申请环节；更为重要的是，根据专利法第二十条第一款的规定，其包括“申请专利和行使专利权”两方面的规制，即在申请过程中应当遵循诚实信用原则，同样，在专利权行使的过程中，也应当遵循诚实信用原则。而与该条规定配套的细则第十一条也仅仅是强调的是“申请专利应当遵循诚实信用原则”，根本不涉及“行使专利权”方面的规定。可见专利法第二十条第一款的规定并没有全部落在实处。关于“行使专利权”应当遵循诚实信用原则的问题，最高法院在上诉人北京润德鸿图科技发展有限公司因与被上诉人李XX侵害发明专利权纠纷案中作出了诠释。该案的裁判要旨指出：“各地法院审理的有关系列案件情况以及本院初步检索统计数据信息显示，从全国范围来看，润德鸿图公司及柏瑞润兴公司已经提起数千件侵害涉案专利及相关商标的侵权诉讼且主要选择起诉小微零售商，并已经累计获取巨额赔偿。因此，作为有专业团队和充分维权经验的权利人，其更应采取有利于实现专利法、商标法立法目的诉讼方式与诉讼策略，更应遵循诚实信用原则以保护自身专利权与商标权，更应注重打击侵权源头，重点通过起诉制造者以有效维权并取得赔偿；而不宜仅选择经营小五金、日用杂货小微零售商为被告，更不应以“一事两诉”等非诚信方式滥用权利而损害公民、法人和其他组织的合法权益。本案中，润德鸿图公司在关联公司已经与小微零售商达成“一次性支付赔偿金”“双方再无其他争议”的和解协议后，又再行提起本案诉讼，难谓是正当行使权利。”我们从该案原告的诉讼策略可以看出，其主要针对小微零售商且“一事两诉”，相当于利用专利权进行敲诈勒索，在行使专利权过程中明显违反诚实信用原则，这种行为理应纳入在细则第十一条中加以细化。但该条规定只涉及专利申请过程中的不以寻求专利保护为目的的非正常申请行为，相当于将诚实信用原则纳入专利法体系的立法初衷打了一个很大折扣，不是不说是一种缺憾。虽然我国专利法将诚实信用原则纳入，并通过细则和审查指南等部门规章作出具体规定，但仍有改进的空间。本文建议，在上述制度框架下，还可以借鉴美国专利法实践的经验，增加“专利不可执行（unenforceable）”条款来阻止涉及非正常申请的专利权的行使[2]。从而弥补新细则第十一条的不周延性问题。这是因为，对于明显属于落入《规范申请专利行为的规定》第三条列举的非正常申请行为的专利权，一方面可以通过专利无效宣告程序予以规制；另一方面，司法机关专利侵权诉讼程序中，也应有所作为，在当事人没有提出无效宣告请求时，法院可以基于涉案专利的上述瑕疵不予保护。其规制效果与提出无效请求异曲同工，免去当事人的诉累。当然，本文这个建议在当前阶段应寄托于最高司法机关及时出台司法解释予以补救，以完全落实专利法第二十条第一款规范“行使专利权应遵循诚实信用原则”的立法初衷。其实，最高司法机关针对第四次专利法修改中的一些特殊事宜做出过相应的司法解释，已经有过先例。例如，最高人民法院在第四次专利法修改施行后的2021年7月4日，为正确审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件，针对新专利法第七十六条的规定发布了《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》的司法解释。当然，国家知识产权局也可在专利行政执法方面的部门规章中，增加“专利不可执行”的规定。应该指出的是，所谓“专利不可执行”，并非是否认专利权的有效性，而是在个案中，或是基于涉案专利存在权利瑕疵，或是针对权利人的不当诉讼行为，例如前述的不打击源头而专门去找小微零售企业的“一事两诉”行为，对权利人的诉讼请求不予支持。立法者首次将诚实信用原则的具体要求引入专利授权和确权程序中，体现打击非正常申请从依靠行政政策手段转向法治手段的转变。但更为重要的是，在立法技术上应有所加强，毕竟，“法不溯及既往”是一种重要的立法原则，突破该原则的情形应该是有限的且应由相应的立法机关作出例外规定。特别是在专利法生效日期与细则的生效日期不一致的情况下，更应注意审慎、有限突破立法原则，及时发现问题汲取教训。国家知识产权局曾发布多个过渡办法，由于法律位阶低，以及考虑不周，有些规定缺位，有些显得捉襟见肘。在第三次专利法修改后，也出现了与之配套的细则延迟出台的情况。例如现行专利法第十九条第一款规定了向外国申请专利的保密审查制度，而细则迟于专利法施行日的半年之后才实施，对于发生在法与细则之间的“空挡期”的违反向外国申请专利的保密审查制度的行为，在专利法第十九条第四款已经明确规定了对于违反第十九条第一款行为“不授予专利权”的情况下，国知局以申请人向外国申请之时细则尚未公布而认为“法不溯及既往”予以放行。而前述《过渡办法》中，又来个急转弯，似乎要将“溯及既往”进行到底，这不得不令人深思。特别是新细则第十一条规定的内容只涉及专利申请阶段违反诚实信用原则的行为，而遗漏了对“行使专利权”时违反诚实信用原则的行为的规制。兹事体大，如果最高司法机构及时出台相应的司法解释加以完善，则善莫大焉！注释（上下滑动阅览）
【1】参见 邵伟 诚实信用原则在专利无效程序中的法律适用初探——读新专利法实施细则第十一条有感，知产力，2023年12月23号。【2】例如，在美国佐治亚州北区（亚特兰大）联邦地方法院审理的PureCircle V. Almendra专利侵权诉讼案中，被告向法院主张涉案专利不可执行；该案中，原告主张权利的US10,398,160号专利要求了US9,107,436号美国专利的优先权，被告发现，在两专利的申请审查过程中，原告通过其专利代理律师，有故意掩藏作为现有技术对比文件的不正当行为。此抗辩理由最终导致原告主动撤案。
作者简介
林烨，山东大学法学硕士，广东君之泉律师事务所合伙人，拥有十年以上的专利、商业秘密、不正当竞争、竞业限制等领域的诉讼及非诉经验，代理了诸多高端知识产权诉讼案件，例如华为诉SolarEdge专利侵权系列案（获得诉中禁令、评为2020年度广州知识产权法院十大典型案例）、汇顶公司诉极豪公司等侵犯发明专利权纠纷案（获得诉前禁令）、Staples专利无效行政诉讼再审案（评为2017年度具有指导意义的典型知识产权案件）等，拥有丰富的知识产权诉讼经验；同时为多家企业提供知识产权非诉业务，包括企业知识产权合规建设、企业专利战略、企业商标管理系统、定制化培训等。
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作者：林烨
编辑：Sharon
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