2018年 专利实务10个基础问题

对于专利实务工作而言，那些特别简单、基础的问题，往往又是最为重要的问题。

今天，让我们一起回顾一下”大岭IP“在2018年思考了哪些有关专利的基础问题（点击小标题或图片查看）：

基于说明书或者实施例中有形的发明，而在权利要求中写入最少的“必要技术特征”是危险的，因为，随着技术的进步，那些曾经的“必要技术特征”也许会变得不再是必要的了。所以，一定要理解发明是一种“概念”，而“问题—解决方案声明(The Problem-Solution Statement)”法就是让我们抽象出发明的概念的方法，可以让我们把握发明的实质，避免在权利要求只是描述了说明书中具体的有形的发明，而没有提炼出发明的概念。

一个小的改变就可以避免权利要求的保护范围过于狭窄。

只关注产品，而不考虑规避设计，迟早也会让专利权人付出代价。

高质量的专利应覆盖所有现有的和未来的应用领域。

法律分析和写作，最好遵循IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion)法。 

Issue：法律问题，说明要讨论的问题和为什么要分析这个问题，不能仅仅提出问题，还要表达出你的观点和意见。 

Rule：法律法规，按照由上到下的顺序给出法律法规，并进行简单的解释。 

Application：法律适用，按照法律法规的逻辑，适用到本案的事实中去，注意进行类别和区别分析，可以反复援引法律法规。 

Conclusion：结论，简单的几句话给出结论。

EPO创造性判断的“问题-解决方案方法”，具有以下特点：

1. 将三步法分解为5个问题，更加客观和易于操作；

2. 明确要求在确定客观技术问题时，不得包含对技术方案的指向(pointers)，从而避免事后诸葛亮，更具有操作性；

3. 承认权利要求中的非技术特征，并明确非技术特征不能用来界定本专利客观解决的技术问题；

4. 客观技术问题的定义更加广泛，可能并不会带来更好的技术效果；

5. 第三步更加强调现有技术的启示，即现有技术必须要激励或刺激本领域技术人员对现有技术做出改进(Would)，而不仅仅是能够改进(Could)。

技术效果的认定，是创造性评价中的重要一环。正确认定本专利相对于最接近的现有技术具备的技术效果，是构建本专利实际解决的技术问题的基础，并进而决定了本领域技术人员是否有动机对最接近的现有技术进行改进，从而判断本专利是否显而易见。

因此，为了证明本专利具备创造性，应恰当认定“技术效果”，主张的技术效果必须是本领域技术人员从本专利申请文件中可以得出的技术效果。

在实用新型的确权阶段（无效阶段），为了判断实用新型的创造性，还是要牢牢把握创造性评价的一般标准，围绕现有技术是否公开了相应的技术方案，是否具备结合启示等关键问题，充分说理和论证，客观的判断现有技术是否给出了技术启示，这是“显而易见”的应有之意。现有技术的领域的远近、数量多少，都不是问题的核心，不应拘泥于此。

按照最大合理解释原则，如果说明书未对权利要求用语的含义作出特别界定，应当采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义，不应利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制。如果说明书对权利要求用语的含义作出了特别界定，则应该根据说明书对该用语进行解释。

在专利确权和侵权诉讼阶段，权利人修改权利要求的机会受到了极大的限制，如果仍然严格要求按照权利要求的字面表述解释其含义，而不能通过说明书或附图等对权利要求进行理解，将使得权利人行使权利，以及行政机关确权和司法机关侵权裁判都面临很大障碍。因而，应该允许在确权和侵权诉讼阶段，基于本领域技术人员在阅读说明书和附图之后的理解，对权利要求进行解释，来界定权利要求的保护范围，使专利权具有清晰的边界。

在民事诉讼过程中，我们应该牢记，对于某一待证事实，负有举证责任的一方，只有证明待证事实的存在具有高度可能性，才能达到证明标准；而反驳的一方，只需要将待证事实陷于真伪不明的状态，就可以达到证明待证事实不存在。在诉讼纠缠中，我们往往忘却了这个基本规则，失去章法，甚至妄图求证全真或全伪而不能。只有牢牢把握证明标准，才能让法官心中的那杆秤不失偏颇，才能让胜利的天平朝向我们倾斜。

一定要通过产品型号证明侵权产品的销售额

充分采用各种调查取证手段，特别是有效利用律师调查令

合理证明利润率和侵权产品利润贡献度

回归本源，回归初心。

2019，再出发。

(部分图片来源于网络)

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大岭IP 2019新年系列之一