【韬安荐案】转让商标需注意，近似商标应当一并转让

TA娱乐法

2024-08-26

原告(被上诉人)：

北京中农优嘉生物科技有限公司（以下称中农优嘉公司）

被告(上诉人)：

北京博农利生物科技有限公司（以下称博农利公司）

审理法院：

一审法院：北京市海淀区人民法院

二审法院：北京知识产权法院

案号：

一审案号：(2018)京0108民初33866号

二审案号：(2020)京73民终462号

审结时间：2020年5月23日

案由：商标权转让合同纠纷

裁判结果：

一审判决：

一、确认中农优嘉公司与博农利公司于2017年12月1日签订的《转让协议》于2019年9月26日解除；

二、本判决生效之日起十日内，博农利公司赔偿中农优嘉公司经济损失457500元及利息（以457500元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2019年9月27日起计算至实际付清之日止）；

三、驳回中农优嘉公司的其他诉讼请求。

二审判决：

驳回上诉，维持原判。

韬安荐案语

本案入选2018年海淀法院发布知识产权合同十大典型案例。

在商标转让过程中，同一种商品上注册的近似商标或者在类似商品上注册的相同或近似商标（以下简称近似商标）应当一并转让。商标转让人应及时披露近似商标的注册情况，将其纳入协商和议价中；商标受让人应提前核实转让人有无注册近似商标的情况，并在合同中增加防范此类风险的条款，确保合同的顺利履行。

焦点关注

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十二条第二款及《中华人民共和国商标法实施条例》第三十一条第二款，这两款法条都对商标转让中近似商标问题进行了规定，要求商标注册人转让商标时应当将近似商标一并转让；未一并转让的由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请。其立法原意是切实保障商标发挥其对商品或者服务提供主体的识别功能，防止提供相同或者类似服务的不同主体持有相同或者近似商标，从而发生市场混淆，产生不必要的商标纠纷且危害已建立的良好商标市场机制。

实践中，涉及近似商标的商标转让纠纷（以下简称此类纠纷）往往是因为商标转让人与受让人在签订商标转让合同时未对近似商标的使用与归属达成合意，在商标局进行商标转让的核准环节因违反“近似商标一并转让”的规则而不予核准以致无法履行合同约定。此时若双方无法达成一致意见，往往只能通过诉诸法院来解决此类纠纷。在此类纠纷中，一般关注以下两个核心问题。一是双方未对近似商标事宜进行约定的转让合同是否有效；二是商标转让人不转让近似商标的行为是否构成违约。

案件回放

（一）当事人诉辩

原告中农优嘉公司起诉称，2017年12月1日中农优嘉公司与博农利公司签订《转让协议》，约定博农利公司将其名下的六个商标转让给中农优嘉公司，中农优嘉公司支付了915000元的转让款。2018年1月23日，双方共同向商标局提交转让申请。经商标局审核发现，其中“嘉肥宝”“嘉畜宝”“嘉禽宝”三个商标（以下称为涉案“嘉 ”类商标），与博农利公司于2017年5月19日申请注册的四个涉案“嘉博”类商标，属于在类似商品上的近似商标，商标局要求将近似商标一并转让，博农利公司在规定期限内未协助进行补正。中农优嘉公司多次要求博农利公司履行义务，其均未予理会。博农利公司在双方就商标转让达成一致意见的情况下，仍故意注册涉案“嘉博”商标，造成协议约定的涉案“嘉”类商标无法成功转让，致使合同目的不能实现，给中农优嘉公司造成了重大经济损失。故中农优嘉公司诉至法院，请求法院判令：确认博农利公司与中农优嘉公司签订的《转让协议》解除、博农利公司赔偿中农优嘉公司经济损失457500元及银行同期贷款利息。

被告博农利公司答辩称，1.博农利公司同意解除《转让协议》，但解除时间应为中农优嘉公司在庭审中明确提出解除意思表示的时间，即2019年10月15日，且解除合同后，应将已经转让的3个商标一并返还。2.博农利公司无违约行为，《转让协议》中未就近似商标一并转让作出约定，涉案“嘉”类商标未能成功转让，非博农利公司不履行转让义务所致。3.博农利公司没有违约，无需赔偿中农优嘉公司经济损失，且涉案六个商标最终是按1000元的价款转让，非915000元。综上，博农利公司不同意中农优嘉公司的全部诉讼请求。

（二）事实经过

2017年1月3日，博农利公司全体股东签署《北京博农利生物科技有限公司股东会决议》（以下简称《股东决议》），约定：第一条第二项，根据2016年8月31日董事会决议，经友好协商决定由部分股东从博农利公司撤资成立新公司（包括但不限于中农优嘉公司）或退股。第二条第二项，股权转让的计价基础考虑2016年9月25日账面净资产、固定资产、无形资产增加及特殊扣除（增加）事项三个部分，其中无形资产增加及特殊扣除（增加）事项包括：（1）全体股东确认博农利公司原有的全部无形资产作价人民币叁佰万元整。其中“雏康”“蛋多乐”“优嘉”“嘉肥宝”“嘉畜宝”“嘉禽宝”商标（以下称为“涉案六个商标”）一起作价玖拾壹万伍仟元。第三条第三项，博农利公司与中农优嘉公司签署涉案六个商标的转让协议，确认转让价格为915000元。价款己从部分股东的股权转让款中扣除，有关转让款视同中农优嘉公司已经支付完毕。决议落款处有全体出资股东的签名。

2017年5月19日，博农利公司向商标局申请注册“嘉博种宝”“嘉博禽宝”“嘉博肥宝”“嘉博畜宝”商标（以下称为涉案“嘉博”类商标）。

2017年7月25日，商标局受理涉案“嘉博”类商标申请。

2017年12月1日，博农利公司（甲方）与中农优嘉公司（乙方）签订《转让协议》，约定：1.2017年12月1日起甲方持有的涉案六个商标转让给乙方。2.以上商标期满后，如再续展等后期费用全部由乙方承担。3.在商标转让期间甲方不得许可第三人使用商标。4.从转让完成之日起，此商标发生经济纠纷全部由乙方负责，甲方不负任何责任。博农利公司与中农优嘉公司认可《转让协议》合法有效，并认可在《股东决议》作出时，双方已经就涉案六个商标达成转让合意。

2018年1月23日，中农优嘉公司与博农利公司共同向商标局提交了涉案六个商标的转让申请，后“雏康”“蛋多乐”“优嘉”商标已成功转让。

2018年4月24日，商标局向博农利公司发送了涉案“嘉”类商标的《商标转让申请补正通知书》（以下简称《补正通知书》），载明：转让人博农利公司在“动物饲料”等商品上注册的涉案“嘉博”类商标与申请转让的涉案“嘉”类商标近似，且核定使用的商品类似。根据《商标法》第四十二条第二款、《商标法实施条例》第三十一条第二款的规定，应一并办理转让。《补正通知书》要求博农利公司在收到本通知书之日起三十天内补正并将本通知原件交回商标局，未在规定期限内补正的，商标局将对上述转让申请不予核准或视为放弃。后博农利公司未进行补正，涉案“嘉”类商标未转让成功。

2018年5月14日，“嘉博种宝”商标核准注册。

2018年5月21日，其余涉案“嘉博”类商标核准注册。

（三）裁判要旨

一审法院认为，《转让协议》系博农利公司与中农优嘉公司依法签订，体现了双方真实的意思表示，约定内容未违反我国相关法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方应如约履行自己的合同义务。

本案中，中农优嘉公司与博农利公司均确认在《股东决议》作出时，双方已经就包括涉案“嘉”类商标在内的六个商标达成了转让合意，而博农利公司在2017年1月3日《股东决议》作出后，于2017年5月19日即向商标局申请注册与涉案“嘉”类商标构成近似的涉案“嘉博”类商标，在2017年12月1日《转让协议》签订时亦未向中农优嘉公司披露其申请注册涉案“嘉博”类商标事宜，进而导致后续涉案“嘉”类商标的转让受阻，致使《转让协议》的合同目的不能实现，亦是涉案“嘉”类商标无法转让的根源所在。博农利公司未履行《转让协议》约定的转让义务，已经构成了违约。

二审法院认为，《转让协议》系双方当事人依法签订，体现了双方真实意思表示，约定内容未违反我国相关法律法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行。

博农利公司与中农优嘉公司关于转让涉案六个商标的约定，先后以书面形式体现于《股东协议》与《转让协议》中，而博农利公司在有约定的情况下未依约履行，反而申请与涉案六个商标相近似的商标，直接导致相关约定无法履行，应承担违约责任。

理论荟萃

近似商标一并转让主要是出于防止市场混淆的考量，但是在理论中对近似商标是否应该一并转让有着不同的意见。近似商标转让存在着自由转让与一并转让两种模式。持一并转让观点的学者认为，近似商标一并转让从立法目的上看，规范的是市场秩序，避免转让人和受让人在相同或类似商品（服务）上使用近似商标而导致的市场混淆，从而损害社会公共利益。[1]而持反对观点的学者指出，虽然近似商标一并转让在实践效果上一定程度地防止了市场混淆，但在法律适用上存在着极大的混乱。其次，这些外观相同或近似的商标均是作为独立的商标注册登记的，在实践中也是作为独立的商标被使用的，因此不应该在转让时将其强制捆绑。而且，该制度完全不考虑双方当事人的意思表示，违反了当事人意思自治原则。[2]

对于我国近似商标一并转让的法律规定的性质，有管理性规范与效力性规范的争论。理论上，强制性规定分为效力性禁止性规范和管理性禁止性规范两类，效力性禁止性规范是指“禁止任何人、在任何时间、在任何地点、以任何方式从事某类交易行为”；管理性禁止性规范则指“或者禁止特定人，或者禁止在特定时间，或者禁止在特定地点，或者禁止以特定方式从事某类交易行为”。

我国《民法典》第一百五十三条规定了“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效”这一情形，但是违反管理性规范和效力性规范的后果并不相同，一般来说，违反前者通常不影响行为的效力；违反后者则是绝对无效。因此，“近似商标一并转让”这一规定的性质决定了合同的效力。[3]目前大部分观点认为该规定为效力性规定[4]，认为《商标法实施条例》第二十五条第二款规定，针对的是商标转让行为，虽未直接对转让合同的效力作出规定，但“未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人”实际隐含了对合同效力的否定性评价。因此，《商标法实施条例》第二十五条第二款规定属于效力性强制性规定。违反该规定分割转让近似商标的行为，应当属于我国《民法典》第一百五十三条规定的“违反法律、法规的强制规定”的情形，应为无效。[5]

类案索引

案例1：吴某与周某剑商标权权属纠纷[6]

浙江省高级人民法院再审认为，关于第19548578号“超级博克 SUPERPOKER”商标权应否一并转让问题。第19548578号“超级博克 SUPERPOKER”商标系2016年4月6日周某剑在与第8488902号”超级博克”商标同一商品类别上申请注册，且商标中文部分均包含“超级博克”四字，英文部分SUPERPOKER系对“超级博克”的翻译，因此两者构成相同类别的近似商标。本院认为，周某剑在承诺书及协议书明确约定第8488902号“超级博克”商标权为双方共有的情况下，没有办理商标共有权登记，反而以个人名义在相同类别上注册近似商标，具有一定的主观恶意。且该两枚商标如果分属不同的权利主体，容易导致相关公众对商品来源产生混淆或带来其他不良影响。因此，根据商标法注册商标整体转让的原则，一、二审法院判定“超级博克 SUPERPOKER”商标一并转让登记至吴某、周某剑二人名下并无不当。

案例2：南通甲公司与南通乙公司商标权转让合同纠纷[7]

江苏省高级人民法院二审认为，根据《中华人民共和国商标法》第四十二条规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。本案中，花某进（乙公司法定代表人）与张某（甲公司法定代表人）签订的《公司股份及商标过户转让协议》系双方真实意思表示，该协议依法成立并生效。根据协议内容，可以确认该协议实质是对乙公司的股权及注册商标权在出资人之间进行分配，张某以转让股份、支付相应款项等作为对价，获取乙公司的“富庭艺术”注册商标专用权。根据本案查明的事实，张某已按照约定履行了合同义务。但在张某转让股权后，乙公司即在同类商品和服务上，向商标局申请注册第17259704号“富庭FULLTEAM”商标，进而导致涉案“富庭艺术”商标转让受阻。乙公司的涉案行为有违诚信原则，亦不符合涉案协议约定的目的。虽然涉案协议及声明并不涉及第17259704号“富庭FULLTEAM”注册商标转让事项，但因该注册商标与第13723588号“富庭艺术”为同一类别商品上注册的近似商标，根据上述法律规定，应当与“富庭艺术”商标一并转让。一审判决乙公司一并转让第13723588号“富庭艺术”、第17259704号“富庭FULLTEAM”注册商标，既符合涉案协议约定的目的，也具有法律依据，应予支持。

注

[1]戴涛、杨林：《分割转让近似商标的合同效力探析》，载《江苏警官学院报》，2012年第4期，第77页。

[2]王娟：《近似商标转让制度模式的选择与重构》，载《知识产权》2017年第2期，第70页。

[3]王轶：《民法原理与民法学方法》，法律出版社2009年版，第296页。

[4]孙国臻：《近似注册商标分开转让合同纠纷裁判及其价值选择》，载《人民司法》，2014年第21期，第87页。

[5]戴涛、杨林：《分割转让近似商标的合同效力探析》，载《江苏警官学院报》，2012年第4期，第77页。

[6]浙江省高级人民法院，（2019）浙民申3681号民事裁定书。

[7]江苏省高级人民法院，（2018）苏民终1124号民事判决书。

END

撰稿 | 舒婷玥

编辑 | 张雨

声明