钱程｜论商标指示性使用：使用与混淆要件的澄清

钱程

上海交通大学凯原法学院硕士生

要目

一、指示性使用认定的论争二、价值回归下的制度构造

三、构成商标性使用是制度价值存在的当然结果

四、混淆可能性的前置属性是维护制度独立价值的必然要求结语

因缺乏明确法律规定，司法实践对商标指示性使用制度的适用普遍认识不清，集中体现于商标性使用的定性与混淆可能性的要件地位。从维护利益平衡、公平竞争的制度根基出发，有利于回归价值本位解决适用混乱问题。指示性使用应构成商标性使用，并需满足善意正当、合理必要的构成要件。混淆可能性在价值位阶上应先于指示性使用进行判断，方能在实体及程序上确保指示性使用制度价值的独立实现，其不能与善意正当、合理必要要件并列看待。司法应当以制度价值为基础，审慎确定指示性使用的合理边界。

商标，作为经营者在商业活动中使用的识别性标记，承载着巨大的商誉及品牌价值，在市场经济环境下发挥着其他标识无法比拟的巨大作用。商标因其特有的识别功能得到了法律的严加保护，被赋予法定的垄断性，权利人有权阻止他人擅自在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的标志，以防止商标的识别功能受到损害。然而，法律赋予商标的禁止权并不是无限扩张的。商标指示性使用作为合理使用制度中的一环，是指使用他人商标中的文字或图形，仅仅是为了说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套，或是为了传递商品或服务来源于商标人这一真实信息的行为。

随着我国改革开放的进一步深化，市场经济体制日益健全，商标指示性使用制度的适用空间也呈现逐步扩张的趋势。但由于立法尚未明确，司法实践对其认定要件难以统一，特别是在互联网电子商务模式方兴未艾的背景下，认定标准也陷入不确定性漩涡中，制度的安定性面临挑战。透过指示性使用的价值根基与制度理念，明确认定要件的地位，创设认定标准的参考路径，是商标指示性使用在新形势下的必然需求。

一、指示性使用认定的论争

商标指示性使用制度存在的合理性及正当性在学术界及司法界已得到普遍认可，但商标法第59条关于合理使用的内容中却未将其收入。因而在面对现实的考验时，法院在其认定要件上难以形成一致的裁判路径，给司法实践造成极大的困扰。

尽管指示性使用制度在我国的存续时间尚短，但关于其构成要件的讨论从未停止。法律法规未作出明确规定，给指示性使用的判定留下了较大的理论空间。笔者通过北大法宝、中国裁判文书网等渠道检索发现，近年来发生的涉及商标指示性使用的案例不在少数，但大部分案件的判决说理部分并不清晰，仅仅以“突出使用”“超出合理范围使用”等概念作直接的价值判断。因此笔者经过筛选，将其中说理较为完备，且影响力较为广泛的共5起典型案例汇总成下表。其中，“善意正当”与“合理必要”要件基本已为司法实践公认。存在较大争议的，一是指示性使用是否构成商标性使用的定性判断，二是“混淆可能性”要件的地位认定。

表1 指示性使用裁判依据

商标意义使用的是与非

根据商标法第48条的规定，商标性使用是以发挥商标的识别功能为直接目的，将商标用于商品、服务及相关衍生物上或者商业宣传活动中，以指示商品或服务来源的行为。使用对于商标而言意义重大，如果说识别功能是商标的灵魂，商标使用便是发挥识别功能的决定因素。商标的显著性因使用而产生，商标的识别能力也因使用情况而变化。尽管商标性使用在类似于反向假冒的情形时不必然构成商标侵权的前提，但在大多数情况下，被诉侵权人的使用行为对侵权的成立起着至关重要的作用，扮演着诉前守门人角色，被视为是侵权判定中的第一道门槛。若不构成商标意义使用，损害他人商标的识别功能便无从谈起，自然不成立侵权，从而避免了“混淆可能”裁判规则的启动，避免了司法资源的浪费。因此，在认定指示性使用是否成立的过程中，首先需要明确其性质究竟是否属于商标性使用。

学者对于指示性使用的定性存在较大争议，难分伯仲。支持其属于非商标性使用的观点认为，考察商标性使用是否成立除了是否在商业活动中使用的判断外，根本在于该使用行为是否使得商标发挥了其应有的区分来源功能。指示性使用在严格意义上仅仅是经营者对其商品真实信息的传达，包括商品来源于商标权人或者可与商标权人的商品相兼容等等。由于此种使用并未真正建立商标与商品的联系，消费者不会产生混淆误认。另一方面，如将其认定为商标意义上的使用，则与商标法第48条的通常理解不符，会与商标权利人使用商标的行为产生混淆。而支持指示性使用构成商标性使用的学者则认为，就商标法第48条理解，商标性使用所含的两个条件为：（1）商业活动中使用（2）起区分识别功能。在指示性使用中，尽管使用人并非商标实际权利人，但其主观意图在于借助商标的这一识别功能以更好地指示其商品来源，客观上也达到了消费者全面了解商品真实信息的目的，因此满足商标性使用的基本条件，构成商标法意义上的使用。

司法实践中法院对于这一问题的态度则显得有些混乱。在涉及指示性使用认定的案例中，极少数能够将“指示性使用”与“商标性使用”等概念区分开来，甚至于出现将两者相互并列的判决。在“勃贝雷有限公司（BURBERRY LIMITED）等与上海耀煜电子科技有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷上诉案”中，法院将“指示性使用”与“商标性使用”概念对立，认为被告经营的商品是否为正品是判断其属于商标性使用还是属于指示性使用的事实基础。若为正品，则构成指示性使用，不侵权；若为假冒产品，则为商标性使用，侵权。法院如此说理也许有阐明指示性使用非商标性使用之意，但将“（非）商标性使用”与“（非）指示性使用”两组截然不同的概念混同未免有所不妥。此外，除了部分法院明确地将“非商标性使用”作为判断指示性使用的构成要件外，大多数法院均对这一问题含糊其词，未在判决中直接作出回应。

混淆要件的存与废

承前文所述，商标侵权判别在经过“商标性使用”的第一道门槛后，便需启动“混淆可能性”的裁判规则加以衡量。在指示性使用构成商标性使用的前提下，混淆在指示性使用的认定过程中充当什么角色同样饱受争议。

在指示性使用制度的发源地美国，以“new kids”案为先例，法院正式创设了判例法上的指示性使用认定标准：（1）不使用该商标无法恰当说明某产品；（2）使用行为仅仅是为了说明产品；（3）使用者的行为不会暗示与商标持有人存在赞助、许可或支持关系。随后，在2003年的“Brother Records, Inc. v. Jardine”案中，该法院进一步明确，指示性使用的第三项要件仍然是混淆的另一面（间接混淆），不具有混淆可能性是指示性使用成立的前提。但到2005年的“Century 21”案时，第三巡回上诉法院却提出了混淆可与指示性使用并存的观点。而在欧洲，“不会造成相关公众的混淆、误认”并未被纳入成文法的指示性使用构成要件中。欧洲法院在“Gillette”案的适用中，将“是否会造成相关公众误认”作为“善意”的考量因素之一进行认定。而于我国而言，混淆可能性的地位问题尚不明确，这也直接导致了学界“二要件说”和“三要件说”平分秋色的局面（两者的差别在于是否包含混淆要件）。

从表1中可见，司法实践对于该问题的态度较为明朗，大多数法院均将“混淆可能性”的认定作为指示性使用案件中的关键加以论述，在形式上似乎肯定了（1）善意正当；（2）合理必要；（3）不造成混淆可能性（间接混淆）的三要件标准。但究其实质不难发现，在具体的说理中，无论是对于使用人是否善意这一主观要件，还是针对使用是否超出合理必要范围这一要件，法院往往仍然使用“混淆可能性”的判断标准，在裁判逻辑上更接近于“一元要件说”的认定结构。例如，在“九牧案”“米其林案”“芬迪案”等案件中，若使用人在店招上唯一特定地使用他人商标，而在店铺内还兼售其他品牌的产品，则往往会被法院推定为具有“搭便车”的嫌疑，故意使相关公众产生一定混淆。由此可见在实践中突出使用涉案商标，即便店招、包装等位置上有类似的提示性与说明性文字指示实际经营者，往往会被法院认定为极易造成公众混淆或误认而构成侵权。

二、价值回归下的制度构造

制度价值影响制度目的，制度目的决定制度构造。商标指示性使用的认定要件纷争，必然需要回归至价值基础的指引，这亦是发挥制度功效的充分保障。

从某种意义上而言，赋予商标权人以排他的形式行使其权利，注定了商标的私权属性。但商标法的立法基本原则在于，在维护商标权人利益的同时，亦兼顾消费者及社会公共利益的实现，最终促进市场的自由公平竞争。商标权人的私益与社会整体的公益间的平衡，是商标法立法之本，也是商标指示性使用的正当性空间。

实现权利人与消费者利益双赢

从商标的作用对象上来看，消费者是最直接的受众群体，其覆盖的广泛性与多层次性决定了其利益与社会整体福利紧密相连，因而也是商标法实现公益目的的最直接体现。凭借商标与商品或服务来源的一一对应关系，消费者得以更快速高效地了解商品真实信息，商标权人得以取得消费者的青睐，从而大大加快了生产要素的健康流动。允许非权利人在一定条件下合理使用他人的商标以指示商品的来源或说明自身业务，本质上便是合理利用了商标的识别功能，使消费者在挑选商品时得以节约搜寻成本，在使用、售后等环节中获得更优的购物体验，符合消费者利益保障的本质要求。而于商标权人而言，借助他人的合理使用，亦不失为是扩大品牌影响力与价值力的途径。相反，若一味地将商标垄断权绝对化，商标权人有权限制他人任何情形下对商标的使用，一方面将使消费者的选择商品的空间大大压缩，只能求之于商标权人购买商品及与商品配套的一系列产品。另一方面，商标权人坐享绝对垄断权，极易故步自封，不利于其自身的创新发展，最终损害社会整体福利。因此，在商标权人与消费者群体之间，商标指示性使用制度的存在有利于实现私益与公益的平衡与统一。

维持经营者间利益平衡

从商标权的性质来看，其垄断地位的高或低，直接关乎着其他市场竞争者的生存利益。在微观层面而言，商标权人与其他竞争者的利益之争，仅仅是不同私益间的矛盾，通常情形下立法与司法不必过分干涉。但在宏观层面上，不同经营主体间的生存能力平衡问题，是一个市场能否稳定运行、保持充分活力的关键。法律赋予商标权人相对垄断的私益，或多或少直接影响着市场地位的天平。在特定情形下合理保护其他竞争者的市场地位与生存空间，是优化营商环境的必然要求，本质上仍然是私益与公益间的平衡问题。因而商标法在制度设计上同样注重不同市场主体间的公平竞争维护，例如，宣告抢先注册商标无效的5年限制，地名注册为商标的限制等。对于商标指示性使用而言，亦是如此，这主要可以通过正反两个层面来体现。

信息自由流通的需要

在正面上而言，商标指示性使用制度的存在有利于实现信息自由。商标的本质是信息，具有公共产品的属性。商标一旦经使用而公开，其内含的各要素便进入公共领域，基于信息的可复制性，所有人均可同时使用，具有非竞争性与非排他性。但与有形财产不同的是，信息的无形性决定了商标并不会遭遇“公地的悲剧”，相反，信息的复制意味着资源的增加，具有正外部性。因此从这一意义上而言，保证信息的自由流通是促进社会资源优化配置的关键，特别是在科技高速发展、互联网因素深入人心的大背景下，如何确保信息不被过分保护更具有时代意义，这同样符合法律促使更多经济活动、增进社会资源的价值追求。指示性使用所发挥的作用正是如此。在一定条件下突破商标专用权，一方面扩大了信息的流通范围，使得其他竞争者获得更为公平的竞争条件，商标的品牌效应与价值影响力也得利于此而更易形成；另一方面，消费者也可以获得更多的商品或服务选择，更为快捷地识别相关商品的真实信息，有效地降低消费过程中的交易成本，社会资源配置得到了优化，法律的效率也因市场的充分竞争性得到了保障。这对于保证各生产要素的充分流动，建立统一开放、竞争有序的现代市场体系具有重大意义，是持续优化营商环境的政策需求。

在反面上而言，如果不允许商标指示性使用的存在，公平竞争的市场难以形成。商标由文字、图形、字母、数字等生活中常见的元素组成。而这些元素的数量毕竟是有限的，如果要求经营者在任何情况下都必须使用自己原创的标志而不得与他人商标重复，无疑是剥夺了其他经营者合理使用词汇、图形等最基础的社会资源的权利，违背了最基本的公平、正义。试想销售某品牌钢笔墨囊的经营者无法使用该品牌的商标而仅能以钢笔代称，具有维修某品牌汽车专业能力的经营者无法使用该品牌的商标而仅能以汽车代称，长此以往，只会导致市场竞争愈发地失衡。

三、构成商标性使用是制度价值存在的当然结果

回归指示性使用的价值根基，笔者更倾向于认可指示性使用的商标性使用地位。

第一，从法律严格解释出发，立法者事实上已经对商标法第48条作出了解释：“商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的的使用商标，或者将商标用于非商业活动中，都不构成本法意义上的商标使用。”也即立法上仅仅对使用的方式（商业性）与目的（识别性）作出了规定，并未限制商标性使用的主体。仅仅因为指示性使用人并非商标权人而否定其商标性使用的性质，法律依据不足。指示性使用仍然符合商标法第48条所规定的两个条件，亦未违反商标法第7条关于真实使用的要求，任意解释可能打破商标法原本确立的微妙利益体系。

第二，从指示性使用的原理出发，其是出于利益平衡的目的而赋予经营者合理使用他人商标的权利。这一过程仍然是通过商标的识别功能完成的。需要特别注意的是，商标的识别作用在于区分商品或者服务的来源，也即通过一定文字、图形等符号与特定的经营者主体对应起来，形成稳固而特定的联系，并非部分学者所谓“商标与商品之间的联系”。因此，在指示性使用中，即便使用人有说明自己商品或服务的意图，但当消费者看到电子产品上贴附着的“intel”“NVIDIA”“Android”等商标时，联想到的一定是商标背后的英特尔、英伟达、谷歌等公司。这本质上仍然是商标与商品或服务的来源之间形成的特定联系在发挥主要作用，商标与商品之间是否建立联系不应在考虑范围内。

第三，从商标法的制度设计与价值目的出发，指示性使用的存在是为了满足利益平衡、良性市场发展的需要。一般而言，商标性使用是手段，混淆可能性是结果。如上所说，一行为构成商标性使用不必然导致混淆侵权，但若其为非商标性使用，则必然不侵权，因为此时使用行为并未发挥商标的识别功能，即不可能削弱、切断相关公众对商标与商品或服务来源之间的稳定认知。因此，若指示性使用为非商标性使用，则本就无须画蛇添足再创设一种新的不侵权抗辩制度，通过“商标性使用”一个概念便足以实现上述目的，也便不存在所谓实现利益平衡的指示性使用价值根基。

第四，从实践的裁判逻辑出发，首先如前文所述，商标性使用本身充当着诉前守门人的角色。既已将指示性使用认定为非商标性使用，又何必继续启动“混淆可能”的裁判规则？在这一意义上，指示性使用不再可能与混淆可能性并存。其次商标使用与指示性使用之间本就因不同的规范价值而存在位阶性，如依照指示性使用非商标性使用的裁判逻辑，事实上便将两者等同看待。

第五，前述易与商标权利人使用商标的行为产生混淆这一理由难以成立。商标使用人的事实在司法实践中的认定往往不是争议所在，担忧可能会因此产生混淆显得有些过虑。即便存在混淆的可能，商标意义上的使用本质上亦是指代一种行为手段，其概念不应扩大化，与使用人挂钩。

四、混淆可能性的前置属性是维护制度独立价值的必然要求

理论是实践的高度抽象，离不开实践的依托，亦指导着实践。指示性使用作为司法实践创设的不成文制度，探讨“混淆可能性”在其认定中的地位问题，本质上从实践中归纳经验，以更好地指导其在司法适用中发挥制度价值。因此，应围绕指示性使用制度的价值根基，结合实际对“混淆可能性”地位进行明晰。

混淆可能性的实质

混淆可能性作为一般商标侵权中的基本尺度，与“实际混淆”有所不同。混淆可能性是指造成相关公众混淆误认这一结果的发生具有现实的可能性，以相关公众的一般注意力为标准，为“很可能”混淆的同义语。至于这一混淆的结果最终是否现实发生，并不在法院的考量范围内。之所以如此设计，一方面可能是立法出于将混淆扼杀于萌芽阶段的考虑，而另一方面更为重要的，在于事实上的混淆与否本身并不是一个截然的有无问题，而是一个程度多少问题，不是非此即彼，而是或多或少。

混淆可能性属于开放检验的概念，需要在不同因素的综合考量及印证之中完成论证。特别是在互联网业态下，随着淘宝、京东商城等网上购物的发展，百度、谷歌等搜索引擎的快速普及，多元化场景带来的影响使我们更应当注意到混淆可能性的实质。与线下店招对应的，互联网中存在链接、域名等多种凸显经营者主体、直接区分商品或服务来源的途径。而与线下店内装潢、装修对应的，互联网中亦存在首页、详情页面、跳转页面等多种发挥装饰、区分功能的途径。实践中对于淘宝网页、域名、推广链接等不同类型的互联网商标指示性使用案件，亦通过多种因素诸如网络消费者注意度、使用空间大小等的考量，作出了混淆可能性的认定，以保持商标权人利益与互联网业态健康发展的动态平衡。从这一意义而言，混淆可能性本身也可能受到法政策选择的影响，借助这一命题的判断，合理确定商标权的权利边界，以适应不同时代背景下的社会经济发展需要，这也是商标法价值根基的当然要求。

故在指示性使用制度当中谈论混淆可能性，其只有在指的是经法官内心检验论证后所作出的“造成相关公众混淆误认”的认定时方具有实质意义，而与原被告当事人所举证的事实意义上的混淆无关，后者必然能够与指示性使用所并存。比较不同案例在指示性使用与混淆可能性问题上的认识，也应当建立在案例中对混淆可能性的指代具有实质意义。同时，由于混淆可能性的认定本身在实践中即具有开放性，因此下文亦仅就经认定的混淆可能性与指示性使用制度间的关系作出厘清，不对混淆可能性的认定过程作出评价。

指示性使用与“混淆可能性”的关系

关于“混淆可能性”是否属于指示性使用的构成要件这一问题，更精确而言，应是在探讨指示性使用与“混淆可能性”的关系，由此而引发的一场争论即是商标指示性使用是否可与混淆可能性并存，这一问题在前述司法实践中并未达成一致的裁判规则。有学者认为，如果一行为构成商标指示性使用，则其绝不可能造成相关公众混淆。正如麦卡锡教授所言：“合理使用是一种不会产生混淆可能性的使用类型之一，侵权抗辩只有在此意义上才成立。”真正意义上的商标指示性使用仅仅是传达自身商品的真实信息，绝不允许使消费者对此产生误认，这违背了商标法保护商标权人的初衷。因此不构成相关公众混淆是指示性使用成立的必然结果和内在要求，也是该制度设立的前提。另有学者提出，指示性使用的性质属于积极抗辩，具体到司法实践中，在原告证明被告的行为存在混淆可能性时，被告可以通过提出指示性使用进行抗辩，指示性使用成立则不构成侵权。在这一层面上，指示性使用与混淆可能性达到了并存的状态。笔者认为，混淆可能性不应成为构成要件，而应作为进入判断指示性使用成立与否的前置条件，主要理由如下：

1.实体上两者理应遵循价值位阶

商标合理使用是一项抗辩性权利，混淆可能性判断应该前置于商标合理使用的判断。如前所述，指示性使用制度的创设本身即是商标法为了调和多种价值间的矛盾，以实现多主体的利益动态平衡以及市场的正常竞争生态。因此，指示性使用制度肩负着与混淆可能性认定规则不同的价值目标，商标性使用、混淆可能性与指示性使用制度在实践中需遵循价值位阶，按照不同顺序适用，以此形成商标侵权认定的漏斗状构造。具体而言，首先混淆可能性作为商标侵权判定的一般性规则，其理论根源即来自商标识别区分功能的保护需求，以防止商标与商品或服务的来源之间的稳定联系被切断或者削弱，维护权利人利益和消费者福利。但某些情形下，混淆理论的简单适用反而会使其他经营者、消费者的利益受到损害，市场竞争秩序失衡，再加上混淆可能性认定固有的不确定性，包括指示性使用在内的合理使用制度便应运而生，以在一定程度上达到限制商标权权利边界的效果。

制止混淆是商标权禁用权的主要功能和目的。若一商标使用行为未通过混淆可能性判定，其当然不构成商标侵权，商标权的禁止权能并未得到彰显，自然也没有商标权与其他价值间的冲突以及利益平衡的需求，不存在指示性使用制度适用的空间。如果经法院初步认定该商标使用行为具备了混淆可能性，此时才有必要去考察该情形下商标权是否得到不合理扩张，其他主体权益是否需要受到法律的“偏袒”保护，市场秩序是否需要接受司法的干预，以上才是指示性使用制度创设的前提，而并非不会造成相关公众混淆，这是由两者的价值位阶所决定的。故指示性使用的构成要件必然不包含混淆可能性。

2.程序上维护制度独立价值使然

即便抛开混淆可能性与指示性使用制度在实体价值上的内涵区别与逻辑先后，以指示性使用制度创设后的客观存在性及其价值实现的独立性眼光出发，混淆可能性成为指示性使用认定的构成要件这一命题也不具有合理性。

从制度逻辑上来看，混淆可能性若作为构成要件存在，很大程度上会架空指示性使用的司法适用。假设指示性使用必须以不具有混淆可能性为必要条件，则法院仍然可以沿用一般商标侵权的审判思路对案件进行审查，只要原告举证证明了使用人的行为存在混淆可能性，即认定为侵权。如此一来通过混淆这一传统商标侵权判断标准足以解决相关问题，指示性使用制度的创设便无用武之地，这显然违背了制度本身的设计理念，指示性使用失去了独立存在意义。

从适用程序上来看，不具有混淆可能性不应是被诉侵权人的举证内容。经过数年的制度发展，司法实践中主要形成了混淆标准替代说、积极抗辩说、混淆标准修正说的观点。2010年美国塔伯瑞案首次将混淆标准修正说推上舞台，并成为美国司法的代表性观点之一。该学说主张，当被诉侵权人欲通过指示性使用抗辩时，仅需表明其使用目的是为了说明商标代表的产品，不负证明其行为不会造成混淆可能性的证明责任。事实上，这一观点也最契合指示性使用制度的价值目的。指示性使用创设的意义在于赋予商标指示性使用人在特殊情况下突破商标权人垄断局面的权利，在举证责任分配上应予以一定的倾斜，以保证使用人与商标权人之间的利益平衡。因此，若要求使用人承担证明其自身行为不具有混淆可能性的责任，有逼迫使用人放弃抗辩之嫌，制度本身也便没有了实践意义。

结语

美国霍姆斯法官曾指出：“当以一种不欺骗民众的方式使用商标时，我们并不认为商标足以神圣到禁止使用它以告知真相的程度。商标不是禁忌。”指示性使用作为商标垄断权的突破，是在借用并不损害商标识别功能的前提下，经营者实现其合理目的的商业行为，应遵照“善意正当”及“合理必要”的构成要件进行判断。指示性使用制度的价值根基决定了对其认定应当按层层推进式的内部构造进行，以满足不同位阶上的价值实现。只有构成商标性使用，方有混淆可能性判断的前提；只有落入混淆可能性，才存在指示性使用制度的适用空间。法院需要切实把握这一裁判逻辑，并在具体环节的判断上，无论是混淆可能性抑或是“善意正当”及“合理必要”，均应考虑经营者与经营者、经营者与消费者、私益与公益的均衡，以使用的客观情况及消费者的现实反映，慎重地在指示性使用与商标侵权中做一取舍，而不能一昧地偏袒于商标权人，限缩指示性使用的合理边界。

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