简评礼来公司与常州华生制药专利权纠纷案

药品制备工艺专利侵权的取证、举证及责任认定原则的适用

简评礼来公司与常州华生制药专利权纠纷案

作者：  鲁礼炎    隆安（上海）律师事务所 合伙人律师 专利代理人；中国医药保健品进出口商会药融圈分会 副会长。

主要从事生物技术及制药领域专利申请、专利分析与布局、专利实施与转化；专利无效、专利侵权诉讼等。鲁律师先后就读于华东政法大学法律学院、上海交通大学药学院。

导读

本案为药品制备工艺发明专利侵权纠纷。2016年5月31日，最高人民法院作出终审判决，推翻江苏高院二审侵权成立的认定，驳回专利权人礼来公司诉讼请求，认定华生公司涉案奥氮平制备工艺未落入涉案专利权保护范围。

本文试图从技术事实查明及举证责任的角度进行简要解读，并延伸探讨就非新产品制备工艺方法专利侵权的推定原则。

1案件当事人信息  

上诉人（一审原告）：礼来公司（EliLillyandCompany）（又称伊莱利利公司）
上诉人（一审被告）：常州华生制药有限公司
审理法院：最高人民法院
案件编号：（2015）民三终字第1号

2案件背景信息  

2013年7月25日，礼来公司向江苏省高级人民法院诉称，礼来公司拥有涉案91103346.7号方法发明专利权，涉案专利方法制备的药物奥氮平为新产品。华生公司使用落入涉案专利权保护范围的制备方法生产药物奥氮平并面向市场销售，（2008）苏民三终字第0241号（以下简称前案）判决认定华生公司侵权成立，判令其停止侵权并赔偿礼来公司经济损失人民币50万元。但是，在前案起诉日（2003年9月29日）至涉案专利权有效期届满日（2011年4月24日）期间，礼来公司认为华生公司的侵权行为一直在持续。为此，礼来公司提起本案诉讼。

3争议焦点  

本案的争议问题较多，本文主要讨论华生公司奥氮平制备工艺是否落入涉案专利权保护范围。

围绕争议焦点的有关事实问题

3.1 涉案专利公告的权利要求如下

一种制备2-甲基-10-（4-甲基-1-哌嗪基）-4H-噻吩并［2，3，-b］［1，5］苯并二氮杂，或其酸加成盐的方法，所述方法包括：

（a）使N-甲基哌嗪与下式化合物反应，式中Q是一个可以脱落的基团，或

（b）使下式的化合物进行闭环反应

3.2 双方当事人均认可奥氮平为专利法中所称的新产品，被告华生公司应当提供证据证明其实际使用的奥氮平制备工艺反应路线未落入涉案专利权保护范围。

3.3 华生公司主张其自2003年至今一直使用2008年向国家药监局补充备案工艺生产奥氮平，并提交了其2003年和2008年奥氮平批生产记录、2003年、2007年和2013年生产规程、《药品补充申请批件》等证据证明其实际使用的奥氮平制备工艺不同于涉案专利保护的制备方法。

4法院观点 

4.1 关于涉案专利权的保护范围

法院认为，涉案权利要求采取开放式的撰写方式，其中仅限定了参加取代反应的三环还原物及N-甲基哌嗪以及发生取代的基团，其保护范围涵盖了所有采用所述三环还原物与N-甲基哌嗪在Q基团处发生取代反应而生成奥氮平的制备方法，无论采用何种反应起始物、溶剂、反应条件，均在其保护范围之内。判定华生公司奥氮平制备工艺是否落入涉案专利权保护范围，关键在于两个技术方案反应路线的比对，而具体的反应起始物、溶剂、反应条件等均不纳入侵权比对范围，否则会不当限缩涉案专利权的保护范围，损害礼来公司的合法权益。

4.2 关于华生公司实际使用的奥氮平制备工艺

华生公司主张其自2003年至今一直使用2008年向国家药监局补充备案工艺生产奥氮平并提供了相关证据，华生公司2008年补充备案工艺的反应路线可见于其向国家药监局提交的《奥氮平药品补充申请注册资料》，其中5.1“原料药生产工艺的研究资料及文献资料”之5.1.2“工艺路线”图显示该反应路线为：先将“仲胺化物”中的仲氨基用苄基保护起来，制得“苄基化物”（苄基化），再进行闭环反应，生成“苄基取代的噻吩并苯并二氮杂”三环化合物（还原化物）。法院认为根据现有在案证据能够形成完整证据链，证明华生公司2003年至涉案专利权到期日期间一直使用其2008年补充备案工艺的反应路线生产奥氮平。

4.3 关于礼来公司的侵权指控是否成立

法院认为，对比华生公司奥氮平制备工艺的反应路线和涉案方法专利，二者的区别在于反应步骤不同，关键中间体不同。华生公司奥氮平制备工艺使用的三环还原物的胺基是被苄基保护的，由此在取代反应之前必然存在苄基化反应步骤以生成苄基化的三环还原物，相应的在取代反应后也必然存在脱苄基反应步骤以获得奥氮平。而涉案专利的反应路线中并未对三环还原物中的胺基进行苄基保护，从而不存在相应的苄基化反应步骤和脱除苄基的反应步骤。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定的等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。本案中两个技术方案在反应中间物和反应步骤上的差异较大，并且两个技术方案的技术效果如收率高低等方面存在较大差异，尽管对所述三环还原物中的胺基进行苄基保护以减少副反应是化学合成领域的公知常识，但是加苄基保护的三环还原物中间体的反应特性发生了改变，增加反应步骤也使收率下降，这种改变是实质性的。

基于以上分析，法院认为华生公司的奥氮平制备工艺在三环还原物中间体是否为苄基化中间体以及由此增加的苄基化反应步骤和脱苄基步骤方面，与涉案专利方法是不同的，相应的技术特征也不属于基本相同的技术手段，达到的技术效果存在较大差异，未构成等同特征。因此，华生公司奥氮平制备工艺未落入涉案专利权保护范围。

5观点及启示 

5.1 关于工艺侵权的取证

药品作为涉及健康的特殊商品，其上市的生产和销售具有严格的行政监管的要求。包括从药监部分获得临床批件，通过临床一、二、三期的实验或者通过一致性评价，其中，对于药品生产工艺，必须向药监部门进行备案，并严格按照备案的工艺要求进行生产。因此，药监的备案资料是侵权责任举证中重要的证据来源。

另外，药企在生产的过程中，也会有严格的数据记录的要求，因此，还可以申请法院对涉案企业实际的生产规程、批生产记录等证据进行调取。

5.2 关于制备工艺侵权的事实查明，引入的“技术调查管”和“专家辅助人”

为查明案件技术事实，审理法院可以引入技术调查官，而本案审理也是首次出现了技术调查官。2014年12月31日，最高法发布《关于知识产权法院技术调查官参与诉讼活动若干问题的暂行规定》，标志着技术调查官制度在我国大陆地区正式建立。2017年8月8日，最高法发布关于印发《知识产权法院技术调查官选任工作指导意见（试行）》，确定技术调查官是审判辅助人员，负责对知识产权案件审理中涉及的技术问题进行调查、询问、分析、判断等，为法官裁判案件提供专业技术意见。如案件专业判断的需要，法院可以书面指派技术调查官需参与案件审理，并告知诉讼当事人对技术调查官参与诉讼活动的知情权和申请回避权。作为法院认定技术事实的参考而非判决依据，技术调查官的审查意见应记入评议笔录并由其签名。

同时，双方当事人还申请了已方证人作证和专家辅助人，已方证人对已方涉及专业或事实证据作出对已方有利的陈述。但专家辅助人不同于证人，根据《民事诉讼法》第七十九条规定，专家辅助人为具有专门知识的人，针对鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。

5.3 非新产品制备工艺侵权判定的推定原则

本案一审中，双方当事人均确定涉案制备工艺方法专利产品为新产品，根据《专利法》第六十一条第1款规定，举证责任倒置。在礼来公司根据华生公司向国家药监局申请备案资料中记载的涉案产品制备工艺进行技术鉴定结果确定该生产工艺不可行，因此由华生公司依法承担举证不能的法律后果，推定华生公司生产涉案产品的方法落入涉案专利权保护范围。

而实践中涉及非新产品制备工艺维权，仍适用“谁主张、谁举证”一般原则，而制备工艺通常隐蔽，造成原告举证责任较重。根据2011年12月16日最高院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的指导精神，针对非新产品的制备工艺专利，在权利人可以证明被诉侵权人制造了同种产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定侵权可能性很大的，可以由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。要针对方法专利侵权举证困难的实际，依法采取证据保全措施，适当减轻方法专利权利人的举证负担。

5.4  关于工艺有效性的司法鉴定在药品工艺侵权中的适用

本案中，华生单方面委托鉴定机构对2008年补充备案工艺的可行性进行鉴定，并将该鉴定意见在二审程序中提交。最高人民法院在审理过程中要求出具鉴定意见的鉴定人出庭作证，并进行充分的质证后，该鉴定结论也得到了最高院法官的采纳。

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