案例评析｜关于可预见性例外对等同原则适用的限制
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导语｜
在适用等同原则时，首先应考虑等同原则与专利保护范围之间的关系，以及专利法律制度规定等同原则的必要性。等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，同时，专利制度本身又要求确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性。等同原则若被滥用则会架空权利要求的定界和公示作用，从而伤害社会公众利益。其次，等同原则的适用需考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。等同原则不应单纯用作扩大权利要求保护范围的工具。
供稿：杨宇宙、赵云虎
编辑：杨宇宙、赵云虎
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（2019）最高法知民终48号上诉人美的公司因与被上诉人格力公司侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院作出的（2017）粤73民初2176号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院于2019年5月27日立案后，依法组成合议庭，并于2019年7月19日公开开庭审理了本案。美的公司的委托诉讼代理人谭英强、付奕昌，格力公司的委托诉讼代理人瞿淼、杜承彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一、基本案情：
美的公司向原审法院起诉，请求判令格力公司：1.停止制造、销售、许诺销售侵害专利号ＺＬ20112007××××.2、名称“一种空调器的隐藏式显示结构”的实用新型专利权的空调产品（型号为ＫＦＲ-35ＧＷ／（35592）ＮｈＡａ-3），销毁库存空调产品及制造模具；2.赔偿美的公司含合理费用在内的经济损失500万元；3.承担本案诉讼费用。
经审理，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十九条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，于2019年2月28日判决驳回美的公司的全部诉讼请求。案件受理费46800元，由美的公司负担。
二、二审情况：
二审法院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷，美的公司为涉案专利权独占许可使用权人，其合法权益应受到法律保护。结合美的公司上诉请求和格力公司答辩意见，本案二审的争议焦点之一为是被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求的保护范围。具体而言包括两个方面：一、被诉侵权技术方案是否具有“PCB电路板紧贴面板内侧面”相同或等同的技术特征；二、被诉侵权技术方案是否具有“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”相同或等同的技术特征。
一、关于被诉侵权技术方案是否具有“PCB电路板紧贴面板内侧面”相同或等同技术特征
其一，关于相应特征是否相同。被诉侵权产品的空调器隐藏式显示结构实施的技术方案是：一种空调器的隐藏式显示结构，包括面板、显示盒、PCB电路板以及导光板。PCB电路板显示方案为导光板上有“开关”图案和两位“8”字图案形成的缝隙，PCB电路板与导光板的上述图案对应的位置设置了贴片发光二极管，二极管所发出的光线一部分被导光板遮挡，一部分通过导光板的缝隙射出，从而形成与缝隙形状对应的图案。从连接方式上来说，导光板与PCB电路板以卡扣的方式安装，即，导光板与PCB电路板是物理上独立的。从电连接角度说，导光板并非电子元器件，并未发挥任何电气功能，即，导光板与PCB电路板没有任何电连接关系。在涉案专利未对PCB电路板给出特别含义的情况下，从本领域普通技术人员角度理解，导光板与PCB电路板既没有电连接关系又是物理独立的，显然不属于PCB电路板的一部分。被诉侵权技术方案中，因导光板从中阻隔，PCB电路板与面板内侧二者并非紧贴的关系，故与涉案专利权利要求1的特征“PCB电路板紧贴面板内侧面”不相同。
其二，关于相应特征是否等同。对比涉案专利“PCB电路板紧贴面板”的特征，被诉侵权产品采用“PCB电路板+导光板+面板”的技术方案。虽然PCB电路板与面板内侧面之间因多了一块导光板而未紧贴，但PCB电路板、导光板和面板这三者紧紧相贴，保证了PCB电路板上的发光二极管与面板距离较近，其所发出的光先通过导光板再射透面板，最终被使用者看见。被诉侵权产品的方案是以间接紧贴这一基本相同手段，实现发光元件隐藏在面板背后显示的基本相同功能，达到“当空调器开启时，面板上超薄处对应的PCB电路板显示出相应的功能图案；当空调器关闭时，整机外观看不到显示操控面板”的基本相同效果。本领域普通技术人员知晓，以该领域最常见的数字显示元件七段式数码管为例，其最常见的物理结构是将类似于被诉侵权产品的“导光板”的遮光装置设置于构成8字形的七个发光二极管上方，与之集成为一体；而将这二者分开，将分离式的导光板设置于贴片二极管上方是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的。因此，若不存在限制适用等同原则的情形，“PCB电路板紧贴面板内侧面”与“PCB电路板+导光板+面板”应认定构成等同特征。
其三，是否适用禁止反悔原则。专利权人在无效宣告请求程序中陈述，CN101403513A号发明专利说明书附图4为了显示清晰并没有紧贴面板，是否放弃了PCB电路板与面板内侧有一定距离的技术方案。二审法院认为，在无效宣告程序中，专利权人是针对涉案权利要求1的创造性问题作出的上述陈述。涉案专利权利要求1相对于最接近现有技术的区别特征之一是“紧贴”，专利权人为了强调“紧贴”并非现有技术或公知常识、本专利具备创造性，在无效口头审理程序中陈述道，“证据3（CN101403513A号发明专利）的图4为了清晰显示并没有紧贴面板，所以请求人所说的为了照明清楚必须紧贴面板的逻辑是不正确的。”根据CN101403513A号发明专利说明书的记载，发光器件9发出的光在显示窗中的一部分中通过，显示窗16紧密固定在前面板上，显示窗16的轮廓（显示形状）不会模糊。可见，显示窗16相当于被诉侵权产品的“导光板”，即，允许发光元件发出的部分光通过的部件。专利权人在无效宣告程序中为了强调涉案专利与现有技术的区别，明确表示显示窗与面板的紧贴并非涉案权利要求1中的“紧贴”，即是从涉案权利要求1中排除了导光板与面板紧贴的方案。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。据此，本案应当适用上述禁止反悔原则而限制等同原则的适用，被诉侵权技术方案中的“PCB电路板+导光板+面板”与涉案专利权利要求1的“PCB电路板紧贴面板内侧面”不等同。
综上，被诉侵权技术方案不包含与涉案专利“PCB电路板紧贴面板内侧面”的技术特征相同或等同的技术特征。
二、关于被诉侵权技术方案是否具有“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”相同或等同的技术特征
其一，关于相应特征是否相同。美的公司与格力公司均认可原审法院测量厚度，原审法院测量的中间圈区域有部分厚度超出了1.5mm。美的公司也承认，被诉侵权技术方案中与PCB电路板对应的面板区域的79.5%范围厚度在0.6-1.5mm之间。因此被诉侵权技术方案不具有与“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”相同的技术特征。
其二，关于相应特征是否等同。美的公司主张被诉侵权技术方案包含涉案专利“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”等同的技术特征，其理由为被诉产品PCB电路板上的显示元件相对应的位置区域面板厚度全部都在0.6-1.5mm之间，与PCB电路板对应的面板区域的79.5%范围厚度在0.6-1.5mm之间，仅约20%的区域厚度超过1.5mm。
二审法院认为，在适用等同原则时，首先应考虑等同原则与专利保护范围之间的关系，以及专利法律制度规定等同原则的必要性。等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，同时，专利制度本身又要求确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性。等同原则若被滥用则会架空权利要求的定界和公示作用，从而伤害社会公众利益。其次，等同原则的适用需考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。等同原则不应单纯用作扩大权利要求保护范围的工具。
涉案专利权利要求记载“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”中，“对应位置”区域为“与PCB电路板对应的面板区域”，并未限定为“与PCB电路板上的显示元件对应的面板区域”。其一，PCB电路板中某部分元件（如本案中的显示元件）所占的面积必然小于或等于整块PCB电路板的面积，这在涉案专利申请时应当属于所属领域普通技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形。其二，专利权人将相应特征限定为“面板与PCB电路板相对应位置”而非“面板与PCB电路板的显示元件相对应位置”是明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。若将该技术特征的限定作用加以限缩，将“面板与PCB电路板相对应位置”等同于“面板与PCB电路板的显示元件相对应位置”则是无故扩大权利要求技术方案的保护范围，这将损害社会公众对专利权保护范围确定性和可预期性的信赖，损害权利要求的公示作用，社会公众会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从。在专利申请之时不存在认知障碍、在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。
基于以上原因，二审法院对美的公司主张被诉侵权技术方案具有涉案专利“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”等同的技术特征的主张不予支持。
综上，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围，格力公司不侵权，不承担相应停止侵权、赔偿损失的责任；美的公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
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