案例评析｜委托加工中共同实施了制造专利产品行为的认定
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导语｜
专利法意义上的制造行为主要可基于两个方面加以判断：一是实施实际生产、加工等制造行为；二是虽未实际实施生产、加工行为，但提供专利设计方案或技术方案的来源。在委托加工专利产品的情形下，如果委托方要求加工方根据其提供的设计方案或技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的设计要素或技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。反之，则不构成共同制造行为。
供稿：杨宇宙、艾可颂
编辑：杨宇宙、艾可颂
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（2020）浙民终488号上诉人波菲特公司因与被上诉人精诚三和公司、淘宝公司、添塑公司侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民初2239号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院于2020年5月13日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
精诚三和公司向一审法院起诉，请求判令：1.淘宝公司、添塑公司、波菲特公司立即停止侵犯精诚三和公司专利权的行为；2.添塑公司、波菲特公司赔偿精诚三和公司经济损失以及为制止侵权行为所支付的合理开支共计15万元；3.添塑公司、波菲特公司承担本案诉讼费用。一审庭审过程中，精诚三和公司明确表示自愿放弃对淘宝公司的诉讼请求。
一审法院认定事实：精诚三和公司系专利号为ＺＬ20153022××××.8、名为“计时器（ｍｔ952）”的外观设计专利权人，专利申请日为2015年7月1日，授权公告日为同年10月14日，专利年费已按时缴纳，该专利现在有效期内。专利证书的简要说明记载，该外观设计产品用于计时器，设计要点在于产品形状，最能表明设计要点的图片或者照片是立体图。2018年1月2日，国家知识产权局就该外观设计专利出具评价报告，初步结论为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。
一审法院认为：专利号为ＺＬ20153022××××.8、名称为“计时器（ｍｔ952）”的外观设计专利在有效期内，法律状态稳定，权利人已履行了缴纳专利年费的义务，该专利合法有效，应受国家法律保护，他人未经权利人许可，不得实施其专利。本案争议焦点之一为：波菲特公司、添塑公司、淘宝公司的侵权责任如何确定，添塑公司主张的合法来源抗辩是否成立。
关于此争议焦点《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”根据一审庭审查明的事实，添塑公司未经精诚三和公司许可，在其经营的添塑家居淘宝网店展示涉案侵权产品，对外作出销售的意思表示，其并认可销售了涉案侵权产品，精诚三和公司提交的公证书亦显示涉案侵权产品链接下已实际发生交易，故添塑公司构成销售、许诺销售侵权。波菲特公司未经精诚三和公司许可，通过阿里旺旺、QQ、微信等线上方式向添塑公司销售被诉侵权产品，构成销售侵权。另外，根据添塑公司、波菲特公司提交的聊天记录，再结合波菲特公司在一审庭审中陈述其根据添塑公司提供的照片要求进行生产等事实，该院认定波菲特公司生产了涉案侵权产品，构成制造侵权。关于添塑公司是否构成制造侵权，该院认为，专利法意义上的制造行为主要可基于两个方面加以判断：一是实施实际生产、加工等制造行为；二是虽未实际实施生产、加工行为，但提供专利设计方案或技术方案的来源。在委托加工专利产品的情形下，如果委托方要求加工方根据其提供的设计方案或技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的设计要素或技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。反之，则不构成共同制造行为。具体到本案，相关聊天记录显示，添塑公司与波菲特公司磋商定作计时器刻度盘的样式，并向波菲特公司发送定作刻度盘的图片，波菲特公司按照添塑公司提供和确认的刻度盘设计要求生产被诉侵权产品，二者之间构成委托加工关系。被诉侵权产品的刻度盘样式与涉案专利刻度盘的图案构成近似，实现了近似的视觉效果，因而落入涉案外观设计专利权的保护范围。添塑公司虽未直接进行产品生产，但提供了被诉侵权产品设计方案的来源，与波菲特公司主观上存在分工合作的意思联络，被诉侵权产品的生产系添塑公司与波菲特公司共同协力的结果。故就涉案产品的外观设计而言，添塑公司构成专利法意义上的制造者，其行为与波菲特公司构成共同制造侵权。在此基础上，添塑公司关于其销售的被诉侵权产品具有合法来源的抗辩自然亦不能成立。
综上，添塑公司未经许可，以生产经营为目的销售、许诺销售被诉侵权产品，并与波菲特公司共同实施制造行为，波菲特公司未经许可，以生产经营为目的制造、销售被诉侵权产品，均侵害了精诚三和公司享有的专利号为ＺＬ20153022××××.8“计时器（ｍｔ952）”的外观设计专利权，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。至于添塑公司及波菲特公司提交专利号为ＺＬ20173047××××.Ｘ“机械定时器（Ｔ423）”的外观设计专利证书，以证明涉案产品具有合法专利权，因该外观设计专利的申请日为2017年10月9日，明显晚于涉案专利的申请日，故不能作为主张被诉侵权产品具有合法专利权的依据。另外，鉴于精诚三和公司一审当庭放弃对淘宝公司的诉讼请求，系当事人对自身诉讼权利的合法处分，该院对淘宝公司的侵权问题不再评判。
关于添塑公司、波菲特公司应承担的赔偿数额，因精诚三和公司因侵权所受损失及波菲特公司、添塑公司因侵权所获得的利益均难以确定，且精诚三和公司明确要求适用法定赔偿，因此，该院综合考虑涉案专利的类型、授权时间，侵权行为的性质、情节，侵权产品的销售规模等因素，按法定赔偿方式酌情确定赔偿数额。同时，该院注意到如下事实：1.涉案专利为外观设计专利；2.添塑公司、波菲特公司共同实施制造侵权行为；3.精诚三和公司对被诉侵权产品同时提起实用新型专利权诉讼；4.精诚三和公司为本案维权支出相应的诉讼代理费用、公证费用。
综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第八条、第十五条第一款第一项、第六项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第二十三条第四款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十二条第一款、第一百零八条之规定，一审法院于2020年2月27日判决：一、添塑公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害精诚三和公司专利号为ＺＬ20153022××××.8、名称为“计时器（ｍｔ952）”外观设计专利权的产品；二、波菲特公司立即停止制造、销售侵害精诚三和公司专利号为ＺＬ20153022××××.8、名称为“计时器（ｍｔ952）”外观设计专利权的产品；三、添塑公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿精诚三和公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用15000元，波菲特公司对其中的10000元承担连带责任；四、波菲特公司于判决发生法律效力之日起十日内精诚三和公司经济损失及为制止侵权所支付的合理费用20000元，添塑公司对其中的10000元承担连带责任；五、驳回精诚三和公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3300元，由精诚三和公司负担1265元，由添塑公司负担872元，由波菲特公司负担1163元。添塑公司对波菲特公司负担数额中的582元承担连带责任，波菲特公司对添塑公司负担数额中的582元承担连带责任。
二审期间，精诚三和公司、淘宝公司、添塑公司无新证据向二审法院提交，波菲特公司向二审法院提交了专利号为ＺＬ20113042××××.7号外观设计专利文献，拟证明被诉侵权产品使用了现有设计。精诚三和公司质证认为，对该证据的真实性无异议，但与本案没有关联性，被诉侵权产品与该现有设计既不相同也不近似。淘宝公司对该证据的三性均无异议。添塑公司未提交质证意见。二审法院经审查认为，对该证据的真实性可以确认，是否能达到其证明目的，将在下文予以评述。此外，波菲特公司二审中以“其已于2019年10月23日向国家知识产权局就涉案专利提出了无效宣告请求”为由向二审法院申请中止诉讼。二审法院认为，波菲特公司针对涉案专利提出的无效宣告请求系在一审答辩期后，并不符合《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定的应当中止诉讼的条件，对其申请二审法院不予准许。
二审法院二审查明的事实与一审法院认定的事实一致。二审法院认为，综合波菲特公司的上诉请求、理由，以及精诚三和公司、淘宝公司的答辩意见，本案二审的争议焦点在于：一、波菲特公司主张的现有设计抗辩能否成立；二、若现有设计抗辩不成立，一审判决确定的赔偿数额是否恰当。
关于争议焦点一：波菲特主张的现有设计对比文件有三：1.专利号为ＺＬ20073000××××.6、名称为“圆定时器”的外观设计专利；2.专利号为ＺＬ20113042××××.7的外观设计专利；3.授权公告号为ＪＰＤ1311264的日本专利。上述三专利授权公告日均在涉案专利申请日前，可以作为现有设计进行比对。经比对，上述三对比文件与被诉侵权设计相比，均存在以下区别：1.下圆台底座形状不同。被诉侵权设计有多层凸棱设计，对比文件均为光滑面。2.表盘中间螺丝固定形状不同。被诉侵权设计为不透明的圆形螺纹状，对比文件均为透明的圆形。3.刻度板上的刻度线、文字图案、指针设计不同。被诉侵权设计刻度盘上的数字在刻度线内侧，而对比文件在刻度线外侧。表盘上的英文字母，以及指针中轴设计亦存在差异。精诚三和公司主张上述区别点占整体比例比较大，两者不构成相近似。波菲特公司主张上述区别对整体视觉效果不具有影响，被诉侵权设计与上述三对比文件均构成相似。二审法院认为，三对比文件与被诉侵权设计虽然均包括上圆台表盘、下圆台底座和底座圈，表盘均有刻度板，但上述各部分的具体形状和图案仍存在较大的设计空间。两者下圆台有凸棱和没凸棱的区别占产品的比例较大，表盘作为该产品在正常使用时容易被消费者关注的部位，表盘中心的螺纹形状、刻度线、文字图案、特别是指针中轴的设计，对整体视觉效果均具有显著影响，故被诉侵权设计与对比文件均不构成相似。波菲特公司主张的现有设计抗辩不能成立。
综上，波菲特公司的上诉请求不能成立，依法应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
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