案例评析｜侵权纠纷和解后再次实施相同侵权行为可适用惩罚性赔偿

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导语

侵权人与专利权人就有关侵权纠纷达成和解后，再次实施相同侵权行为的，可以认定构成故意侵权且情节严重，可以适用惩罚性赔偿，并且可以根据在先和解协议约定的赔偿数额作为惩罚性赔偿的计算基数。

供稿：裴一歌、艾可颂

编辑：裴一歌、艾可颂

裁判文书请戳

案情简介

金**是专利号为0112xxxx.0、名称为“反向地面刨毛机”的发明专利（下称涉案专利）的专利权人，百佳经营部销售的反向地面刨毛机落入涉案专利权的保护范围。

金民海曾以百佳经营部销售的相同被诉侵权产品侵害其涉案专利权为由向原审法院提起诉讼，诉讼过程中，金民海与百佳经营部于2021年5月13日达成和解并签订《和解协议》。《和解协议》载明，百佳经营部即日起立即停止侵犯金民海涉案专利权的行为，百佳经营部自愿一次性给付金民海经济损失及合理费用共计3万元。同日，金民海向原审法院申请撤诉，原审法院于2021年6月11日作出裁定，准许金民海撤诉。

而后，金**发现，百佳经营部仍在销售相同被诉侵权产品，故于2021年7月1日取证后再次诉至法院，认为百佳经营部重复侵权，主观恶意严重，主张适用惩罚性赔偿，请求判令百佳经营部赔偿经济损失及合理开支共计25万元。

经审理，一审法院认为百佳经营部虽存在侵权故意，但未达到情节严重，不符合适用惩罚性赔偿的条件，故酌定百佳经营部作为销售者赔偿金民海于2021年5月14日至2021年7月1日之间的经济损失8000元，维权合理开支2000元。

金**不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。经审理，最高人民法院判决撤销一审判决，百佳经营部赔偿金**经济损失及合理开支共计人民币6万元。

裁判要旨

关于百佳经营部是否应当承担惩罚性赔偿责任，最高人民法院认为：

首先，由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有法律依据。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第一款规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”该司法解释第四条规定：“对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。”

其次，由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有事实根据。在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。

综上，百佳经营部主观上存在侵权故意且侵权情节严重，应承担惩罚性赔偿责任。

关于赔偿数额，本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。

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