浅谈权利要求书中的功能性限定

文 / 左正超 顶峰知识产权

在撰写专利申请文件过程时，代理师常常会在权利要求书中引进功能性限定。而申请文件在审查程序中、无效宣告程序中以及侵权诉讼程序中，对功能性限定又分别有不同的规定和要求，如何利用好功能性限定并规避其中的风险，笔者试分析一二。

一、《专利审查指南》中有关功能性限定权利要求的规定

《专利审查指南》中规定

“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是被允许的。

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。”

《专利审查指南》中并不提倡用功能限定，专利代理师为使权利要求书的撰写符合“清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的规定以及获得较大的保护范围时，才会选择性的引进功能性限定，但是使用功能性限定务必小心和谨慎。

二、审查程序中对功能性限定的规定

发明专利在具体实质审查中，对“功能性限定的权利要求”的审查通常有以下三种处理方式：依据《专利法》第26条第4款来判断权利要求是否得到说明书的支持以及是否清楚、依据《专利法实施细则》第20条第2款来判断权利要求是否缺少必要技术特征、依据《专利法》第22条来判断权利要求是否具备新颖性和/或创造性。

由于权利要求中功能性限定的技术特征概括了较宽的保护范围，如果审查员先依据《专利法》第26条第4款评述其是否能够得到说明书支持，需要质疑其是否覆盖了所有能够实现所述功能或者效果的实施方式，如果被质疑就需要提出有力的反证，这无疑将要花费很多时间，因此，从节约程序原则出发，审查员一般会选择优先评述其新颖性和/或创造性。

又由于在同一技术主题中，具体（下位）概念的公开，使一般（上位）概念的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。因此包含了功能性限定的权利要求容易受到具体（下位）概念的公开而丧失新颖性，而专利代理师在申请文件的说明书中一般会至少记载了一个实现该功能或者效果的具体实施方式，因此在答复审查意见的过程中可以通过将具体实施方式的具体特征合并或补充到权利要求书中来克服新颖性和/或创造性的缺陷，但通过这种方式的修改，实质上权利要求的保护范围已经缩小到该具体实施方式，而专利代理师最初引进功能性限定想获得较宽的保护范围的目的便不能实现。

三、无效宣告程序中对功能性限定的规定

在审查程序中对功能性限定的规定中我们探讨了发明专利在具体实质审查中对“功能性限定的权利要求”的三种处理方式，而这三条法条的规定也常常在无效宣告程序中被使用。

由于在审查程序中专利权人在答复审查意见时候的修改方式比较灵活，因此即使权利要求书中没有记载实现该功能或者效果的具体实施方式，也可以依据说明书中记载的实现该功能或者效果的具体实施方式将说明书中记载的一个或多个技术特征补入到权利要求书中。

2017年4月1日起实施的最新修改的《专利审查指南》中对于无效宣告程序中专利文件的修改的规定，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原权利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。

因此不同于审查程序中专利文件的修改，如果申请人仅在说明书中记载了实现该功能或者效果的具体实施方式，那么在无效宣告程序中，由于包含了功能性限定的权利要求容易受到具体（下位）概念的公开而丧失新颖性，面对专利文件不符合《专利法》第22条所规定的新颖性和/或创造性的缺陷时，就没有办法将说明书中记载的一个或多个技术特征补入到权利要求书中。

四、侵权诉讼程序中对功能性限定的规定

虽然《专利审查指南》规定对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。但依据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对功能性限定特征的保护范围的诠释是非常谨慎和保守的，具体来说，包括两项内容：1、说明书中公布的具体实施方式；2、与这些实施方式构成等同的实施方式。相比之下，与说明书公布的实施方式不构成等同但又包含在功能性限定特征中的实施方式，就不再受到司法保护。

但是，在适用等同原则时，或多或少地都存在一些限制，且近年来，所述的限制越来越多；例如，等同原则不能适用于权利要求已经特别排除的客体；以及《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿2003.10.27－29）第十一条第三款建议，“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持”。

五、专利撰写中对功能性限定该如何把握

综上，笔者认为专利代理师在撰写专利申请文件过程时，当限定的对象是现有技术时，或者限定的对象是发明点，但在说明书中至少有两个实施例，用功能性限定比用技术特征限定好时，可以使用功能性限定，但是务必在权利要求的从属权利要求中明确的记载实现该功能或者效果的具体实施方式，给后期无效宣告程序中留下修改专利文件的退路；以及为了获得较大的保护范围，应该在说明书中尽可能的记载实现该功能或者效果的多个实施例。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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