“同类保护”中驰名商标认定的必要性研究

文

   赵洁

    华东政法大学 研究生

    知识产权“奇怪问题”研究会 研究员    

一、同类保护下认定驰名商标的司法实践

广东艾慕内衣有限公司（以下简称“艾慕公司”）与爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕公司”）侵害商标权及不正当竞争纠纷案（以下简称“爱慕案”）中，针对被告艾慕公司将相似商标用于相同商品这一涉及“同类保护”问题的行为[1]，原告爱慕公司诉请法院认定自己的商标构成驰名商标，继而认定被告艾慕公司的行为侵犯了自己的注册商标专用权。而被告艾慕公司则认为，注册商标间的权利冲突应先行向行政机关申请解决，法院对本案没有管辖权。[2]北京市高级人民法院根据《最高院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称“《权利冲突司法解释》”）第一条第二款规定[3]，以及《最高院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《驰名商标司法解释》”）第十一条规定[4]，审理认定，如果艾慕公司的注册商标违反商标法第十三条关于驰名商标的规定，构成对爱慕公司驰名商标的复制、模仿或者翻译，则法院仍有权对此进行审理，除非存在两种例外情形，即爱慕公司主张权利时该诉争商标核准注册时间已超过五年，或在该诉争商标申请时爱慕公司主张驰名的商标并未达到驰名程度。由是，法院在认定爱慕公司所持有的商标在诉争商标申请时已达到驰名程度的基础上，认为艾慕公司的行为侵害了爱慕公司注册商标专用权。[5]

无独有偶，在惠氏有限公司（以下简称“惠氏公司”）诉广州惠氏比比母婴用品有限公司（以下简称“惠氏比比公司”）侵害商标权及不正当竞争纠纷案（以下简称“惠氏案”）中，同样存在涉及到“同类保护”问题的情形，原告惠氏公司请求法院认定被告惠氏比比公司在相同商品上使用与原告相同或近似标识的行为侵犯了原告的注册商标专用权。在该案中，就是否有必要对商标驰名与否予以审查这一问题，广州市中级人民法院从另一个侧面对《权利冲突司法解释》第一条第二款以及《驰名商标司法解释》第十一条作出了与前述北京市高级人民法院相同的理解与适用。法院认为，就被告惠氏比比公司对其注册商标的适用是否侵犯了原告惠氏公司的注册商标专用权这一问题，根据《权利冲突司法解释》第一条第二款以及《驰名商标司法解释》第十一条的规定，当惠氏公司请求惠氏比比公司停止使用注册商标时，除非惠氏公司有足够证据证明惠氏比比公司在提出注册申请时惠氏公司商标已驰名、并且在这些商标核准注册之日起五年内惠氏公司提出了撤销申请，否则惠氏公司应当向有关行政主管机关申请解决。[6]不过，与爱慕案有所不同的是，惠氏案中，原告提交的证据并不能证明自己的商标在诉争商标申请时已经驰名。

无论是爱慕案，还是惠氏案，其中涉及到的都是“同类保护”问题，即被诉侵权人所实施的都是在相同或相似商品上使用与注册商标相似的商标的行为。而当涉及“同类保护”问题时，法院是否确有必要就商标驰名与否予以审查？针对这一问题，无论是北京市高级人民法院还是广州市中级人民法院，都给出了肯定的答案。如果原告能够证明自己的商标在诉争商标申请时已经驰名，法院就具备审理资格，而无需先行向行政机关申请解决。得出这一结论的依据，是《权利冲突司法解释》第一条第二款，以及《驰名商标司法解释》第十一条的规定。

二、基于纯粹文义解释的法律理解与适用

法院对于相关法律条文的理解是否正确？如果存在偏差，正确理解应当是什么？相关法律条文的适用范围是否包括了“同类保护”的问题呢？为了解答这一系列问题，我们首先需要回到法律条文本身，去明确法院在司法实践中的适用逻辑。

按照《权利冲突司法解释》第一条第二款的规定，就两个注册商标之间产生的冲突争议而言，人民法院不予受理。[7]换言之，法院唯一不能受理的权利冲突纠纷，只有注册商标之间的冲突。[8]当被控侵权商标已经核准注册，且被控侵权行为是在核定使用的商品或服务商使用该核准注册商标时，应当先行向有关行政主管机关申请解决。

但是，法院不予受理注册商标权利冲突的一般规则是存在例外的。根据《驰名商标司法解释》第十一条的规定，人民法院可以受理涉及在后商标与在先驰名商标相冲突的民事纠纷案件。[9]也就是说，无论驰名商标注册与否，权利人只要认为他人使用在后注册商标的行为构成侵权，即可直接向法院起诉，而法院也可以直接受理。这是对驰名商标特殊保护的一种体现。

如果从纯粹文义解释的角度出发去理解这两个条文之间的适用关系，确实能够得出这样的结论，即只要在先注册商标被认定为驰名商标，则无论在后注册商标是否适用在同类商品上，法院都可以直接受理，而无需先行向相关行政主管机关申请解决。但是这一依据纯粹文义解释所得出的结论是否恰当？尤其是针对“同类保护”的问题而言，这样的理解将会产生什么样的问题呢？如若不妥，在“同类保护”的语境下又应当如何理解“认驰”的必要性呢？

三、同类保护下认定驰名商标的正当性问题

考察我国的司法实践，不难发现，在涉及“同类保护”问题的情形中，当事人请求法院“认驰”所能达到的最主要目的就在于使自己规避了行政前置程序，而直接由司法程序审理。“认驰”与否最直观区别就在于，如果在先注册商标被认定为驰名商标，法院可以直接审查这一产生于注册商标之间的权利冲突，即直接进入司法程序；如果“认驰”失败，则当事人需先行向有关行政主管机关申请解决，也即先经历行政程序。那么，行政程序和司法程序在认定“同类保护”方面是否存在实质性差别呢？

就知识产权权利冲突的案件而言，司法程序与行政程序的衔接和协调一直是亟待解决的重要问题。《权利冲突司法解释》第一条第二款前段规定，人民法院不予受理注册商标之间的权利冲突，这是最高院在考虑《商标法》对在先注册人已经设置了较为完善的商标争议程序的基础上，所作出的安排。鉴于现行《商标法》设置了较为完善的法律救济程序，根据《商标法》相关规定，对已注册商标存有争议的，当事人得以通过商标争议程序取得相应的救济。在此过程中，如果商标行政评审失当，当事人还可以通过行政诉讼的途径谋求救济。如此规定使得一些案件被分流出去，从而减轻了司法机关的审判压力。如权利人对行政机关的处理结果不服，可以另行起诉，其最终结果并不会导致权利人失去为司法程序所审判的权利。由是观之，二者的实质性差别不大。甚至可以说，正是基于对商标争议程序的信任，我国才作出了将注册商标权利冲突先交由行政前置程序处理的规定。

而在涉及“同类保护”问题的情形中，“认驰”恰恰成为了当事人绕过行政程序谋求司法程序救济的手段。程序法系公法，若法无明文规定即不可为。立法是否赋予了当事人这样的权利，请求法院在同类保护的情形中就商标驰名与否予以认定；若无，则法院径自在同类保护的情形中认定驰名商标将带来是否具有正当性问题。

根据前文所述，司法程序与行政程序并无太大的实质性差别，而此时仅仅为了规避行政前置程序的适用而进行“认驰”，难免会引发相应的问题。

（一）法律规范的适用冲突

首先，这将导致法律规范在理解与适用上产生体系冲突。

一来，将催生司法解释在理解与适用上的体系冲突。虽然从《驰名商标司法解释》第十一条的文义表述来看，法院可以直接受理涉及驰名商标的注册商标权利冲突案件，但是该司法解释第三条同样规定了对商标驰名予否不予审查的两类情形[10]。就第三条第（一）项而言，其所指的是商标驰名不是被诉侵犯商标权或不正当竞争行为法律要件事实的情形。[11]根据最高人民法院出台的《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》一书中对项所规定之情形的解读可知，当原告认为被告在不相类似的商品上使用了与其驰名商标相同或近似的商标从而向法院提起诉讼，请求保护其驰名商标时，人民法院经审查发现原被告的商品属于类似商品的，即落入“被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据”的适用范围。换言之，此时，即使不审查和认定原告主张保护的商标是否驰名，均不影响对原告权利的保护[12]。同样的道理，在涉及“同类保护”问题的情形中，当事人是以行为人在相同或相似商品上使用自己已经核准注册的注册商标侵犯了自己所享有的注册商标专用权为由直接向法院提起诉讼，请求法院在认定驰名商标的基础上予以相应的保护，法院甚至不需要经审查认定涉案商品系相同或相似类别而根据权利人的诉请即可做出初步判断，这属于“被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据”的规制范围。如果按照北京市高级人民法院以及广州市中级人民法院的理解，仅根据《权利冲突司法解释》第一条第二款以及《驰名商标司法解释》第十一条的规定，认为原告能够证明自己的商标在诉争商标申请时已经驰名，法院就具备直接受理的资格，这样的理解反而会使得法院对司法解释的解读与最高院的理解与适用之间产生矛盾

二来，将使得商标侵权判定规则产生适用错位。通过注册商标侵权的一般判定规则即可解决“同类保护”问题，而无论案涉商标驰名与否。已注册驰名商标的保护范围可以划分为三个部分，其一，专用权的范围，这是已注册驰名商标保护范围中最核心的部分，以相同商标、相同商品为界；其二，作为非驰名的注册商标所应当拥有的禁用权范围，该范围在专用权范围的外围，其以近似商标、类似商品为界；其三，作为已注册驰名商标所持有的禁用权范围，这是已注册驰名商标保护范围最外围的部分，其以近似商标、非类似商品为界。[13]根据这一有关保护范围的区分可知，“同类保护”问题的情形应当落入专用权及作为非驰名的注册商标应有的禁用权范围之中，以相同或相似商标和相同或相似商品为界限，也即通过我们所熟知的注册商标侵权判定的一般原则即可予以处理，而无需诉诸已注册驰名商标的保护范围进行保护。所谓注册商标侵权判定的一般规则，即行为人在相同或相似的商品或服务上使用了与在先注册商标相同或相似的商标，侵犯了在先商标权利人的注册商标专用权。而“同类保护”问题所涉及的“在相同或相似商品上使用与注册商标相同或相似的商标”这一事实，系完全契合于普通已注册商标侵权的一般认定规则，换言之，对《驰名商标司法解释》第十一条的理解，应当将涉及“同类保护”问题的情形排除出去。否则，将使得针对已注册驰名商标所持有的禁用权范围所设计的保护规则适用于一般注册商标专用权的范围，导致保护规则产生适用上的错位。此时，却无必要为了规避行政前置程序而“要求”法院对该商标驰名与否作出认定。鉴于驰名商标的特诉保护机制所赋予的保护深度和保护广度大于普通已注册商标，就“同类保护”问题而言，根据注册商标侵权判定的一般规则处理即可。

（二）对驰名商标特殊保护机制的误读

毫无疑问，已注册的驰名商标可以受到《商标法》对注册商标的保护。针对他人未经许可在相同商品上使用相似商标的行为，即便其中涉及到该注册商标可能驰名的事实，认定该行为是否侵权也与该注册商标驰名与否不存在法律上的关联性，法院也没有必要认定该注册商标为驰名商标。就已注册驰名商标而言，是在他人跨类使用已注册的驰名商标时，《商标法》对普通注册商标的保护才不足以保护驰名商标权利人的利益。此时，权利人才需要谋求《商标法》对驰名商标的特殊保护。也就是说，只有在适用驰名商标特殊保护机制的情形中，才存在认定驰名商标的必要性。

首先，我国商标法赋予已注册驰名商标以禁止“跨类混淆”的保护。根据《商标法》第十三条第三款的规定[14]，已注册驰名商标权利人有权阻止他人在不相同或不相类似商品上使用相同或近似的驰名商标，以避免发生“跨类混淆”的情形。其次，最高院通过《驰名商标司法解释》第九条第二款引入了驰名商标的反淡化理论[15]，为已注册驰名商标提供“反淡化”保护，将不可能引起相关公众混淆或误认的特定行为也纳入了《商标法》第十三条所称“误导公众”的范畴。依据该司法解释的规定，“反淡化”保护存在三种适用情形。一则，削弱驰名商标显著性的行为，即“淡化”，指相关使用行为将切断驰名商标与其所标示的商品或服务来源之间的唯一联系，削弱驰名商标识别特定来源的能力，如将“美孚”这一注册于汽车润滑油上的驰名商标用在化肥上[16]。二则，贬损驰名商标的市场声誉的行为，即“丑化”，指相关使用行为将降低驰名商标对相关公众的吸引力从而损害损害驰名商标的价值，如将“伊利”这一注册于乳制品上的驰名商标用于厕所除臭剂上。三则，不正当利用驰名商标的市场声誉的行为，即利用驰名商标的市场声誉推销自己的商品或服务的行为。

驰名商标的认定需遵循“个案认定”原则，而前述法律所规定的这几类适用驰名商标特殊保护机制的情形，正是这些原则在司法实践中的体现。换言之，依照“个案认定”原则的要求，当且仅当涉及禁止“跨类混淆”或提供“反淡化”保护的情形，才有必要就注册商标驰名与否予以审查，除此以外的其他情形因不属于法定“认驰”情形而应予以排除。这表明，驰名商标的认定首先需以存在法定的特定情形为前提，这是该原则对司法实践认定驰名商标的限制之一。

当然，商标的显著性和知名度是影响商标保护范围的重要因素，商标的保护范围好比电筒的光照范围，电池的强度如同商标的显著性，电筒的高度如同商标的知名度，电池越强，电筒越高；电筒越高，光照的范围也就越亮和越大[17]，驰名商标也不例外。据此，认定驰名商标首先要考虑原告商标的知名度，其次考虑被告的使用行为是否落入了原告的知名度范围之内。而这一认定以法院根据当事人所提交的证据进行个案认定为基础，这表明，同样的商标在不同的案件事实中，就商标驰名与否这一问题所得出的结论可能不同。换言之，驰名商标的认定需以案件具体语境的存在为前提，这是“个案认定”原则在明确法定“认驰”情形的基础上，对驰名商标的认定所作出的又一限制。

依据“个案认定”原则的要求，关于驰名商标的认定，不存在超出法定情形之外的“认驰”情形，也不存在脱离具体场景之外的驰名商标，二者之间呈现出层层递进的关系。就本文所讨论的“同类保护”情形而言，其并不属于法定“认驰”情形之一。作为超出法定情形以外的其他情形，此时法院并无必要就商标驰名与否予以审查认定。反而，如果法院盲目“认驰”，就表明了法院在司法实践中对驰名商标特殊保护机制存在误读。“同类保护”并非是“认驰”的法定情形之一，于法不存在“认驰”的必要。在此情形下，依据传统商标法赋予商标保护的混淆理论就足以保护驰名商标权利人的利益。

四、小结

针对“同类保护”问题，即便其中可能存在商标已经驰名之事实，但这并不属于《权利冲突司法解释》第一条第二款以及《驰名商标司法解释》第十一条所规定的驰名商标特殊保护的适用范围。在“同类保护”问题的认定中，商标驰名与否并不会影响侵权行为的成立，此时就落入了对商标驰名与否不予审查的情形。如此理解也符合“个案认定”原则的要求，在超出法定情形，脱离具体场景时，法院无需认定驰名商标。

当然，也有一些观点认为，由法院直接受理可以节约司法资源，而此时要求权利人必须先诉诸行政前置程再进行司法程序，将导致对司法资源的浪费。那么，我们不妨权衡一下在认定驰名商标这一事宜上，权利人或司法机关付出的精力与代价，比之于在程序上由直接诉诸司法机关转向行政前置程序而言，孰轻孰重。

参考资料

[1] 《商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商标上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。这是混淆理论在我国立法中的明确体现。“爱慕案”中被告将相似商标用于相同商品的行为符合《商标法》第五十七条规定的情形，应属混淆理论所适用的范围。

[2] 参见，北京知识产权法院（2017）京73民初1741号民事判决书。本案中，原告爱慕公司认为被告艾慕公司所注册的“AiMU艾慕”及“AIMU艾慕”等商标与自己的“艾慕AIMER”及“爱慕”商标构成近似，且原被告均将自己所持有的注册商标使用在服装和内衣这一相同的商品类别上。

[3] 《最高院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决”。

[4] 《最高院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标”。

[5] 参见，北京市高级人民法院（2020）京民终194号民事判决书。

[6] 参见，广州市中级人民法院（2011）穗中法民三初字第760号民事判决书。

[7] 参见，孔祥俊：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第121-122页。

[8] 参见，王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2019年版，第483页。

[9] 参见，孔祥俊：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第143-144页。

[10] 《最高院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条，“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的”。

[11] 参见，孔祥俊：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第140页。

[12] 参见，孔祥俊：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第140页。

[13] 廖继博：《论驰名商标按需认定原则的保留与限制》，载《网络法律评论》， 2016年第2期，第112-122页。

[14] 《商标法》第十三条第三款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。

[15] 《最高院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第第九条第二款规定，“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第三款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

[16] 参见，北京市知识产权法院（2014）京知民初字143号民事判决书。

[17] 黄晖：《商标法》，法律出版社2004年版，第129页。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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