【案例报告】已经作好制造、使用的必要准备，仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权

已经作好制造、使用的必要准备，仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权

——王伟公司与裕林公司侵害实用新型专利权纠纷案

【判决要点】

1.被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

2.在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。

【案例来源】

最高人民法院（2021）最高法知民终439号民事判决书

浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙02知民初354号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审被告）：温州王伟电子有限公司

被上诉人（原审原告）：乐清市裕林电子有限公司

【案情简介】

2018年12月12日，裕林公司向国家知识产权局申请名称为“一种带线束和指示灯的防水塑料按钮”的实用新型专利，于2019年5月24日获得授权，专利号为ZL201822085824.X，该专利有效。

原审庭审中，裕林公司要求以涉案专利除权利要求4以外的权利要求记载的技术特征确定涉案专利权的保护范围。原审法院组织双方当事人当庭拆封公证封存的被诉侵权产品，双方就被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围发表了如下比对意见：裕林公司认为被诉侵权技术方案完全落入涉案专利权的保护范围；王伟公司则认为：被诉侵权产品有螺帽的技术特征、触点做工不同、内外圈卡接方式不同、动齿轮及静齿轮也不同。

原审法院认为，经对比被诉侵权技术方案具备涉案专利权利要求记载的全部技术特征，可以认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2、3、5、6、7、8、9的保护范围。王伟公司虽提出了先用权抗辩，但经比对，王伟公司在先专利与涉案被诉侵权技术方案明显不同，王伟公司亦未提交其他证据对其先用权予以佐证，其先用权抗辩原审法院依法不予支持。王伟公司从事了制造、销售及许诺销售被诉侵权产品的行为，已构成侵权，应承担相应的停止侵权及赔偿损失的民事责任。关于赔偿金额，原审法院结合涉案专利权的类型及创新程度、王伟公司侵权行为的性质和范围及裕林公司维权的合理支出等因素酌定。

二审法院维持一审判决。

【判决观察】

法院认为，本案二审的焦点问题是：（一）原审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围是否不当；（二）原审判决认定王伟公司的先用权抗辩不成立是否不当。

（一）原审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围是否不当

专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”本案中，王伟公司请求保护涉案专利权利要求1-3、5-8，由于权利要求1为独立权利要求，其余权利要求均为权利要求1的从属权利要求，故权利要求1的保护范围最大，判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围，可进一步具体化为被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。王伟公司上诉主张，被诉侵权产品与涉案专利对比存在四点区别，据此主张被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。对此，法院结合权利要求1的内容分析如下：1.王伟公司主张的第一点区别是被诉侵权产品中静触点的做工及焊接设置与涉案专利限定的技术特征不同。经审查，涉案专利权利要求1仅限定了静触点位于动触点下方、静触点与导线有连接关系，但并未限定静触点的设置位置及连接方式，亦未限定静触点的做工。静触点的设置在涉案专利权利要求6有如下限定“所述静触点（9）与底座（10）固定连接”，但亦没有静触点做工及静触点与底座连接方式的限定，王伟公司亦认可涉案专利权利要求中没有该相应技术特征的限定。因此，王伟公司主张的第一点区别，并不影响对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1保护范围的判定。2.王伟公司基于涉案专利权利要求7主张的第二点区别，以及基于涉案专利权利要求9主张的第三点区别，均不属于涉案专利权利要求1限定的技术特征，故是否存在王伟公司所主张的第二点和第三点区别，并不影响对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1保护范围的判定。3.王伟公司主张的第四点区别是固定有弹簧与触点的内塑料底板的形状不同。但涉案专利的各项权利要求均未对固定有弹簧与触点的内塑料底板的形状作出限定，王伟公司亦认可涉案专利权利要求中没有该相应技术特征的限定。因此，是否存在王伟公司所主张的第四点区别，并不影响对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1保护范围的判定。

综上，王伟公司关于被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围的上诉理由不能成立。经审查，原审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，并无不当。

（二）原审判决认定王伟公司的先用权抗辩不成立是否不当

专利法第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。”本案中，王伟公司以其ZL201830532886.3“防水开关”外观设计专利、ZL201821549203.6“一种防水型安全电力按钮”实用新型专利为依据，主张其生产、研发被诉侵权产品的时间早于裕林公司的涉案专利，其对被诉侵权产品享有先用权。对此法院分析如下：1.关于“防水开关”外观设计专利，因该专利仅公开了产品的外部形状，未公开产品的内部结构，无法确认被诉侵权产品采用的就是该专利的结构，故王伟公司以其享有的外观设计专利权为依据主张其就被诉侵权产品享有先用权的主张不能成立。2.关于“一种防水型安全电力按钮”实用新型专利，将被诉侵权产品与该专利对比，被诉侵权产品缺少该专利权利要求1的卡紧装置、槽盘及槽盘侧面的圆弧状凹槽、伸缩杆等技术特征，且该专利是通过卡紧装置、槽盘、槽盘侧面的圆弧状凹槽（槽盘侧面的圆弧状凹槽与卡紧装置配合）、伸缩杆、伸缩杆外部套设的复位弹簧等实现按钮的开、关状态，而被诉侵权产品是通过静齿轮、动齿轮、卡扣、推杆及支架连接动触板和动触点等实现按钮的开、关状态，因此，被诉侵权产品与“一种防水型安全电力按钮”实用新型专利的技术方案明显不同，王伟公司以其享有的实用新型专利权为依据主张其就被诉侵权产品享有先用权的主张亦不能成立。综上，原审判决认定王伟公司的先用权抗辩不成立并无不当。

王伟公司上诉另主张，涉案专利权不具备新颖性和创造性。对此法院认为，本案为专利侵权民事纠纷，涉案专利权是否具备授权条件，不属于本案的审理范围。

王伟公司上诉还主张，原审法院应当中止审理却未中止，程序违法。对此法院认为，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。”根据法院查明的事实，国家知识产权局已于2021年6月3日作出第50126号无效决定，维持涉案专利权有效，故原审法院结合国家知识产权局于2020年9月2日出具的涉案专利权评价报告，对涉案专利权的效力进行综合评估后未中止审理，并无不当。

综上所述，王伟公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

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声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，所有文责由编辑部承担。

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