【案例报告】产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的不属于新产品

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的不属于新产品

——刘德海与逸舒公司侵害发明专利权纠纷案

【判决要点】

1.产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

【案例来源】

广州知识产权法院（2020）粤73知民初1132号民事判决书

最高人民法院（2021）最高法知民终510号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审原告）：刘德海

被上诉人（原审被告）：广东逸舒制药股份有限公司

【案情简介】

刘德海于2000年12月14日向国家知识产权局申请了名称为“在碱性介质中电解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生产方法”的发明专利，并于2004年7月28日获得授权，专利号为ZL**********。2017年12月14日，该专利因未按期缴纳专利年费，其保护期已提前届满。刘德海于本案要求专利权保护的范围为涉案专利的权利要求1-5。

刘德海称其于2017年从湛江市吉利药房购买了逸舒公司生产的羧甲司坦片20盒，并以岭南师范学院化学化工学院的名义进行了检测。刘德海提供的检验报告显示，2019年5月9日，湛江市食品药品检验所出具检验报告，对于检品名称为羧甲司坦片、生产单位为逸舒公司的药品进行氯化物检查，该药品生产日期为2015年2月10日，有效期至2017年2月9日，结论为：本品参照《中国药典》2015年版通则0801检验氯化物，结果小于0.04%。2020年6月12日，刘德海在阿里健康大药房医药连锁有限公司购买了羧甲司坦片一盒。该药品的外包装及说明书所列的内容显示，该药品为逸舒公司生产的，批准文号为国药准字H44022806，成份每片含羧甲司坦250毫克，辅料为淀粉、糊精、硬脂酸镁。刘德海主张逸舒公司生产的羧甲司坦片使用了涉案专利中制备羧甲司坦的方法，侵害其专利权。

【判决观察】

法院认为，本案争议焦点在于：（一）涉案专利方法是否为新产品的制造方法以及举证责任的分配；（二）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围；（三）原审程序是否违法。

（一）关于涉案专利方法是否为新产品的制造方法以及举证责任的分配问题

根据专利法第六十一条第一款之规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条之规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

本案中，涉案专利涉及一种S-羧甲基-L-半胱氨酸的制造方法。根据查明的事实，S-羧甲基-L-半胱氨酸的通用名称为羧甲司坦。逸舒公司提供的1987年版《广东省药品标准》证明羧甲司坦原料是已经进入广东省药品标准的传统药物，刘德海在上诉状中也自认，羧甲司坦是1987年就进入《广东省药品标准》的老药。刘德海认为羧甲司坦属于新产品的理由是，其制备羧甲司坦的生产方法是新的，故用其生产方法获得羧甲司坦属于新产品。法院认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条之规定，产品在专利申请日以前为国内外公众所知或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知，应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。根据本案查明的事实，羧甲司坦是在1987年就进入《广东省药品标准》的老药，属于在涉案专利申请日以前为国内外公众所知的药物，故即便如刘德海所述，其制备羧甲司坦的生产方法是新的，根据上述司法解释的规定，依据该方法制造的羧甲司坦也不属于新产品。因此，本案不适用专利法第六十一条第一款关于举证责任倒置的规定，刘德海应承担举证责任。综上，刘德海的该项上诉主张理据不足，法院不予支持。

（二）关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题

根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条之规定，专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。

本案中，刘德海仅仅提供了其自行委托的湛江市食品药品检验所对其购买的、已过保质期的羧甲司坦片出具的氯化物检验报告，该报告显示，被诉侵权产品羧甲司坦片中的氯化物含量小于0.04%。刘德海主张氯化物含量小于0.04%是涉案专利的发明点之一，根据逸舒公司生产的羧甲司坦片氯化物含量小于0.04%的事实，可以推断逸舒公司使用了涉案专利的生产方法。对此，法院认为，依据已生效的（2010）穗中法民三初字第109号民事判决查明的事实及本案逸舒公司提交的证据可知，逸舒公司备案的羧甲司坦制备方法与涉案专利的主要区别在于主要原料的不同以及是否使用电解步骤。故仅凭上述针对已过保质期的羧甲司坦片的检验报告，并不能证明逸舒公司使用了涉案专利的制造方法，落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。同时，该证据也不能证明逸舒公司制造的羧甲司坦经由涉案专利方法制造的可能性较大，可以适用前款规定的举证责任转移。因此，刘德海关于逸舒公司使用了涉案专利的制造方法的主张不能成立，原审法院的相关认定并无不当，法院予以维持。

（三）关于原审程序是否违法的问题

刘德海上诉主张，原审法院收到其提交的证据保全申请后，未作出准予或不准予保全的裁定，属于程序违法。对此，法院查明，对于刘德海提出的证据保全申请，原审法院在综合考量本案具体案情后，已经在庭审时明确告知刘德海不同意其提出的保全申请，相关处理并无不当。刘德海该项上诉主张于法无据，法院不予支持。

综上，刘德海的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

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声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，所有文责由编辑部承担。

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