手把手教 | 审查意见答复难点——创造性（下篇）

文/ 钟善宝 华进国内专利事业部

引  言

在《手把手教 | 审查意见答复难点——创造性（上篇）》中，笔者总结了针对“A：对比文件1+对比文件2可以得到本申请”以及“B:对比文件1+公知常识可以得到本申请”的评述方式对应的答复思路。

本文中，笔者将进一步总结另外两种评述方式的答复思路。

另外两种审查意见的评述方式包括：

C：在对比文件公开的内容的基础上，区别技术特征容易想到

例如：对比文件已经公开了XX，在此基础上，区别技术特征是本领域技术人员容易想到的；

D：对于参数的修改或者元素的增减，可以通过有限的实验得到

例如：在对比文件1的基础上，本领域技术人员有动机对原有的参数值/元素做调整，并且区别技术特征也是可以通过有限的实验得到的。

 >>>  PART 2（续）

各种评述方式对应的答复思路

3、针对C评述方式，一般是在审查意见中认为通过合乎逻辑的分析、推理可以得到区别技术特征，具有一定程度的主观性。

笔者认为，《审查意见通知书》中出现C评述方式的原因在于：

（1）该区别技术特征非本申请的技术领域的公知常识，但在其他领域被公开或者是在其他领域为公知常识，因此将其他领域的公知常识应用到本申请是容易想到的；

（2）在对比文件公开的技术内容的基础上，该区别技术特征作为改进点较小，所以比较容易想到。

针对上述原因，笔者认为，可从以下思路寻找答复的突破口：

思路C1

分析本申请的技术领域的发展方向

值得注意的是，《审查指南》中规定：“如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理可以得到的，则该发明是显而易见的”。由此可知，合乎逻辑的分析、推理有一个约束条件，该约束条件就是“在现有技术的基础上”，因此，合乎逻辑的分析、推理必须要立足于现有技术方可进行。

立足于本申请的技术领域，分析说明本申请的技术领域的发展方向是如何的，从而进一步说明虽然该区别技术特征被其他领域所公开，但是该区别技术特征不符合本技术领域的发展方向，从而说明审查意见中的逻辑分析是不合理的。

实操案例：

本申请的权利要求1请求保护一种电池热失控的预警方法，通过当电池处于休眠状态时，在预设时长内每隔预设时间间隔获取电池的环境监测数据；当电池处于工作状态时，实时获取电池的环境监测数据，解决了“如何改善热失控预警方法的准确性和功耗之间的平衡”的技术问题。

审查意见中认为，对比文件1也是电池的热失控状态进行监测，因此对比文件1给出了监测热失控状态的技术启示，容易想到在对比文件1的基础上增加区别技术特征，因此本申请的权利要求1的技术方案不具备创造性。

经过分析后发现，对比文件1的电池的应用场景为电动汽车，而本申请的电池的应用场景为智能终端，而电动汽车的电池容量通常为15kWh至60kWh，智能终端的电池容量为0.014kWh左右，立足与对比文件1的技术发展方向，更加常规的思考是如何提高监控管理系统的准确性，而非降低监控管理系统的功耗，因此在对比文件1的基础上，不会想到在对比文件1中增加区别技术特征以解决“如何改善热失控预警方法的准确性和功耗之间的平衡”的技术问题。

思路C2

分析对比文件是否给出了相反的技术启示

值得注意的是，《审查指南》中规定：“如果现有技术存在技术启示，则发明是显而易见的”，而审查指南中所指的“技术启示”其实是“正向的技术启示”。“正向的技术启示”指的是通过相同的技术手段以解决相同的技术问题。因此，可以通过技术手段和技术问题入手，来分析对比文件给出的技术启示是“正向的”还是“反向的”。“反向”的技术启示可以这么理解：在面对技术问题时，对比文件给出的技术启示会阻止或阻碍本领域技术人员将该区别技术特征应用到最接近的现有技术中。

首先，从技术手段出发，分析区别技术特征和对比文件是否采用了相反的技术手段。

实操案例：

对比文件公开了一种纸尿布，其通过调整纸尿布的尺寸来提高严密性。而本申请保护一种纸尿布，其通过调整纸尿布的尺寸来提高舒适性。

审查意见中认为，在对比文件公开了调整纸尿布的尺寸来提高严密性的基础上，通过调整纸尿布的尺寸来提高舒适性是容易想到的，不需要付出创造性劳动。

通过分析可知，虽然通过调整纸尿布的尺寸可以满足严密性和舒适性的需求，但对比文件为了提高严密性，采用的技术手段是缩小纸尿布的尺寸，而本申请为了提高舒适性，采样的技术手段是扩大纸尿布的尺寸，对比文件和本申请为了实现对应的目的，采用了完全相反的技术手段。

其次，从技术问题出发，分析区别技术特征应用到对比文件和本申请中是否能解决相同的技术问题。

例如：

若对比文件明确指出区别技术特征不能解决特定的技术问题，而本申请克服了对比文件中的偏见，即偏偏就用该区别技术特征来解决特定的技术问题，则说明对比文件给出了相反的技术启示。

又例如：

若对比文件没有明确指出不能采用区别技术特征来解决本申请实际要解决的技术问题，但是分析说明对比文件确实不能采用区别技术特征来解决特定的技术问题，也能说明对比文件给出了相反的技术启示。

思路C3

分析区别技术特征是否使发明产生了预料不到的技术效果

示例：

本领域技术人员在准备黑色橡胶配料时，加入的碳黑含量一般在3%左右。发明人将加入的碳黑含量从3%增加至30％。事实证明，加入30％碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能。因此，将碳黑含量从3%增加至30%这一技术特征使发明产生了预料不到的技术效果，则区别技术特征不容易想到。

小结：针对C评述方式

可这样找到答复的突破口：

对于区别技术特征容易想到的评述，可以从本领域的发展方向、对比文件是否给出了相反的技术启示和区别技术特征使发明产生了预料不到的技术效果入手。 

4、针对D评述方式，一般是对比文件给出了相关的元素和参数值，但与区别技术特征又不是完全相同，且审查员无法提供证据证明对比文件已公开，或无法证明该区别技术特征为公知常识，因此审查员认为通过有限的实验可以得到，具有一定程度的主观性。

笔者认为，其成立的条件在于：

（1）对比文件或公知常识揭示了元素和参数值与本申请所要达到的技术效果有直接关系；

（2）实验的结果可以结合到对比文件中以实现本申请的技术效果。

因此，针对D评述方式，可从以下几个思路寻找答复的突破口：

思路D1

分析对比文件或公知常识是否揭示了元素和参数值与本申请所要达到的技术效果有直接关系

立足于对比文件或公知常识，分析现有技术是否揭示了元素和参数值与本申请所要达到的技术效果有直接关系，若没有，则说明本领域技术人员没有动机去做这个实验。

例如：

对比文件公开硅元素的含量为10%-20%，解决了耐磨的问题。而本申请公开的硅元素的含量为60%-70%，在对比文件的基础上进一步增强了耐磨性能。

审查意见很有可能会这样评述：“本领域技术人员有动机对硅元素的含量进行试验，并且通过有限的试验可以得知硅元素的含量在60%-70%时可以进一步增强耐磨性能，技术效果可以预料，因此不具备创造性”。

然而，若在本领域技术人员的认知中，硅含量在超过30%以后的耐磨性能处于逐渐下滑趋势。基于本领域技术人员的认知，超过30%以后继续做实验也不能增强耐磨性能，因此本领域技术人员不会继续做实验。而本申请突破了本领域技术人员的认知，在硅含量60%-70%发现了可以进一步提高耐磨性能，因此具备创造性。

实操案例：

本申请的权利要求1请求保护一种阵列基板，通过将第一光敏剂层的材料设置为SixGeyOzNw，使得光敏层对可见光或近红外光的光敏性和感光范围增强，解决了“如何增强光敏层对可见光或近红外光的光敏性和感光范围”的技术问题。

审查意见中认为，对比文件1公开了SixGeyOz，本领域技术人员可以通过有限的实验得到SixGeyOzNw此材料，因此，本申请的权利要求1的技术方案不具备创造性。

经过分析后发现，对比文件1的SixGeyOz的作用为吸收红外线，并且经过检索后，发现公知常识并未揭示往SixGeyOz加入新的元素可以增强光敏层对可见光或近红外光的光敏性和感光范围，因此本领域技术人员没有动机为了增强光敏层对可见光或近红外光的光敏性和感光范围，往SixGeyOz加入新的元素，也就无法通过有限的实验得到SixGeyOzNw此材料。

思路D2

分析实验的结果是否可以结合到对比文件中

将实验的结果结合到对比文件中，若结合后无法实现本申请的技术效果，或者是使得对比文件无法实现其自身的技术效果，则说明实验的结果与对比文件有结合障碍，因此具备创造性。

小结：针对D评述方式

可这样找到答复的突破口：

对于通过有限的实验可以得到区别技术特征的评述，可以通过分析对比文件或公知常识是否揭示了元素和参数值与本申请所达到的技术效果有直接关系，若已揭示，则分析实验的结果是否可以结合到对比文件中。

 结  语

针对《审查意见通知书》中认定的本申请不具备创造性的评述方式中，先分析该评述方式成立的理由以及如此评述的原因是什么，以深入了解审查意见的评述逻辑。进而针对审查意见的评述逻辑，逐步拆分评述逻辑成立的环节，分析每个环节是否均评述正确。若有其中一个环节评述不正确，则可以瓦解审查意见中的评述逻辑，从而说明本申请具备创造性。

另外，在答复不具备创造性的审查意见时，可以先从《审查意见通知书》中查找审查意见评述的方式，将以上述各种评述方式对应的思路为基础，有目的性的从本申请以及对比文件中，寻找与各思路相关的技术内容进行答复，可以有效缩短答复审查意见的时间，提高答复效率。

最后，在意见陈述完成后，还需要考虑修改方式以及意见陈述的内容会对授权文本的保护范围带来怎样的影响，避免对授权文本产生不必要的限缩，尽量在获得授权的前提下争取一个合理的保护范围。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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