保密审查无效案件办案思路及评析

——2022年度专利复审无效十大案件之案例4

文/ 吴雪健  江苏瑞途律师事务所

一、保密审查无效案件的案情简介

为了维护国家安全和重大利益，避免向外国申请专利时造成技术外泄；我国在2008年第三次修订的《专利法》中首次增加了向外国申请专利的保密审查条款，该条款规定，

“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”。

涉及向外申请专利的情形，该条款不仅明确规定了在向国外申请专利之前要提交保密审查的义务，还规定了对不履行保密审查义务将不被授予专利权的后果；因此，《专利法实施细则》也将保密审查条款作为专利无效的理由，从而使得社会公众对违反该条款的专利申请具有监督作用。

保密审查条款虽然自2008年起开始实施，但是依据保密审查条款作为无效理由的无效案件却鲜有发现；直至去年，国家知识产权局发布的第55586号无效宣告请求审查决定（后简称“第55586号无效案件”）依据保密审查条款宣告涉案专利全部无效，成为依据保密审查条款成功无效的典型案件，并且入选2022年度专利复审无效十大案件（案例4）。

二、保密审查案件办案经过及思路

依据保密审查作为无效条款的成功案例的鲜见，一方面原因是企业向外申请专利已经具有保密审查的意识；另一方面原因是向外国申请专利未进行保密审查的专利申请难以被中国的审查员或者无效宣告请求人发现。

2.1 保密审查无效条款的提出思路

作为本案无效请求方代理人，在本案中，为了对涉案专利的权利人进行全面分析，在HimmPat专利检索系统选择申请人/历史专利权人字段进行检索（paass/ashi），并构建如下检索式：(浙江捷昌线性驱动 or ZHEJIANG JIECHANG LINEAR)/paass/ashi AND pd<=20211031。分析发现，截止2021年10月31日专利权人共计公开专利749件，简单专利族706项。通过对简单专利族进行阅读，分析得出第424项专利（申请号US15639005，后简称“US005专利申请”）、第445项专利（申请号CN201720389490.8，即为涉案专利）和第484项专利（申请号CN201710242795.0，后简称“CN795专利申请”）的附图完全相同，并且附图的编号和布置也完全相同，经过文字上的比对分析发现三者的文字描述也基本相同，检索截图如下图所示。

第424项专利（申请号US15639005）检索截图

第445项专利（申请号CN201720389490.8，即为涉案专利）检索截图

第484项专利（申请号CN201710242795.0）检索截图

分析三项专利的关联性，发现CN795专利申请为涉案专利同日申请的发明专利申请；而US005专利申请与涉案专利、CN795专利申请之间均没有专利同族关系。

进一步对美国US005专利申请信息进行分析发现，其优先权为美国的临时申请US62/436730（后简称“US730临时申请”），优先权日为2016年12月20日；而涉案专利的优先权文件为CN201720025981.4（后简称“CN981在先申请”），优先权日为2017年01月10日；即US005专利申请的优先权日早于涉案专利申请的优先权日，涉案专利的权利人先在美国提交了US730临时申请，之后要求优先权递交了美国正式申请US005。

按照保密审查条款的规定，保密审查的工作应当在向外申请专利之前进行，即专利申请人应当在通过保密审查之后方可向美国递交专利，然而我们通过在中国及多国专利审查信息查询系统的检索和专利事务服务系统的专利审查文档查阅和复制，检索涉案专利及其CN981在先申请都没有进行过保密审查的相关信息。而本案中由于在美国递交的最早临时申请的日期为2016年12月20日，保密审查时间应当在2016年12月20日之前完成，即使涉案专利及其CN981在先申请有保密审查的相关信息，也不符合专利保密审查应当在向外国申请专利之前的规定。基于上述的分析，针对涉案专利，我方依据保密审查条款提起了专利无效宣告请求。

2.2 保密审查无效条款的证明要点及举证思路

（1）保密审查条款应用过程中的证明要点

对保密审查条款的在先无效案件进行案例检索发现，在第55586号无效案件的决定下发之前，公开的无效决定中共有17件专利的18个无效决定中涉及了保密审查条款。通过对18份无效决定进行逐一研究，合议组对全部的保密审查请求都进行了审查和评述，但18个无效宣告请求中的保密审查无效条款均未被支持。

其中，因无法证明发明创造的完成地在中国境内，而使得保密审查无效条款未得到国家知识产权局支持的案件占比达到50%，可见，保密审查无效条款的应用难点在于无效宣告请求人“如何证明发明创造的完成地在中国境内”；实践中，由于无效宣告的请求人并没有参与涉案专利的研发，无效宣告的请求人往往无法举出直接的证据证明发明创造的完成地；通过信息检索和信息收集来证明发明创造的完成地就变得尤为重要。

（2）保密审查条款应用过程中的举证思路

在依据保密审查条款提起专利无效宣告请求时，如何证明发明创造是在中国境内完成是关键所在。但是，在提起专利无效宣告的过程中，请求人往往无法获知发明创造的研发历程以及发明创造实际完成地。

无效宣告请求人只能从专利权人住所地、研发机构、政府的研发项目和发明人的国籍等多个角度进行论述，充分论述证明发明创造的完成地在中国境内。具体在第55586号无效案件中，发明创造完成地证据内容包括：“专利权人住所地在浙江省绍兴市新昌县”，“专利权人具有研究开发中心和省级企业研究院”、“专利权人获得国家高新技术企业资格、“公司完成了‘多功能医疗床智能驱动与控制系统’‘高精度电动推籽’两项国家火矩计划项目”、“2016年完成了直简型升降立柱……等多个省级新产品验收”和“发明人的国籍”。

第55586号无效案件中，请求人提供的证据已经证明所有发明人的国籍、发明人的工作地点、申请人均为中国，且专利权人在中国境内具有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院，同时依托了国家级的研发项目，因此请求人已经形成证明发明创造是在中国境内完成具有高度盖然性的完整证据链。

（3）针对专利权人的反证抗辩思路

专利无效口审过程中，专利权人当庭提供了发明人之一胡某在2016年06月12日至07月03日期间前往美国的出入境记录。针对该反证具体分析如下：

一方面，其只能证明在以上期间胡某曾经有出境经历，并不能直接证明本专利的发明创造系胡某在国外完成，而且胡某前往美国短短十天内，作为专利权人公司董事长的胡某不仅形成技术方案的完整构思，还完成了美国临时专利申请所需的材料和所有申请手续，这一主张的合理性明显不足。

另一方面，《专利法实施细则》第十三条对发明人做出了规定：专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人；该反证不能证明另外三位发明人陆某、黄某、张某在国外完成本专利的发明创造。

因此，仅有个别发明人的出入境记录并不能代表发明创造在境外完成，如果专利权人想证明发明创造在境外完成，专利权人至少应当提供所有发明人的出入境情况、在境外国研发的相应的研发记录等内容。

（4）举证责任与不利后果的承担

在“谁主张、谁举证”原则的基础上，综合当事人与证据的距离、举证能力等因素来确定当事人举证责任的承担；通常由占有或者接近证据的当事人或者由有条件并有能力收集证据的当事人承担举证责任。

第55586号无效案件中，在无效宣告请求人提供初步证据，已经高度盖然性证明涉案专利的实质性内容在中国境内完成时，专利权人承担证明发明创造在境外完成的举证责任具有更大的合理性，而且专利权人占有或者接近证据、并且理论上更有能力收集证据。但是，本案中专利权人提供的反证明显不能证明发明创造的实质性内容在境外完成，则专利权人应当承担专利被宣告无效的法律后果；因此，第55586号无效案件依据保密审查无效条款宣告专利权全部无效。

三、保密审查条款无效案件的启示

（1）保密审查条款对专利申请人在国内完成的发明或实用新型在国外申请专利的限制，不仅明确规定了在向国外申请专利之前要提交保密审查的义务，亦规定了对不履行保密审查义务将不被授予专利权的后果。专利权人就同样的发明或者实用新型先在国外申请专利，且未履行保密审查手续的，如果有初步证据表明发明或者实用新型的实质性内容在国内完成具有高度盖然性，而专利权人又不能提供充分的证据表明其发明或者实用新型的实质性内容在国外完成，则专利权人应当承担其中国的发明或者实用新型不能获得专利保护的法律后果。

（2）在依据保密审查条款提起专利无效时，应当满足以下条款：

①向外申请专利的技术方案与国内专利申请的技术方案属于相同主题的发明创造，即技术方案的实质性内容应当相同；

②专利权人在向外申请专利之前，并未就本专利的技术方案提交保密审查；

③涉案专利的实质性内容在中国境内完成。本案中，涉案专利属于先在美国提出专利申请，后在中国提出专利申请且未进行保密审查的情形；该专利是否依据保密审查条款宣告无效，关键在于专利的实质性内容是否在中国境内完成。

（3）在证明发明创造是否在中国境内完成时，首先，请求人负有证明专利的实质性内容在国内完成的初步证明责任，其举证需要达到高度盖然性的要求；其次，如果专利权人不能提供充分的反证推翻以上认定，表明本专利的发明创造是在中国完成的，则其应当承担不利后果。在判断专利的实质性内容是否在中国境内完成，一般可以从以下角度考虑：

①专利权人的住所地；

②发明人的国籍和工作地点；

③专利权人的研发机构所在地；

④专利技术是否涉及国家或者省级研究课题。

四、保密审查无效案件的意义

本案作为依据保密审查条款成功无效的典型案件，在法律适用的理论和实务层面上都具有重要意义。

（1）本案详细论证保密审查无效条款的诠释与法律适用标准，确定了保密审查条款审查要点，以及发明创造完成地的证明依据和证明方式，并从保密审查条款的立法目的详细论证了案件中举证责任的分配和转移，使得专利无效宣告请求人和专利权人都适当地承担相应的举证责任，避免了专利无效宣告请求人举证责任过高而使得保密审查的规定形同虚设。

（2）本案指引创新主体遵守法律要求进行专利申请，进一步诠释了向国外申请专利之前的保密审查义务以及相关后果；从专利无效方面树立了保护国家技术秘密、避免技术外流的典型专利无效案件，进而维护国家的技术安全，避免国家技术泄漏，对国家安全的保护具有重要的指引作用，筑牢知识产权领域国家安全。

（3）本案中专利权人公司作为一拟上市公司，有完备的公司构架，其主张本专利的发明创造在国外完成，应有能力提供所述发明创造在国外研发和完成的直接证据；因此，保密审查无效案件对拟上市和具有跨国研发机构的科技企业具有重大的参考意义，科创企业应当重视知识产权的风险防控，特别是针对涉外专利申请，更应当重视合理规划知识产权布局和申请策略。

作者简介

吴雪健，律师、专利代理师， INTA学术委员会委员，江苏省知识产权骨干人才，常州、芜湖等多地知识产权专家库成员；在知识产权/工程领域撰写篇20多文章，擅长专利诉讼、检索咨询、技术许可交易谈判和知识产权尽职调查；并能结合企业的商业竞争意图，为企业提供定制化的知识产权战略规划；曾为多家上市（含拟上市）企业提供上市过程中的知识产权战略咨询和规划，辅助多个客户完成投融资过程中的知识产权尽调与反尽调，参与完成多项技术许可/知识产权交易谈判，辅助完成投融资、技术许可交易的金额达数亿元；办理专利诉讼/专利无效案件百余项，特别是主办“致动器”、“旋转拖把”和“保密审查条款无效（2022年度专利复审无效十大案件（案例4））”等典型的专利无效案件/诉讼案件。

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