原创 | 恶意获取权利或进行权利登记与恶意通知的认定（上篇）

文章概览

浙江省高级人民法院《涉电商平台知识产权案件审理指南》（下称“浙高院审理指南”）第27条以及第28条对“恶意通知”以及“恶意”认定提供了裁判思路，其中“明知权利状态不稳定或有瑕疵”可作为考量投诉人是否恶意的标准之一。本文旨在提出：权利人恶意获取权利（商标、专利）或进行权利登记（著作权登记）并发起投诉，可以认定为权利人明知权利状态不稳定或有瑕疵，从而认定其通知为恶意通知。

一、浙高院审理指南对恶意通知中“恶意”的认定

浙高院审理指南第27条和第28条对何为“恶意通知”进行了界定，并且给出了判断通知人是否“恶意”的考量因素。在第27条中，“恶意通知”定义为通知人明知自己无权通知或通知依据不足，仍然发出通知，从而对被通知人造成损害的行为。根据上述定义，“恶意通知”的构成要件至少包括以下三个方面：一是通知人主观状态为明知自身并无实质上意义上的权利基础；二是行为人客观上实施了通知行为；三是通知行为造成了被通知人损害。而第28条则提出从以下几个方面考量通知人是否存在恶意：一是通知人伪造、变造权属证明，即权利人通过虚假的权属证明发起投诉；二是通知人明知权利状态不稳定或有瑕疵；三是通知人在知道通知错误后不及时撤回；四是通知人提供虚假鉴定意见；五是前后同类通知理由冲突。本文讨论第二种情形，即通知人明知权利状态不稳定或有瑕疵。笔者认为，通知人恶意获取权利（商标、专利）或进行权利登记（著作权登记）并发起投诉，可以认定权利人明知权利状态不稳定或有瑕疵，从而认定通知人的通知为恶意通知。

二、恶意获取权利或进行权利登记的表现形式

通知人在电商平台发起投诉的前提是通知人系知识产权权利人，而恶意获取权利或进行权利登记，让通知人获得合法权利外观，从而获得了投诉的权利基础。在权利人具备合法权利外观，且发出合格通知的情况下，平台很难不按照权利人的通知要求采取必要措施，这极可能给被通知人造成巨大的损失。下文将分别恶意通知中，恶意获取权利或进行权利登记的表现形式。

（一）恶意获取商标权

投诉人恶意注册商标作为恶意获取权利的一种表现形式，通常表现为以下行为：一是投诉人注册缺乏显著性的商标，例如曾有代理公司注册“机车”、“花苞”、“邮差”甚至“破洞”等淘宝热搜词，与热搜词相关的70%左右的卖家都遭到恶意投诉，或商品链接被下架，或被迫支付高额赔偿。[1]二是通知人对具有一定知名度的商标进行恶意抢注，进而在电商平台对销售该商标的产品发起投诉。例如在拜耳消费者关爱控股有限责任公司、拜耳消费者护理股份有限公司等与李某等商业贿赂不正当竞争纠纷一案中，被告人李某对原告在先且持续性使用并具备一定影响力的标识抢注为商标，进而李某以侵犯其上述商标权为由针对淘宝平台上销售的涉案两款产品发起投诉。一审法院结合被告大量注册商标、在平台发起2605次投诉、被告表示愿意“付费撤诉”等事实，认定被告注册商标并非为了正常的经营活动或维护自身的知识产权，而是一种明显囤积商标牟利的行为，因此被告李某的注册、投诉行为存在恶意。[2]在上述两种情况下，通知人通过注册缺乏显著性的商标或通过注册他人在先使用的商标获取商标权，从而发起投诉，这种商标权无疑是不稳定或具有瑕疵的。

（二）恶意获取专利权

在专利领域，由于专利侵权判定较为困难，并且新型专利以及外观设计专利的获得并不需要进行实质审查，一旦通知人获得了专利证书，极大提高了其向电商平台投诉的成功率。恶意获取专利权可以体现在通知人明知其申请的专利很可能会被宣告无效，尤其是缺乏新颖性，但仍然申请专利，并且在获得专利证书后对电商平台上的产品或服务进行投诉，导致该产品或者服务下架。例如将已经在电商网站销售的产品外观，申请为外观设计专利，并在申请成功后，发起投诉。当然，大部分电商平台对于外观专利和实用新型的投诉要求提供专利权评价报告，以解决新颖性的问题。实务中，甚至出现了通知人篡改专利权评价报告的案例。在许某与童某、玉环县金鑫塑胶有限公司不正当竞争纠纷案（2017年浙江法院知识产权司法保护十大典型案例之四）中，被告童某通过变造的方式将涉案专利权评价报告的初步结论修改为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”（该专利权评价报告原内容为：“全部外观设计不符合授予专利权条件”、“具体不符合授予专利权条件的缺陷如下：外观设计不符合专利法第二十三条第二款的规定”）后向淘宝公司发起投诉，淘宝公司基于该篡改后的专利权评价报告进而错误认定其投诉成立，从而删除涉案商品链接。法院在认定童某的投诉是否属于恶意投诉并且构成不正当竞争行为时指出：“主观上，童某明知其专利权具有较大的不稳定性，仍然通过变造的依据发起投诉，其侵权主观恶意明显；客观上，童某的投诉造成了许先本的案涉商品链接被删，破坏了许某的正常经营行为，也必然给许某造成相应的经济损失，进而也损害了正常的市场经济秩序。综上，童某的恶意投诉行为构成反不正当竞争法第二条的不正当竞争行为。”[3]因此，在本案中，被告童某明知专利权评价报告作为评价其专利权是否稳定的重要依据，仍然篡改该报告，这种行为显然可以判断投诉人明知其权利具有较大的不确定性，故其投诉行为明显具有主观恶意。

对于恶意获取专利权中恶意的认定，还可以参照相关恶意诉讼的案例。在深圳市腾讯计算机系统有限公司与谭某因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，一审法院认为：“被告谭某明知原告对涉案qq企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，却利用我国对外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与qq企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。被告明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。”[4]因此，将他人拥有的在先权利进行专利申请，在明知其权利基础缺乏实质正当性的情况下仍然提起诉讼，可以认定其具有主观恶意。

（三）恶意进行著作权登记

恶意进行著作权登记体现在通知人进行著作权登记的作品并不具有独创性，其通过注册他人在电商平台展示的产品或者图片获取著作权，进而发起投诉。在王某与浦江县南岸家居用品厂确认不侵害著作权纠纷及因恶意提起知识产权诉讼损害责任一案中，被告王某对他人已在网上公开销售的产品或公开展示的图片进行著作权登记，然后通过该作品登记证书向阿里巴巴平台进行投诉，导致原告的产品被下架。一审法院与二审法院均认为王某自愿登记的作品不享有著作权并认为王某的投诉行为构成侵权，其具有主观上的恶意，需要承担侵权赔偿责任。二审法院指出：“王某既未对自身的权利状态进行审慎判断，也未能提交有效证据证明涉案作品的实际创作完成时间和首次发表时间。王某在原告提交反证后即撤回了对该厂的起诉，从诉讼过程看，王某应知晓其主张的涉案权利存在严重瑕疵或不确定状态，其提起前案侵权诉讼的行为难谓善意。在前案撤诉后，王某在应明确知悉其登记证书所载作品主张的涉案著作权存在重大瑕疵，其侵权诉请难以得到支持，但其又以该份登记证书再行向阿里巴巴网站投诉，再次使得南岸厂的相关产品链接被删除，该行为已具有较为明显的可责性，故王某应承担侵权损害责任。”[5]

三、恶意获取权利或进行权利登记认定为恶意通知的合理性

对于以恶意获得权利或进行权利登记来认定恶意通知，我们可以先参考知识产权恶意诉讼中对恶意的判定。在山东比特智能科技股份有限公司与江苏中讯数码电子有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案（该案入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》）中，二审法院认为判定行为人的恶意表现为两个方面：“（1）认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。（2）目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。”[6]同样，在深圳市腾讯计算机系统有限公司与谭某因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，一审法院指出：“被告明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。”[7]综上，在判断行为人提起知识产权诉讼是否具有“恶意”，主要从以下两个方面考量：其一，行为人明知其权利基础缺乏实质正当性，其权属状态并不稳定或有瑕疵，但是其并未谨慎合理行使诉权；其二，行为人是以损害他人利益而获取非法或不正当利益为目的，其诉讼目的并非是维护自身的合法权益。故当行为人恶意获取权利或进行权利登记，进而提起知识产权诉讼，可认定为恶意诉讼。

 同理，在电子商务领域的恶意通知中，通知人恶意获取权利或进行权利登记后行使通知权，其“恶意”也表现在以下两个方面：一是通知人明知其权利缺乏实质正当性。由于通知人相关权利的获得系通知人主动登记不具有独创性的作品、主动恶意申请与他人相似或相同的实用新型专利或外观设计专利，以及恶意抢注他人商标与注册缺乏显著性的商标，其申请、登记或注册的恶意就意味着通知人明知相关权利的获得缺乏实质意义上的正当性，但仍然行使通知权；二是通知人行使通知权并非为维护自身的合法权益。我们知道，电商领域确立“通知-删除”是为了权利人能够与电商平台通力合作，及时迅速地打击电商平台高发的知识产权侵权行为，避免因繁杂的司法诉讼程序导致权利人的损害扩大。但是，通知人恶意获取权利或者进行权利登记后进行通知，其通知行为是利用简单易行的“通知-删除”规则，以获取非法的或者不正当的利益，这显然背离了立法赋予其通知权的初衷。

综上所述，通知人恶意获取权利或者进行权利登记后向电商平台提供权利证明，进而发起投诉，此行为违反了民法的诚实信用原则以及破坏了正当的竞争秩序，因此该行为可认定其通知为恶意通知。对于如何在个案中认定通知人是恶意获取权利或进行权利登记，进而构成恶意通知，我们将在下篇阐述。

注释

[1]方列：《百万卖家遭敲诈 知识产权流氓需严惩》https://www.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2685868.shtml，最后访问时间2020年5月13日。
[2] 具体案情见(2017)浙0110民初18627号民事判决书。[3] 见（2016）浙0110民初11608号民事判决书。[4] 见(2017)粤03民初632号民事判决书。[5] 详情见(2018)浙07民初69号民事判决书、（2018）浙民终1099号民事判决书。[6] 见(2017)苏民终1874号民事判决书。[7] 见(2017)粤03民初632号民事判决书。

作者简介

吴嘉莉，广东财经大学智慧法治研究中心研究人员

姚志伟，广东财经大学智慧法治研究中心执行主任，兼职律师，中国法学会网络与信息法研究会理事。曾参与《中华人民共和国电子商务法》的立法工作。在《中国市场监管报》《中国审判》《国际商报》等报纸杂志、商务部官方网站以及专业微信公众号发表电子商务法相关实务十余篇。主要包括：《线上线下融合下＜电子商务法＞适用范围探讨》《“薅羊毛”是“错误”吗？——电子商务零售交易中商家标价错误行为的救济 》《 ＜浙高院民三庭涉电商平台知识产权案件审理指南＞系列解读》（一、二、三）《 ＜中美经贸协议＞中的电商侵权条款解读》《对“二跳”广告页面违规问题的思考》。在《人民日报》《光明日报》《法商研究》等重要刊物发表学术论文二十余篇。联系邮箱：[e-mail]。

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