汉坤律所董晓萌：从最高法近三年公报案例谈商标实战经验
8月13日，“知产前沿”线上直播活动特别邀请到汉坤律师事务所商标部经理、资深律师董晓萌，精选近三年来最高人民法院公报的典型商标案例，围绕恶意认定、混淆误认判断、许可合同实施，以及商标权与肖像权、著作权、企业字号权等权利冲突问题，从多个维度阐释商标侵权与行政确权司法审判要点，剖析商标诉讼应对之策。
董晓萌律师在商标全球策略布局、商标申请、商标检索与监视、商标权利行政保护、商标诉讼方面有着12年的工作经验。专长于与商标申请以及行政程序有关的法律业务以及商标诉讼的各个方面的商标法律实务。
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直播分享伊始，董晓萌首先强调了两个关键词：边界、识别功能。在她看来，对于多数商标授权确权案件的探讨均绕不开上述两个关键词。结合多年代理商标案件的实践经验，她总结认为，对于商标案件的处理，应始终牢记商标的识别性，这是商标的首要功能。当我们发现“无路可走”的时候，起到“指南针”作用的便是商标的识别功能。
案例一：新代理如何合理使用旧代理商标？
案例名称：开德阜国际贸易（上海）有限公司与阔盛管道系统（上海）有限公司等侵害商标权、虚假宣传纠纷案
裁判结果：上海市徐汇区人民法院驳回原告开德阜公司的诉讼请求，上海知识产权法院驳回上诉维持原判；入选2019年最高法公报案例。
案号：（2013）徐民三（知）初字第1017号；（2015）沪知民终字第161号
实务要点：本案所涉核心问题为新代理使用旧代理商标是否构成合理使用？对此，涉及到商标权人的权利边界问题，商标权人对于限制他人使用标识的范围是有限度的。一方面需要考量对方的使用行为是否影响商标的识别功能，是否会导致相关消费者混淆误认。另一方面，也需要考量对方的使用行为是否善意，对此可结合实际使用的目的、规模、造成的影响等因素进行判断。
案例二：如何判断侵权案件中的恶意因素？
案例名称：宝马股份公司与上海创佳服饰有限公司、德马集团（国际）控股有限公司、周乐琴侵害商标权及不正当竞争纠纷案
裁判结果：上海知识产权法院判定侵权，立即停止侵权并赔偿300万元；入选2019年最高法公报案例
案号：（2015）沪知民初字第58号
实务要点：本案中，被告侵权行为属于“纵深发展”的多元化侵权，既有广泛的商业行为，也注册了一些商标以“掩盖”恶意之实。但回归到对于权利“边界”的讨论，针对此种以合法“外衣”行非法目的的行为，对于商标权利人及其代理人需要结合对方整体商业行为、攀附关系、售假网络，深度挖掘对方的恶意证据。不仅如此，针对售假行为，在证据收集上应更多结合常识性的认知和判断。比如说，针对售假行为高发的城市、频繁实施侵权行为的商标抢注者与使用主体或者团伙，保持长期的重点监控。在案件处理中，把对方的恶意情形完整的呈现出来。
案例三：确权授权案件中，著作权的认定难题怎么破？
案例名称：杰杰有限公司、原国家工商行政管理总局商标评审委员会与第三人金华市百姿化妆品有限公司商标异议行政纠纷案
裁判结果：北京市第一中级人民法院驳回杰杰公司的诉讼请求；北京市高级人民法院驳回上诉、维持原判；最高人民法院撤销商标异议复审裁定书、一审判决、二审判决，责令原商标评审委员会重新作出复审裁定；入选2018年最高法公报案例。
案号：（2014）一中知行初字第1430号；(2015)高行（知）终字第3565号；（2017）最高法行再35号
实务要点：我们在商标授权确权案件中经常会遇到在先著作权对抗在后商标权的情形，此类案件的难点在于著作权的认定。针对一些年代较为久远的作品，作为代理人要坚信只要作品存在，所到之处必有痕迹。收集相关证据材料的过程中，应发散搜集证据的角度，比如国外的著作权登记证书、杂志期刊，国图、知网等渠道收集证据，总能找到蛛丝马迹。
案例四：对肖像权进行认定的尺度在哪里？
案例名称：第6020570号“乔丹”图形商标驳回复审行政案
裁判结果：北京市第一中级人民法院维持第52052号裁定；北京市高级人民法院驳回上诉，维持一审判决；最高人民法院驳回迈克尔·乔丹的再审申请；入选2018年最高法公报案例。
案号：（2014）一中行（知）初字第9178号；（2015）高行（知）终字第965号；（2015）知行字第332号
实务要点：肖像权保护的尺度与商标类似，需要考量唯一的可识别性与指向性。从商标代理的角度，建议客户对具有特征识别性的人物剪影、肖像或道具进行商标布局，可以降低日后纠纷产生之时，证明“我是正主”这一事实的难度。
案例五：商标混淆误认的具体含义？
案例名称：曹晓冬与云南下关沱茶股份有限公司侵害商标权纠纷案
裁判结果：昆明市中级人民法院判定立即停止销售，赔偿经济损失20万元；云南省高级人民法院撤销一审判决，驳回全部诉讼请求；最高人民法院撤销二审判决，维持一审判决；入选最高法2018年公报案例。
案号：（2016）云01民初246号；（2016）云民终738号；（2017）最高法民再273号
实务要点：相关公众是否会混淆误认的判断核心在于商标最根本的识别功能。但商标保护的边界在哪里？相较于授权确权案件，商标侵权案件的裁判考量的不仅是商标是否相同近似的问题，而是从更加全局的角度，不能无限的挤压商标注册人的空间，而是应当保障注册商标的识别功能。
案例六：商誉延续与商标延续不等同？
案例名称：美国蜘蛛集团有限公司与蜘蛛王集团有限公司商标异议复审行政纠纷案
案号：(2013)济民三初字第716号；（2014）鲁民三终字第43号；（2016）最高法民再238号
裁判结果：济南市中级人民法院驳回北京庆丰包子铺的诉讼请求；山东省高级人民法院驳回上诉，维持原判；最高人民法院撤销一审、二审判决停止侵权行为，赔偿5万元；入选2016年中国法院十大知识产权典型案例，2018年最高法公报案例
实务要点：针对本案，如果我们作为被告方的代理人，如何抗辩不存在商标侵权？即以自己的名字作为企业名称和商标使用的情形，权利界限在哪里？需要意识到，即便使用自己姓名也要尊重他人商标的识别功能。而对于他人在先商标权尤其是知名商标权的预见，应该限定在当事人认知范围内。
案例八：涉及宗教含义商标的不良影响如何界定？
案例名称：泰山石膏股份有限公司与山东万佳建材有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案
裁判结果：北京市第一中级人民法院维持第051795号裁定；北京市高级人民法院撤销一审判决和商评委的裁定，商评委重新做出裁定；再审撤销二审判决，维持一审判决。入选最高法2017年公报案例。
实务要点：从本案的审理过程中，可以看到原告与被告方之间在证据上的PK。针对带有宗教色彩以及其他涉及不良影响商标审查，相较于其他类型的商标，审查员的把控尺度更为严格。审查员的心证存在不良影响的倾向，则商标的不过审的可能性更大。这一审慎的审查态度，也体现在本案最高法的裁判观点中。
案例九：先后两个独占许可合同“撞车”怎么办？
案例名称：上海帕弗洛文化用品有限公司等与毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案
案号：（2012）沪一中民五（知）初字第250号；（2014）沪高民三（知）终字第117号
裁判结果：上海市第一中级人民法院驳回原告帕弗洛公司的全部诉讼请求；上海市高级人民法院驳回上诉，维持原判；入选2017年公报案例
实务要点：本案核心在于先后两个商标独占许可协议，前者未终止，在后签订的合同效力如何认定？对此应回归于合同法，就本案而言，需要考量在后合同是否满足恶意串通损害第三人利益的合同无效构成要件。其中，涉及到主客观两个层面的判定。
此外，在后签订的许可合同的效力存在瑕疵，虽然该瑕疵不足以使得合同无效，但也将在一定程度上限制其权利的行使，这也是值得我们思考的问题。
再则，对于律师而言，在帮助客户涉及许可合同的案件时，需要做足背景调查工作，发现可能存在的权利瑕疵并及时修正。
案例十：商标权共有情形下的许可有何特别之处？
案例名称：张绍恒与沧州田霸农机有限公司、朱占峰侵害商标权纠纷案
案号：(2015)冀民三终字第79号;（2015）民申字第3640号
裁判结果：沧州市中级人民法院驳回原告张绍恒的诉讼请求；河北省高级人民法院驳回上诉，维持原判；驳回张绍恒的再审申请；入选最高法2017年公报案例。
实务观点：商标作为私权，共有的情况下，权利形成的规则需要共同协商。不能协商一致，又无正当理由，任何一方不能阻止他方的共有人普通许可的方式许可他人使用。此外，商标权共有的行使存在一定的风险性，在商标权共有人对权利行使规则没有作出约定的情况下，共有人应对该风险有所预期。
分享的最后，董晓萌总结认为，商标的本质是一种私权，但这一权利基于行政机关的授予，因此权利的取得存在一定的价值层面判断。通过分析商标典型案例中的裁判观点以及背后的裁量宗旨，不仅可以增进我们对商标法律制度的理解，还有助于我们在工作中针对客户的类似商业行为给予更为明晰的合规指导，防范可能存在的侵权风险与权利瑕疵。
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“知产前沿”编辑：IvesDuran
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