韬安荐案丨不以使用为目的的恶意申请——《商标法》第四条的理解与适用

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本文字数：6170字

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原告(上诉人)：

凤山县顺兴商行（以下简称顺兴商行）

被告(被上诉人)：

国家知识产权局

审理法院：

一审法院：北京知识产权法院

二审法院：北京市高级人民法院

案号：

一审案号：（2020）京73行初14522号

二审案号：（2021）京行终2143号

审结时间：

2021年06月09日

案由：

商标申请驳回复审行政纠纷

裁判结果：

一审判决：

驳回顺兴商行的诉讼请求。

二审判决：

驳回上诉，维持原判。

韬安荐案语 

长期以来，我国存在着大量使用他人具有在先权利的作品、外观设计、姓名、商号、知名名称包装装潢等申请商标的情形，在获得注册后，以商标权向在先权利人主张商标侵权。为规制这一类商标抢注行为，2019年修订的《商标法》增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回” 的规定，旨在从商标注册申请的源头遏制商标抢注行为，规范商标注册秩序。

本案即涉及不以使用为目的的恶意申请的认定问题。商标的基本功能是识别商品或服务的来源，如果脱离生产经营活动的需要而申请注册商标，显然不可能实现商标的基本功能，也背离商标法保护商标专用权的立法初衷。在这类案件中，如何正确理解《商标法》第四条非常重要。

焦点关注 

从近十年间商标局公开数据来看，商标的转让数量逐年激增。一方面，我国中小企业的平均寿命只有2.5年，企业关停后必然导致大量商标闲置，因经济发展和正常的商业需要，必然导致大量商标转让。而另一方面，商标交易领域利润巨大，商标转让量逐年增长的背后隐藏着商标囤积转让、攀附品牌字号、抢注公共资源等商标恶意注册和交易乱象。

在本案中，焦点问题为诉争商标是否违反了《商标法》第四条的规定，即顺兴商行的行为是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请。虽然，对于如何检验申请人是否有使用目的，以及申请人是否有恶意等，我国商标法中尚无明确规定，但在本案的审判中，法院参照《关于规范商标申请注册行为的若干规定》列举的情形，对申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标的数量、指定使用的类别、商标交易情况，或是申请人所在行业、经营状况，以及申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况等因素综合考虑，得出顺兴商行构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”情形的结论。

案件回放

（一）当事人诉辩

顺兴商行起诉称，顺兴商行在“啤酒；姜汁啤酒；以啤酒为主的鸡尾酒；大麦啤酒”商品上申请注册的“真龍”商标（以下简称诉争商标）被驳回，其认定顺兴商行的注册申请违反《商标法》第四条第一款“不以使用为目的的恶意申请”，属于法律适用错误，顺兴商行拥有真实的使用意图，诉争商标在提交注册申请后已经实际持续使用。此外，诉争商标的注册申请日是2019年4月25日，早于2019年《商标法》实施的时间，根据“法不溯及既往”原则，应适用2013年《商标法》审理本案。而“不以使用为目的的恶意抢注”规定的情形属于2019年《商标法》新规定的范畴，因此，被告做出行政行为属于法律适用错误。法院应仅对申请商标的情况进行审理，顺兴商行此前的商标申请注册情况不应成为本案申请商标予以核准注册的不利考量因素。顺兴商行请求：依法撤销被诉决定。

国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求法院驳回顺兴商行诉讼请求。

（二）事实经过

2019年4月25日，兴顺商行申请注册诉争商标。随后，商标局作出《商标驳回通知书》，以申请商标与引证商标一至五构成使用在类似商品上的近似商标，顺兴商行反复申请注册与他人具有一定知名度商标相同的标志作为商标的行为，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，应予驳回为由，根据2019年商标法第四条第一款、第三十条的规定，驳回了顺兴商行的注册申请。顺兴商行因不服该决定，于2020年3月31日向被告提出复审申请，并书面放弃在除第32类商品“啤酒；姜汁啤酒；以啤酒为主的鸡尾酒；大麦啤酒”外的其他商品上的复审请求。2020年8月28日，被告做出商评字[2020]第229056号《关于第37791140号“真龍”商标驳回复审决定书》，驳回了顺兴商行的复审申请。

此外，一审法院查明，顺兴商行共申请注册了42件商标，其中仅在第32类商品上就申请注册了37件商标，且多件商标系摹仿他人知名的“老村长”“蓝马果啤”“香格里拉”“真龙”“中华”品牌反复申请注册，多件商标已在审查或复审程序中被予以驳回。

（三）裁判要旨

一审法院认为，本案争议焦点为：诉争商标是否违反了《商标法》的规定。《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。一审法院查明，顺兴商行申请注册了大量商标，且多件商标均为模仿他人知名商标。顺兴商行虽然主张其申请注册诉争商标具有真实使用意图，但其提交的证据并不足以证明其真实使用目的。此外，被诉决定作出时间为2020年8月28日，2019修正的商标法于2019年11月1日起实施，被诉决定在新法实施后作出，故应适用2019年《商标法》。一审法院认定顺兴商行申请注册诉争商标不具有真实使用意图，在此情况下，顺兴商行大量申请注册商标且缺乏正当理由，其商标注册行为明显的超出了实际使用的需求，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。故诉争商标的申请注册违反了《商标法》第四条之规定。

二审法院认为，综合考虑申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标的数量、指定使用的类别、商标交易情况，或是申请人所在行业、经营状况，以及申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况等因素可以认定，顺兴商行申请注册的商标已明显超出正常的生产经营需求，具有借助他人在先商标知名度谋取不正当利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，构成2019年商标法第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形，申请商标不应予以初步审定公告。

理论荟萃

不以使用为目的的恶意商标注册并非我国特色，这一情况早已出现于各国的司法实践中，主要表现为恶意注册商标、囤积商标、攀附知名品牌、抢注公共资源等形式。但由于我国目前处于经济高速发展，知识产权制度逐渐完善的历史性时期，这种情况的表现也愈发突出。在既往的司法实践中，我国已经通过司法解释对此类行为进行规制。近年来，对恶意注册商标的管理力度逐渐加大，2019年新修订的《商标法》各条款，也旨在加强对商标恶意注册的处罚力度。其中，第四条第一款“不以使用为目的的恶意商标注册”的绝对禁注事由规定，是已有相关商标司法执法实践的总结和升华，同时又进行了制度创新。

2019年《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，是由“不以使用为目的”和“恶意”两个要素所构成，也即两者是该行为的构成要件或者限制性条件。两个要件各有其独立的含义与价值。适用该新增规定的关键是恰当处理“不以使用为目的”与“恶意”两要素之间的关系，以及准确界定其各自的含义[1]。首先，对于此类申请行为，因其不符合商标注册需要有的实际使用目的的本意而予以驳回，是对商标的实际使用制度的维护。而在此之外，该规定又进一步对于是否具有恶意予以了评价和定性。其次，在实践中，商标所有人为了保护自身的商业利益，往往采取防御性商标注册的方式。《商标法》虽未承认防御性注册，但该条款中“恶意”的限制性规定，为防御性注册的操作留下空间。周丽婷法官即认为：修法之后，对于囤积商标且不属于合理的防御性注册的，理应纳入《商标法》第四条的规制范围[2]。

（1）“不以实际使用为目的”的理解与认定

从立法意图来看，2013年《商标法》第四条第一款“在生产经营活动中”的规定，已经阐明了商标注册需要具备实际使用的目的。但从实际效果来看，这一规定并未对商标申请人构成实际的限制，实践中仍然存在大量非因生产经营需要，恶意抢注商标、囤积商标的行为。2019年《商标法》将该条修改为“以使用为目的”，这一修改加强了恶意注册行为的规制。同时，也有学者将其进一步解释为我国在立法上对“商标注册人的使用义务”的侧面阐释，重视程度逐渐提高[3]。

除我国外，世界其他国家对于商标注册申请的“使用意图”亦有所规定。以美国为例，商标申请人可以选择基于商标的实际使用或者基于意图使用而申请注册。在第二种商标注册体系之下，美国《商标审查程序手册》和相关判例法对申请人的使用意图提出了具体的要求。英国商标注册制度则要求申请人提交注册申请的同时，书面声明商标已被使用在指定的商品或者服务上，或者具有真诚的使用意图。日本《商标法》第3条第1款规定与我国商标法第4条相似，对于申请时尚未投入商业使用的商标，只有认定申请人有将来使用商标的计划，才予以批准注册。意大利《商标法》第22条第1款规定，凡在自己的公司或自己控制的公司或自己同意使用商标的公司制造或经销商品或服务当中，使用或意图使用商标者，均可以获得商标注册。韩国《商标法》第3条规定，在韩国国内使用或意图使用商标的人享有注册自己商标的权利。这些国家均在成文法或判例法中，将“使用意图”作为商标准予注册的要件之一。究其原因，这与商标使用的意义密不可分，它贯穿于商标的产生、商标保护制度的建立和发展以及商标价值实现的全过程[4]。

（2）“恶意”的理解与认定

与“使用意图”的规定类似，德国、韩国、欧盟等各国对“恶意”均在立法层面设计了具体规定。德国专利商标局对德国《商标法》第8条第2款第14项规定的绝对理由进行审查时，采取的是“明显恶意”标准。对此，德国《商标法》第37条第3款明确规定：“仅当欺骗的可能性或恶意明显时，才根据第8条第2款第4项或第14项驳回申请。”欧盟法院则在“Lindt＆Sprüngli 诉 Franz Hauswirth”案的裁决中，确定了判断恶意的3点因素。第一，商标申请人知悉或者应当知悉他人在相同或近似的商品或服务上在先使用与其注册商标相同或近似且存在混淆可能的商标的行为。第二，依具体的客观情况推断商标申请人具有阻碍意图。第三，考虑在先使用人和商标申请人的正当利益应受保护的程度，权衡双方利益。如果在先权利人具有正当利益，如部分社会公众已将该注册商标理解为在先使用人的来源指示，就应认定商标注册人存在注册在先权利人商标的恶意。

目前，对于如何界定“恶意”，我国的法律法规中尚未作出具体规定，这一问题也是此条款适用的难点。结合域外的司法实践，我国学者建议可以采取更为严格的“可能恶意”标准——对可能存在恶意的商标注册人，商标局可要求其提供善意使用或使用意图的证明文件。此处的“可能恶意”应理解为商标注册人可能具有阻碍他人正当使用商标的目的。具体而言，注册人明知或应知第三人已使用该标志却仍进行抢先注册，或者注册人投机性地批量进行商标注册，均可归入“可能恶意”范畴[5]。而商标局对于疑似恶意注册的申请人，可以要求其提供使用意图的证明。在本案中，无论是知识产权局的行政审查，还是在法院的审判中，均采用了类似观点，即要求顺兴商行提供实际使用商标的证据，并同时对其既往申请商标的情况进行审查，综合此两点对“恶意”进行判断。

类案索引

案例1：北新集团建材股份有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷[6]

北京知识产权法院认为：

本案诉争商标指定使用的“水泥板、非金属耐火建筑材料、防火卷材”等商品与各引证商标核定使用的“水泥板”等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近，已构成同一种或类似商品。诉争商标与各引证商标若共同使用在上述同一种或类似商品上，易造成相关公众混淆，从而对商品来源产生误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

根据《商标法》第四条第一款的规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

本案中，原告在不同商品类别上申请注册了大量商标，且多件商标为具有一定知名度的山川名称。商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提，原告虽然主张其申请注册诉争商标具有真实使用意图，但其提交的证据并不足以证明其真实使用目的，故本院认定原告申请注册诉争商标不具有真实使用意图。在原告申请注册诉争商标不具有真实使用意图的情况下，原告大量申请注册商标且缺乏正当理由，原告的该商标注册行为明显的超出了实际使用的需求，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。故诉争商标的申请注册违反了《商标法》第四条之规定。

案例2：云南铜业（集团）有限公司与美国奥洛海集团公司关于第37762286号“云铜”商标无效宣告请求[7]

国家知识产权局商标评审委员会认为：

本案申请人提交的荣誉证书、《云南铜业年鉴》《经济日报》《中国有色金属报》《云南日报》等证据可以证明，在争议商标申请日前，“云铜”已作为申请人云南铜业（集团）有限公司企业名称的简称与申请人形成对应关系，在有色金属行业具有一定知名度。争议商标与申请人的企业名称的简称完全相同，被申请人对此无合理解释。被申请人在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、转让等方式大量持有“云铜”“云冶”及与云铜集团企业标识完全相同的牛角图形等商标，并以此为权利基础对申请人提出多起民事侵权诉讼，同时通过中金通汇国际投资有限公司向中国铝业股份有限公司（申请人关联公司）发出报价80亿元人民币的《关于就“云铜”等商标进行合作与服务的报告》。

被申请人及其关联公司大量申请、囤积注册商标，以合作为名索取高额转让费，同时利用注册商标进行恶意诉讼和炒作。上述行为明显有悖于诚实信用原则，具有通过抢注商标牟取不当利益的目的，严重扰乱了正常的商标注册秩序，已构成《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”以及《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形，故对争议商标予以无效宣告。

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注：

[1]参见孔祥俊：论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析，载《比较法研究》2020年第2期。

[2]参见周丽婷：新《商标法》背景下部分商标注册绝对条款的适用，载中华商标杂志微信公众号，2021年 1月28日。

[3]参见孙国瑞，董朝燕：论商标权人的商标使用义务，载《电子知识产权》2020年第4期。

[4]参见郑悦迪：商标注册制度中的“使用意图”要求比较研究，载《知识产权》2020年第4期。

[5]参见王莲峰：规制商标恶意注册的法律适用问题研究，载《中州学刊》2020年第1期。

[6]参见北新集团建材股份有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案，北京知识产权法院（2020）京73行初10698号一审行政裁判书。

[7]参见云南铜业（集团）有限公司与美国奥洛海集团公司关于第37762286号“云铜”商标无效宣告请求，国家知识产权总局商评字[2020]第0000330418号裁定书。

撰稿：李   铮丨

编辑：李小旭丨

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