贸促专商 | 小题大做——说明书到底写不写技术效果？
近几年来最高人民法院出的一系列案例指导，不仅对专利侵权、确权、授权实务有极大的指导作用，而且对专利代理师在撰写实务方面也有很多有益的启发。比如对于技术效果，说明书到底写不写以及如何写，一直以来都没有得到申请人/专利权人和专利代理师的重视，看起来好像无关紧要，写不写都行，然而最高院最新发布的一些指导案例，却告诉我们说明书里的技术效果的描述有时对于侵权、授权或确权认定至关重要，直接影响到申请人/专利权人的利益。本文结合这些案例就说明书中的技术效果的作用和影响进行探讨。
作者 | 李晓芳 中国贸促会专利商标事务所编辑 | 墨客
01
说明书写了技术效果会怎样？
案例1：（2019）最高法民申365号
此案例选自《最高人民法院知识产权审判案例指导》第十二辑。此判决对说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用及对等同原则适用的影响做了阐述。
涉案专利是一种LED照明灯，其中权利要求1包含争议特征“与LED灯条（2）插拔电连接的环形插槽”。如涉案专利的图3所示，LED灯条2的一端插入环形插槽33。
被诉侵权产品也是一种LED照明灯，但是灯条是通过固定板上的环形插槽，穿过去之后用锡焊方式再予以焊接。也就是说被诉侵权产品的LED灯条与环形插槽也是既插拔也是电连接的，从某种意义上也可以被认为是插拔电连接的。退一步讲，即使并不完全相同，也有机会从等同原则角度来认定被诉侵权产品的连接方式与涉案权利要求的特征是等同的。
然而，由于涉案专利的说明书明确记载了这样的技术效果“本发明的LED照明灯与现有技术相比，具有如下的优点：……由于采用LED灯条与插槽插拔电连接的结构，这样，对LED照明灯的维修和排除故障提供便利，当某颗或数颗LED灯珠损毁时，只需将其相应所在的LED灯条抽出，即可维修更换灯珠，而不影响其他LED灯条的使用，因此最大程度的降低了维护和使用成本。”
基于此，最高法的判决认为“以本领域技术人员的通常理解来说，涉案专利的“插拔电连接”确实能实现上述技术效果。因此，在争议技术特征的解释过程中，应当考虑上述技术效果。在本院组织的询问程序中，经双方当事人确认，被诉侵权技术方案相应的技术特征为，LED灯条与环形插槽在插拔的过程中并不接触，而是通过焊锡形成电连接和实现固定。由此带来的技术效果是，当灯条发生故障时，需要先破坏焊锡结构，才能实现灯条的更换和维修。因此，被诉侵权技术方案LED灯条与环形插槽通过焊锡固定电连接的技术特征与涉案专利争议技术特征不相同也不等同，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。”
最高法在此判决中也给出了说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用及对等同原则适用的影响的一般性原则，即：
“最后，关于说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用及对等同原则适用的影响。一般而言，权利要求中记载的是技术特征所限定的技术方案，也就是发明的构成，而发明的目的及相关技术效果则记载于说明书中。说明书中关于技术效果的记载，其体现的有益效果通常就是专利相较于现有技术所具有的进步。由于专利权人对现有技术认识的有限性，以及专利审查部门对现有技术检索的局限性，说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用。对于说明书中关于权利要求特定技术特征的技术效果的记载，需要考虑该技术效果是否确实由该技术特征所导致，该技术效果的显著程度等因素，综合判断权利要求中的该技术特征是否应当受到说明书中该技术效果记载的限定。在侵权诉讼中适用等同原则时，对于说明书中明确记载并且本领域技术人员能够确定的技术效果，应当予以考虑。”
案例2：（2018）最高法行再131号
此案例选自《最高人民法院知识产权审判案例指导》第十一辑。此判决对说明书中技术效果的记载对授权或确权过程中判定创造性时的作用做了阐述。
该案是一个发明申请，历经驳回、复审被维持驳回、法院一审驳回诉讼请求、二审维持原判、直至最高院的再审撤销之前的审查决定和判决。
该案焦点问题在于权利要求1和5是否具备创造性。权利要求1以“或者”的方式限定了两个并列的技术方案1A、1B，二者的区别在于“壁体”的设置方式不同，分别对应于区别技术特征1A、1B。最高院认为，对于同一项权利要求中以“或者”等方式限定的多个并列的技术方案，如果其保护范围相互独立，则应当对其创造性分别作出认定。
关于区别技术特征1A。最高院认为“在认定权利要求的创造性时，区别技术特征的作用功能和技术效果是认定该权利要求实际解决的技术问题的根本依据。在认定其作用功能和技术效果时，应注意权利要求限定的技术方案是否与说明书中记载的具有特定作用功能、技术效果的技术方案具有对应性。如果二者存在实质性差异，则需要根据权利要求限定的技术方案的具体情形，相应确定区别技术特征能够实现的作用功能、技术效果。”本申请说明书虽然对于“壁体”记载了三个功能，但是技术方案1A并未能实现这三个功能，最高院只依据其中一个功能确定了其实际解决的技术问题，最终认为技术方案1A不具备创造性。
关于区别技术特征1B。最高院认为“以一项技术特征同时实现多个方面的作用功能和技术效果，是技术创新的重要方式之一。因此，如果说明书中明确记载了区别技术特征同时具有多个方面的作用功能和技术效果，那么在确定权利要求限定的技术方案实际解决的技术问题，以及其他对比文件是否公开该区别技术特征，现有技术整体上是否给出技术启示时，应当综合考虑该区别技术特征实际具有的所有作用功能和技术效果。专利复审委员会有关“当区别技术特征能够带来多个互不关联的技术效果时，被诉决定选择了与本申请声称所要解决的技术问题相关联的技术效果来认定实际解决的技术问题并无不当”的主张，割裂了区别技术特征与其实现的各个作用功能、技术效果之间的有机联系，亦与涉案专利实际作出的技术贡献和公开的技术内容明显不符，实属断章取义，既不符合事实，也没有相应的法律依据，本院不予支持。” 对于区别技术特征1B中的“壁体”，最高院依据说明书记载的三个功能中的两个确定了其实际解决的技术问题，最终认为技术方案1B具备创造性。
在判定权利要求5是否具备创造性时，最高院同样对于以“或者”限定的两个并列的技术方案，对其创造性分别作出了认定。并且在对各技术方案进行认定时，考虑了说明书记载的某个区别技术特征所具有的所有作用功能和技术效果，进而认定权利要求5的技术方案5A和5B均具备创造性。
从这两个案例，可以看出，说明书写明有益效果，一方面在授权和确权时对于创造性等的认定有很大的帮助，另一方面在侵权判定时却有可能对保护范围构成限制。对于说明书写明技术效果在不同阶段所体现的不同的优劣，申请人或代理师在撰写申请文件时需要进行认真考虑和权衡。
当然，还有一个选择是说明书不写技术效果。然而说明书不写技术效果行吗？
02
说明书不写技术效果会怎样？
《专利法实施细则》第十七条、审查指南第一部分第二章有关实用新型专利申请的初步审查、第二部分第二章有关说明书和权利要求书的实质审查的规定中确定提到了说明书应当写明有益效果。
但是在实践中，对于机电领域的发明申请，目前基本没有审查员会在通知书中指出说明书缺少有益效果的描述而让申请人补充。一方面可能是因为缺少技术效果的描述并不影响对申请方案的理解与审查，另一方面申请人在提交后补充相关内容反而可能会带来超范围的风险。对于实用新型申请，早些年部分审查员会指出说明书的发明内容部分缺少有益效果的描述而让申请人补充，但是这样的补充也仅限于将在具体实施方式部分记载的效果增加到发明内容部分以满足形式要求，而很少接受增加原来说明书没有的内容。但近几年这样的审查意见也很少见了。
实际上，在实践中与有益效果相关的基本都是关于创造性的审查。根据审查指南第二部分第四章关于创造性的判断方法，在确定了区别技术特征之后，需要确定发明实际解决的技术问题。此时，需要根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
此外，自2020年9月12日起施行的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的第十三条规定：说明书及附图未明确记载区别技术特征在权利要求限定的技术方案中所能达到的技术效果的，人民法院可以结合所属技术领域的公知常识，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定所属技术领域的技术人员所能确定的该权利要求实际解决的技术问题。
从指南和最高院司法解释来看，理论上说明书未记载技术效果，并不影响创造性的判定，特别是在机电领域。
然而，但实践中，特别是在专利申请获得授权的阶段以及在无效阶段，说明书记载技术效果可以大大增强相关特征的创造性争辩的说服力，从而增大授权几率以及维持专利权有效的几率。例如前文的案例2，最高院认为对于说明书明确记载的所有技术效果，审查员都应当考虑。我们可以设想一下如果说明书没有记载这些效果的话，仅凭申请人/专利权人的事后陈述，那这种争辩的说服力将大打折扣，审查员和法院是否考虑和采纳申请人/专利权人的陈述将存在很大的不确定性。
03
总结和建议
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李晓芳
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