汉坤知苑 | 未注册商标若干现实问题探讨
作者 | 董晓萌 赵鑫 陆韵竹 程旻晖 汉坤律师事务所编辑 | 布鲁斯
我国采取商标经注册方才获得专用权的制度，《商标法》的宗旨之一即为保护注册商标专用权。但在实操方面，宥于庞大的商标注册基数和商标审查绝对理由条款等原因，申请商标能够顺利注册的难度逐年加大。现实中经常存在的情形为：商标无法成功注册，但企业不得不将继续使用、或者已经持续使用未注册商标。事实上，《商标法》赋予了未注册商标在达到已在先使用且具有一定影响条件下在相同和类似商品上禁止在后注册相同或近似商标的资格，同时规定了针对在后注册商标的先用权抗辩。这一保护的深层次原因就是在于大量未注册商标在市场中实际存在的客观现实[1]。
商标因为各种原因，可能在短期甚至长期内无法注册，但是，在商标注册前，伴随着商标使用本身，会产生相应的品牌商誉，对此部分所对应的具有价值的品牌而言，不应因为其未能获准注册，就被排除于知识产权法保护范围之外。
在以上背景下，当企业面临商标无法注册的现实困境时，有几个问题需要评估和梳理，即：企业自身未注册商标的成因、未注册商标如继续使用所伴随的风险、如何实现对未注册商标的保护、未注册商标使用中涉及的实际问题（如许可等）。只有了解前述问题的答案，企业才可对使用未注册商标的行为所蕴藏的风险及后期的策略有清醒的预判。本文就前述问题逐一分析，以期对企业就未注册商标实际相关问题起到总结和启发作用。
一
保护未注册商标之合理性及主要情形
在《两大法系背景下的商标保护制度》[2]一文中，知识产权学者李明德表明：“商标权作为一种财产权，来自于商标的实际使用，以及由此而产生的商誉。商标作为一种智力活动成果，商标权作为一种财产权，永远不可能来自于行政机关的商标注册”。事实上，由未注册商标之实际使用及所附商誉而生之财产权应当受到法律上一定程度的保护。
现实中存在大量未注册商标但实际使用的情形，我们选取较常见情形进行归纳总结，列举如下（非穷尽式列举）[3]：
（一）商标因包含禁止性要素在确权授权阶段被认为会产生不良影响未能注册、但在实际使用中未产生不良影响的标识
例1：“中国劲酒”商标案件
2005年10月20日，第33类“酒（饮料）”等商品上的“中国劲酒”商标被其主体提交申请。经过一审、二审、再审、商评委重新作出复审决定、北京市一中院一审、北京高院二审，该商标最终仍未被准予核准注册。北京高院认为，根据《商标法》第十条第一款第（八）项之规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用，“中国”是我国国家名称的简称，是国家的象征，如果允许随意将其作为商标的构成要素予以注册用作商业使用，将会导致国家名称的滥用，有损国家尊严，对社会公共利益和公共秩序产生其他消极、负面影响，申请商标因突出使用了汉字“中国”，已经构成前述法律规定的不得作为商标注册的情形[4]。
实际上，尽管“中国劲酒”标识并未成为注册商标，但“中国劲酒”酒仍一直在销售且取得了巨大的商业成功。就普通消费者的认知来说，“中国劲酒”品牌未曾也不至招致对公共利益的消极影响。也就是说，在商标授权确权阶段被认为会有不良影响的商标，在实际使用中可能根本不会产生所谓的不良影响，由于在授权确权阶段审查员可能不会过多考虑商标实际使用的情形，这就导致某种矛盾的存在，即，商标实际使用已广且无不良影响，但限于《商标法》的绝对条款之规定及审查员在授权确权阶段对于商标实际使用可能难以审查之原因，此类商标一直无法注册，这也意味着，此类商标权人一直使用的是未注册商标，尽管法律对于未注册商标也能提供某种程度的保护，但实际上，维护未注册商标较之维护注册商标而言，维权难度和工作繁琐程度还是更大些。
例2：“精铟海工”商标
某公司在第7类“风力发电设备”等商品上申请“精铟海工”商标，该商标被认为会误导公众被驳回。经复审官方认定，申请商标由文字“精铟海工”构成，该文字用于指定商品上，容易使公众对商品的原料特点产生误认，根据《商标法》第十条第一款第（七）项之规定，其不得作为商标使用[5]。
实际使用中，“精铟海工”于“风力发电设备”上很难说会引起消费者的对于商标指定商品原料的误认，即：“风力发电设备”与“铟”原料很难建立联系，即便有联系，该联系于“风力发电设备”上误导消费者的概率应是微乎其微。实际上，在商标授权确权阶段，克服《商标法》第十条第一款第（七）项的难度相当大，审查员一般不愿意轻易改变此条的相关认定，在此背景下，大多数企业可能面临的选择是，由于商标已经实际投入使用许久，品牌已经积累了一定的商誉，尽管商标不能注册，企业也还是只能选择继续使用此类被绝对条款驳回的商标。
（二）因缺乏显著性未注册，但仍在使用的商标
2017年1月12日，相关公司在第30类“蛋糕、甜食”等商品上申请“半熟芝士”商标。经一审、二审，“半熟芝士”标识最终未予准许注册。北京高院认为，诉争商标“半熟芝士”中的“半熟”系对食品成熟程度的描述，“芝士”是一种常见的食品名称，诉争商标使用在蛋糕等商品上易被理解为系通过某种工艺或某种原料制作的蛋糕名称，相关公众不易将其作为区分商品来源的标志加以识别，故诉争商标不具有显著性，诉争商标的申请注册构成2013年商标法第十一条第一款第三项规定之情形[6]。
虽然商标因缺乏显著性未能成功注册，但如上文提及的，诸多企业由于不愿意轻易放弃商标已经实际投入使用许久而积攒的品牌商誉，可能还是选择继续使用未能注册的商标。
（三）因与其他在先商标近似而被驳回注册的某些商标，在未获注册的情况下仍进行实际使用
该种情形下，申请商标主要因《商标法》第三十条规定的类似商品/服务上的近似商标被驳回，此时，未注册商标的使用是否合理需考虑在先商标使用时间、双方商标知名度、是否有某方存在主观恶意情况等因素综合判断。
二
未注册商标继续使用的风险分析和建议
（一）对基于《商标法》第十条绝对理由驳回的商标建议谨慎使用
根据《商标法》第五十二条之规定，使用未注册商标违反《商标法》第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。由此，使用基于《商标法》第十条绝对理由驳回的未注册商标存在受到行政处罚的风险，应谨慎为之。例如以下即为相关主体违反《商标法》第十条规定但仍继续使用商标、后续受到工商局处罚的相关例证：
某医药公司旗下药店销售的某品牌的熊胆明目润目冷敷凝胶（该品牌文字对于产品质量有较为极致的夸张褒奖描述），其行为系使用带有欺骗性的未注册商标，违反《商标法》第十条第一款第（七）项，被处罚款1800元。
某酒业公司经营的某品牌的白酒，由于该品牌含有地名、年份等历史元素，但实际上包就的产地等特点均与此历史时间不相关，被认定容易使相关公众对其商品产地产生误认，且有悖社会主义道德风尚，违反《商标法》第十条第一款第七项、第八项，被处罚款一万元。
根据以上案例，使用因违反《商标法》第十条而未予准许注册的商标存在一定风险（不过，能够检索到的相关行政处罚数量很少）。鉴于该等风险存在的事实，建议企业在实际使用此类未注册商标时注意：（1）产品的品牌名称若包含国家或地区，应与实际产地相符，避免含有虚假、夸大或者引起消费者误解的内容；（2）实际销售的产品品牌名称应避免含有妨碍社会公共秩序、违背社会良好道德风尚、含有民族、种族、宗教、性别歧视的相关内容。
（二）对于显著性不高的商标，建议可以通过使用增强其显著性
对于因显著性不高而未能获准注册的商标，建议商标申请人不轻易放弃商标注册，应采取积极进行驳回复审，极力阐述商标具有显著性以争取获准注册的策略；即使经复审仍未获准注册，可通过积极使用该未注册商标的方式增强商标的显著性，为商标最终获准注册做准备。如以下则为显著性较低的商标经商标申请人长期大量宣传推广及持续使用获得较高显著性、进而成功注册的案例：
2018年7月18日，相关公司在第30类“巧克力”商品上申请“
2017年12月20日，北京某科技公司在第39类“运输”服务上申请“
2021年4月2日，某食品公司在第29类“豆腐”等商品上申请“
（三）在先使用商标，可在原有范围内继续使用，但需附加区分性标识
《商标法》第五十九条规定了在先使用抗辩[10]，“AMATLLER”案[11]是适用此条法律规定的具有一定的典型意义的案例：
AMATLLER是一款享誉欧洲的巴塞罗那巧克力品牌。自2006年起，A公司从西班牙厂家直接进口并销售标有“AMATLLER”商标的巧克力。2012年，B公司对“黑蔓”和“AMATLLER”商标申请并获得注册，获得其授权起诉的商标被许可使用人C公司于2015年对A公司提起商标侵权诉讼。
法院经审理认为，A公司早在涉案注册商标的申请日之前，已经在其进口并销售的巧克力商品的原包装上使用了英文标识，在其中文标贴上使用了“黑蔓”中文标识。而“AMATLLER”作为西班牙一个古老家族的姓氏，没有固定含义，“黑蔓”为一种罕见的植物名称，A公司将该两枚标识用于巧克力商品上，具有较强的显著性，客观上指向了该商品的来源。同时，A公司在商品包装、商品交易文件以及商业展示活动中大量使用该标识，并通过较长的使用时间，较大的进口销售数量，较广的销售范围和较知名的销售区域，使相关公众亦借助该标识与A公司之间建立了较为固定的联系。因此，可以认定“AMATLLER”与“黑蔓”标识在巧克力商品上已经实质上产生了识别商品来源的功能，并具有一定的影响。且C公司本案中指出A公司的涉案被诉侵权形态与A公司原使用形态没有任何改变，A公司并未脱离原有范围使用该标识，该使用行为完全符合前述法律规定的情形。根据《商标法》第五十九条第三款规定，C公司无权禁止A公司继续使用涉案“AMATLLER”英文标识。
三
未注册商标获准注册的途径
如上文分析，尽管法律给予了未注册商标一定程度的保护，但商标如未注册，其被保护的力度相对弱、维权难度相对较高、甚至侵害他人商标权的危险也相对存在，这些都是未注册商标的使用主体需要面对的问题。由此，能够取得未注册商标的注册，可能是最大程度解决未注册商标先天不足问题的最优解决方案。以下是笔者针对未注册商标能够获准注册建议的相关途径：
（一）通过持续使用获准商标注册
企业在商标被驳回后，尽管复审难度不小，但如商标属于已经实际使用、且对企业有一定商业价值的品牌，建议企业还是穷尽复审、行政诉讼等途径（在复审中强调商标设计的独特性、商标的实际使用等），尽力争取商标注册。如以下为成功案例：
在某影视公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷上诉案[12]中，北京高院认为，“上海国际电影节”商标中虽包含“上海”二字，但该“上海”是作为“上海国际电影节”这一国际大型活动名称的组成部分使用，且与包括古代器具“爵”图形等其他构成要素共同组成了申请商标，故含有“上海”的申请商标已经超出了仅表示该服务来自于上海这一行政区划的地域来源作用，并非《商标法》第十条第二款所规定的不得作为商标注册的地名标志。申请商标由“上海国际电影节”的中、英文文字以及古代器具“爵”图形组合而成，且文字的字体及其排列具有比较独特的艺术设计，与其中的图形部分共同组成具有显著性并便于识别的标志。同时，在案证据可以证明影视公司至迟于2008年即将申请商标用于其主办的“上海国际电影节”活动中，经过长期、广泛的使用，不仅进一步增强了申请商标的显著性和识别性，而且使申请商标与影视公司及其所提供的服务形成了相对固定的对应关系。此外，影视公司还是“上海国际电影节”这一活动的实际主办单位。因此，“上海国际电影节”商标能够起到区分服务来源的功能，不属于《商标法》第十一条第一款第（三）项规定中不得作为商标注册的标志。
在“小肥羊”商标无效宣告纠纷案[13]中，最高院认为，通过其所有人大规模的持续使用与宣传，“小肥羊”已获得“第二含义”，其实际上起到了区分商品或服务来源的作用，消费者能将来源不同的“涮羊肉”餐饮服务区分开，因此“小肥羊”商标已具有显著性，应予维持。
在“小罐茶”商标无效宣告纠纷案[14]中，北京知识产权法院认为，虽然“小罐茶”商标申请注册在“茶；用作茶叶代用品的花或叶；茶饮料；冰茶”商品上，且“小罐茶”直接表明了该类商品的主要原料、产品包装特征等特点，缺乏商标应有的固有显著性，但根据在案证据，可以认定“小罐茶”商标在相关公众中已具有较高知名度，与所有人形成了对应关系，经使用已经取得了可以作为商标注册的显著性，可以起到区分商品来源的作用，符合商标法第十一条第二款规定的情形，予以维持。
（二）通过商标变形或增加其他部分获得商标注册
某科技公司于第36类申请纯文字商标被驳回（该文字对于服务的性质具有某种描述性，驳回原因为《商标法》第十一条第一款第(三)项规定的“其他缺乏显著特征”）。其后，该公司截取了文字中的首字，设计为图形形式，该科技公司后将该图形与纯文字结合设计为新的商标去申请，该重新设计的商标最终被核准注册。
某饮料品牌未在“无酒精饮料”等商品上获准注册（驳回原因为：该品牌带有“茶”字，因而，商标局认为商标落入《商标法》第十条第一款第(七)项规定的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”，不准予该商标的注册）。商标所有人其后为商标增加其他文字如“王榨”等，增加文字后的商标可能由于弱化了前期品牌带有的“茶”字特点，从而最终该重新设计的品牌被核准注册。
（三）通过其他方式获得商标注册
1. 先行在其他关联类别进行跨类别申请
鉴于跨类被他人抢注或侵权可能会导致商标淡化等问题，商标在核心类别较难取得注册时，可以先进行跨类别申请。当然，在现今《商标法》对于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的审查日趋收紧的背景下，企业跨类别申请商标的相关策略也需多加注意相关风险。
2. 考虑进行谐音注册
以“巴黎贝甜”商标为例，其因包含“巴黎”而难以获得注册，但抢注者改变了文字写法，迂回取得了“芭黎贝甜”商标的注册（抢注者在商标注册后，利用注册商标干扰在先使用主体的正常经营）。此例证也可以从侧面给予我们启示，即，在商标本身因绝对理由难以注册时，商标所有权人可以先对商标的谐音进行注册，由此至少可以抵御他人抢注近似商标。
除以上建议外，企业在面临商标注册困难窘境时，亦可积极尝试对在先商标撤销三年不使用、提交无效宣告、商谈商标转让等方式，去取得商标的最终注册。
四
如商标短期或者长期无法注册，企业亦可积极维护未注册商标的相关权益
现实中，有的注册商标可能通过各种方式，长期或者短期内无法获准注册。对于这类商标，因其通过实际使用，积攒了一定的商誉，在商标最终获准注册前，建议商标主体亦然可以通过民事等方式积极维护未注册商标权利。如以下例证：
（一）利用《反不正当竞争法》积极维权
基于《反不正当竞争法》第六条第一项规定的“有一定影响的商品或服务名称、包装或装潢等禁止他人实施混淆行为”积极维权：
“云南本草”商标因含有省级行政区划名称“云南”，且申请人位于江苏，该商标违反《商标法》第十条第一款第（二）项、第（七）项之规定，至今未获得注册。但在“云南本草”案件[15]中，安徽高院根据《反不正当竞争法》第六条第一项之规定对其进行了保护。安徽高院认为，“云南本草珍珠亮白牙粉”产品的包装、装潢外观的构图元素是自上至下“双龙缀彩花的圆形图案、云南本草和珍珠亮白牙粉文字、珍珠贝壳和绿色天然温和等”，是文字图案色彩及其排列组合所构成，具有特有性，能够起到区别商品来源的作用；云南本草等要素属于牙粉行业中惯常使用的元素，不能被独占使用，但涉案产品的包装、装潢的图形、颜色、要素的选取及其排列、组合方式有很大选择空间，被诉公司完全可以在自由设计的范围内进行各要素独特的排列组合，使其具有区别商品来源的显著特征，但被诉公司仍然使用了与原告产品相近似的设计，被诉公司的行为构成擅自使用知名商品特有的包装、装潢的不正当竞争行为，其应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。
（二）利用《商标法》未注册驰名商标路径积极维权
案例1：“奔富”案件
在该案[16]中，法院认定A公司的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。法院认为，首先，商标的价值建立在以使用为基础的商业信誉之上，未注册商标因长期使用行为也能够积累商业信誉、具备显著性和知名度，因此，未注册商标达到一定知名度时，客观上能够产生市场价值和商业利益，未注册驰名商标的合法权益应当受到法律保护。其次，A公司在其商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系，在国内葡萄酒消费群体中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。结合相关公众对“奔富”商标的知晓程度、“奔富”商标使用的持续时间、“奔富”葡萄酒的销售数量、A公司相关宣传所持续的时间、程度和地理范围以及“奔富”商标受保护记录等多方面因素，应当认定“奔富”为未注册驰名商标。
案例2：“万象城”案件
在“万象城”案件[17]中，“the miXc 萬象城”、“万象城”商标的使用主体为A公司，法院认为，A公司使用的“the miXc 萬象城”、“万象城”商标，在B公司的第36类第12445109号“祥隆万象城”商标之申请注册前，已在房地产行业具有极高的知名度和影响力，构成未注册驰名商标，B公司作为房地产行业经营者，申请注册“祥隆万象城”商标，明显具有攀附涉案“the miXc 萬象城”、“万象城”未注册驰名商标知名度的主观恶意，经过B公司授权的C公司在涉案楼盘上使用“祥隆万象城”商标，容易使相关公众误认涉案楼盘项目与A公司的“the miXc 萬象城”、“万象城”的服务有特定联系，侵害了A公司涉案“the miXc 萬象城”、“万象城”商标权。法院遂判令C公司停止侵权并赔偿经济损失300余万元。
以上的“奔富”及“万象城”商标，商标所有人后期通过不同策略排除了在先引标障碍、最终获得了其名下商标的注册权，成功的将其未注册商标转化为了注册商标。但值得注意的是，在取得商标注册权之前，如以上案例所介绍的，其通过积极维权，在民事案件中已经获取了对其名下使用中但未注册商标的“未注册驰名商标”之地位的认定。这些案例均属于未注册商标在没有获准注册前，商标权利人积极维权的典型例证。
除前述《商标法》的相关规定和《反不正当竞争法》规定外，权利人亦可基于《商标法》第三十二条后半段规定的已经使用并有一定影响的未注册商标、基于《商标法》第十五条规定的未注册商标所有人禁止特定关系人申请或注册商标，对他人商标在行政授权确权程序中提起异议或无效宣告程序，以达到保护未注册商标的目的。
五
未注册商标的许可
未注册商标的许可问题，可能也是困扰企业的实务问题。笔者在此对未注册商标的许可做简要分析如下：
目前，法律未对未注册商标的商标许可做出明确规定。关于未注册商标是否可以许可他人使用，在诸多法院判例中，法院对此做出了肯定回答，例如：
在某防护用品有限公司、某医疗器械有限公司商标合同纠纷案[18]中，湖北高院认为，医疗器械公司将未注册商标许可防护用品公司使用，并不违反法律法规的效力性强制性规定；
在某家居有限公司、某电器股份有限公司商标使用许可合同纠纷案[19]中，广东高院认为由于我国法律法规未禁止未注册商标的许可使用，故《经营合作合同书》、《商标使用许可合同》合法有效，双方当事人应按合同约定履行其合同义务；
在某餐饮店与某餐饮公司侵害商标权纠纷案[20]中，江苏高院认为，关于未注册商标能否许可他人使用，法律法规对此并无禁止性规定，且餐饮店参与签订的加盟合约书并未限定被许可的使用的必须为注册商标，因此餐饮店提出的商标获得正式授权前餐饮公司无权许可他人使用并收取许可费用的上诉理由不能成立。
由上可见，未注册商标能否许可他人进行使用，法律法规对此并无禁止性规定，实际审查中通常认为，在双方合同未明确约定许可商标必须为注册商标的情况下，应认定许可合同有效。即，对于未注册商标许可他人使用的效力，在当事人意思表示真实，合同内容不违法法律、行政法规强制性规定的前提下，以未注册商标作为使用客体的商标使用许可合同应认定有效。
综上，本文要旨在于为企业在面对商标未能注册之情形时，如何评估相应风险、如何为商标最终注册、如何在商标成功注册前积极维权，起到一定启发和总结的作用。未注册商标虽不如注册商标那般可以得到《商标法》等法律较为直接和便捷的保护，但由于其承载的商誉，未注册商标亦被赋予了被保护的必要和基础。对于企业而言，即便商标未被准予注册，对于未注册商标的保护工作，仍建议可积极推进。
注释
[1] 马强：《未注册商标在先使用权的法律保护》，载海问律师事务所公众号，2020年12月2日
[2] 李明德：《两大法系背景下的商标保护制度》，载《知识产权》，2021年第8期
[3] 马强：《未注册商标在先使用权的法律保护》，载海问律师事务所公众号，2020年12月2日
[4] (2012)高行终字第290号
[5] 商评字[2022]第0000272390号
[6] (2020)京行终3628号
[7] 商评字[2020]第0000120481号
[8] 商评字[2019]第0000077264号
[9] 商评字[2022]第0000032424号
[10] 《商标法》第五十九条之规定[10]，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
[11] (2018)浙民再247号
[12] (2014)高行终字第896号
[13] (2017)最高法行申7175号
[14] (2020)京73行初18054号
[15] (2019)皖民终638号
[16] (2018)苏01民初3450号
[17] (2021)鲁民终977号
[18] (2021)鄂知民终375号
[19] (2017)粤民终115号
[20] (2018)苏民终1140号
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