专利授权确权司法解释对专利权利要求和说明书的要求（下）

9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。本文主要探讨说明书充分公开、权利要求保护范围清楚、权利要求得到说明书支持的判定。从功利主义角度而言，专利制度的本质是用公开换取垄断的契约。因此，需要创新创造者有充分的对价以获得合法的垄断权，这个充分的对价就是说明书充分公开以使得本领域普通技术人员无需付出创造性劳动即可实现。同时，合法的垄断权权利边界必须清楚以使得社会公众有明确的预期，这就要求权利要求保护范围清楚。此外，公开换取垄断必须平衡，公开了足够多的技术信息以支撑其获得的合法垄断权范围，这就要求权利要求得到说明书的支持。专利授权确权司法解释第6、7、8条分别对说明书充分公开、权利要求保护范围清楚与权利要求得到说明书支持的判定进行规范。

一、

说明书充分公开

第一，说明书公开不公分的典型情形包括没有给出技术方案、技术方案不能实施、技术方案无法解决所要解决的技术问题、技术方案解决所要解决的技术问题需要付出过度劳动。根据《专利法》第二十六条第三款的规定，一般而言，说明书必须充分公开，即所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。因此，说明书没有充分公开的典型情形是缺乏解决技术问题的技术手段。具体而言包括四种情况：1.说明书没有给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；2.虽然说明书给出了技术手段，但是该技术手段无法实施；3.虽然说明书给出了技术手段，并且该技术手段可以实施，但是该技术手段不能解决发明或者实用新型要解决的技术问题；4.虽然说明书给出了技术手段，并且该技术手段可以实施，但是该技术手段解决发明或者实用新型要解决的技术问题仍然需要付出过度劳动从而超越了本领域技术人员的技术水平要求。专利授权确权司法解释明确列举了第2-4种情形，第1种情形属于明确的、不需要单独规定的说明书公开不充分的情形。其中，第2种情形相对容易判断，通常从技术角度分析技术手段是否可以实施。

第二，技术方案无法解决所要解决的技术问题的认定关键是，需要立足说明书对所要解决的技术问题进行分析，以此作为认定是否构成公开充分的起点。例如，在“一种抗癌注射液及其应用”发明专利无效纠纷案[1]中，涉案专利权利要求1为，“一种抗癌注射液，由以下重量份的原料制成：47.96份氯化钠、42.30份氯化镁和1000份水，将所述比例的氯化钠和氯化镁溶解于水中，搅拌直至氯化钠、氯化镁完全溶解且混合均匀，制备的溶液即为所述的抗癌注射液。” 根据说明书的记载，该专利所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的不足，提供一种抗癌注射液，无需手术、化疗和放疗，仅仅注射本专利抗癌注射液就可以达到抗癌的目的，疗程短、可彻底杀死癌细胞、无复发，对于正常的细胞不具有任何危害，对人的身体不构成任何毒副作用。国家知识产权局认为，基于本领域的常识，钠、镁、氯离子均是人体的重要组成元素，是维持人体正常生理功能不可缺少的物质，起到维持渗透压、保持酸碱平衡、稳定人体内环境等作用。氯化钠和氯化镁虽常用于临床治疗和生理实验，但通常用于平衡电解质、用作药物载体等情形，……其临床适应证为防治低镁血症、用于配制血液透析液和腹膜透析液等，并未涉及本专利所述注射液的两种组分氯化钠、氯化镁注射液具有抗癌的功效。此外，也没有其它现有技术证据表明，上述两种组分或其组合与癌症的发生、发展之间具有机理上的必然关联从而可能具有抑制癌细胞生长和增殖的作用。因此本专利所述抗癌注射液通过抑制癌细胞生长、增殖从而彻底杀死癌细胞且不复发的抗癌作用是本领域技术人员基于现有技术无法预期的，需要说明书中记载足够的定性或定量的实验数据予以证明。据此，认定涉案专利说明书公开不充分。

第三，技术方案解决所要解决的技术问题需要付出过度劳动的判定关键是对“过度劳动”的理解。就规则形成历程而言，2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿采用的表述均为，“经过有限的试验不能确认”，亦即，2018年6月征求意见稿中的“经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决专利所要解决的技术问题的”和2020年4月征求意见稿中的“经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决说明书中记载的所要解决的技术问题的”。结合《专利审查指南》第二部分第四章第2.2节关于创造性中“突出的实质性特点”的规定，如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。可见，2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿均将说明书公开充分和创造性判定的标准统一考虑，将通过有限的实验获取相关内容纳入本领域普通技术人员的水平范围内。同时，《专利审查指南》并未出现“过度劳动”，专利审查实务中“过度劳动”与“通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验无法得到”是基本等同的关系[2]。如何解读专利授权确权司法解释下的“过度劳动”与“通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验无法得到”之间的关系，有待法律实践的进一步观察。笔者认为，二者的含义应当是统一的，付出过度劳动与通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验无法得到应当是相同的水平要求[3]。

二、

权利要求保护范围清楚以及得到说明书的支持

第一，权利要求保护范围不清楚主要包括主题类型不明确、技术特征含义不清楚以及技术特征之间的关系不清楚三种类型。《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节将权利要求保护范围清楚的外延界定为，每一项权利要求清楚，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体清楚。其中，每一项权利要求清楚，包括每项权利要求的类型清楚、每项权利要求所确定的保护范围清楚。专利授权确权司法解释第7条主要关注每项权利要求自身清楚，未对构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体清楚作出规范。同时，就每项权利要求自身清楚而言，与《专利审查指南》的逻辑一致，包含类型清楚（限定的发明主题类型明确）、保护范围清楚（包括技术特征含义清楚、技术特征之间的关系清楚）。

第二，强调以申请日为基准判断权利要求是否可以得到说明书的支持。专利授权确权司法解释第8条针对权利要求得不到说明书支持，亦即，权利要求不符合《专利法》第26条第4款规定的判断标准，界定为“本领域技术人员阅读说明书及附图后在申请日不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案”。相对于2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿中描述的“不能直接得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的”，更加明确地强调了以申请日为基准判断权利要求是否可以得到说明书的支持。同时，需要补充强调的是，专利授权确权司法解释第6条第2款专门强调了权利要求得到说明书支持与说明书公开充分两个条文的逻辑关系，前者关注权利要求与说明书的关系，后者仅关注说明书自身。

三、

权利要求的功能性特征认定与解释[4]

第一，功能性特征是指有功能且无结构的技术特征，并不包括“功能+结构”的技术特征。一方面，从专利授权确权司法解释的立法过程而言，2018年6月征求意见稿并未对功能性特征的内涵进行描述，2020年4月征求意见稿第10条第3款提出，“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”正式稿在上述内容中增加了“仅”字，明确功能性特征是“仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”，由此明确功能性特征是有功能且无结构的技术特征，并不包括“功能+结构”的技术特征。另一方面，从体系解释的角度而言，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第8条规定，“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”专利授权确权司法解释第9条第1款的规定与上述规定一致，均是指有功能且无结构的技术特征，并不包括“功能+结构”的技术特征。需要补充的是，专利授权确权司法解释第9条中的“所述技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外”，明确了公知术语排除规则[5]，亦即，将类似于变压器、整流器等的虽然用功能或者效果方式加以描述但是术语本领域公知术语的技术特征，排除在功能性特征之外。

第二，专利授权确权司法解释对功能性特征的解释并未给出指引，但是对功能性特征的撰写规范提出要求。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。同时，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。……如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。”可见，《专利审查指南》与专利侵权判定规则是不一致的[6]。专利授权确权司法解释第9条并未对如何在专利授权确权程序中确定该技术特征的内容作出规范，这一点值得未来法律实践关注。

[注] 

[1] 参见国家知识产权局第41183号无效宣告请求审查决定书。

[2] 参见国家知识产权局专利复审委员会第98098号复审请求审查决定书，“对于解决某一具体技术问题而言，虽然说明书中对于某些技术手段没有详细记载，但所属技术领域的技术人员结合本领域中的技术常识、具体场合的具体技术要求，无需付出过度劳动即可必然地实现这些技术手段从而解决所述技术问题并且产生预期的技术效果，则认为说明书的公开是充分的。” 另参见国家知识产权局专利复审委员会第13565号复审请求审查决定书。

[3] 此问题的进一步讨论可以参考的案例包括，最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知行终127号行政判决书，参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》，北京：法律出版社2020年6月版，第237-262页。

[4] 详细内容参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》，北京：法律出版社2020年6月版，第89-122页；张鹏：《专利授权确权制度原理与实务》，北京：知识产权出版社2012年4月版，第87-130页。

[5] 专利侵权诉讼中同样如此。例如，最高人民法院（2009）民监字第567号民事裁定书指出，“功能性特征首先在形式上是指以功能或者效果表述的技术特征。但是，并不是所有以功能或者效果表述的技术特征均属于功能性特征，因为在同一技术领域中有很多已成熟技术的既定概念也使用了功能性的表述，如“变压器”、“放大镜”、“发动机”等，本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的，其基本结构如何。二审判决以涉案专利技术特征A、B、C、D、E、F、G、H、I均只是陈述了相应装置的功能而未描述相应装置的具体结构为由认定这些技术特征一律为功能性特征，不尽准确。”

[6] 有观点认为，“功能性特征作为‘一网打尽’的撰写方式，相对于结构特征的撰写方式而言，其字面保护范围更为宽泛，对社会公众自由的限制更多，在某些特定的情况下，可能会不恰当地限缩了在后创新的空间。在授权确权纠纷案件中将功能性特征理解为覆盖了所有能够实现该功能或者效果的实施方式，而在侵权纠纷案件中理解为说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，有利于鼓励申请人在采取功能性特征的撰写方式时，尽可能多地披露具体实施方式，从而一方面使得专利申请的权利要求能够满足概括恰当的要求，使其能够得到说明书支持。另一方面，可以使授权专利能够获得与其说明书公开内容范围相匹配的保护，同时避免授权专利获得不恰当的宽泛保护，从而阻碍后续的创新。”参见北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2307号行政判决书。笔者认为，功能性特征在很多领域是撰写的必然需要，并非必然存在可以替代的撰写方式，在授权确权和侵权判定阶段采取不同标准似有不当。参见张鹏：“功能性限定权利要求认定与解释的制度完善”【J】，载于《电子知识产权》2013年第8期。

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 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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