专利授权确权司法解释对创造性判定的规范

引言

9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。在专利授权确权行政诉讼纠纷中，多数案件以创造性判断为主要争点。专利创造性在专利制度中具有突出的地位，美国《推动创新：竞争与专利政策的合理平衡》报告中指出，专利的创造性是“专利法的心脏”德国马普研究所约亨·帕根贝格教授把专利的创造性称为“专利法之子”。从实务层面来看，2019年最高人民法院知识产权法庭审结涉及创造性判断的案件共92件，在审结的专利行政案件中占比约70%；在撤改一审裁判的案件中，涉及创造性判断的占比80%。[1]可见，创造性判断尤其是技术启示的认定，是专利授权确权行政诉讼实务的重点和难点。 

一、创造性判定的总体思路

从专利授权确权司法解释的立法进程可以看出，专利授权确权行政诉讼秉持与《专利审查指南》相同的创造性判定思路。我国《专利审查指南》第二部分第四章有关创造性认定的相关规定中，明确创造性判断的主要审查基准在于，通过“三步法”判断技术方案是否具有突出的实质性特点，然后结合发明是否具有有益技术效果判断是否具有显著的进步。其中，“三步法”即首先确定最接近的现有技术，即现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，并将其作为判断发明是否具有突出的实质性特点的基础；其次确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，即分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比具有哪些区别技术特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题[2]；最后判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，即判断现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，如果区别特征属于公知常识、或者属于与最接近的现有技术相关的技术手段、或者为另一份对比文件中披露的相关技术手段并且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同，那么认定存在技术启示。通常而言，发明创造的过程在于，综述和梳理现有技术的情况，分析和发现现有技术存在的突出问题，寻找解决现有技术中所存在的问题的有效方案。上述三步法意图于模拟发明创造的过程，以实现对发明创造创新高度的客观评价。

专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿曾设立条文对创造性判定思路进行规定，亦即第20条提出，“对于权利要求实际解决的技术问题，现有技术整体上给出技术启示的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十二条第三款的规定。有下列情形之一的，人民法院可以认定存在前款所称的技术启示：（一）现有技术公开了区别技术特征,且公开了该区别技术特征能够解决权利要求实际解决的技术问题的；（二）区别技术特征属于本领域的公知常识的，但有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的除外；（三）从现有技术中公开的范围内有目的地选出现有技术未明确提及的部分，但不具有预料不到的技术效果的。”可见，上述条文内容主要是对上述三步法的第三步“技术启示”的认定加以规范，其中所表述的具备技术启示的情形与《专利审查指南》列举情形相同。虽然专利授权确权司法解释正式稿和2020年4月征求意见稿删除了上述条文，但是并非对于上述创造性判断三步法的否定，而是很大程度上因为与专利审查规则一致而缺乏单独另行规定的必要性。 

二、技术启示判定的起点：权利要求实际解决的技术问题

技术启示判断的起点是权利要求实际解决的技术问题。在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的过程中，需要对于现有技术中是否存在技术启示加以判断。在上述创造性判断的三步法中，前两个步骤取决于检索现有技术以及将检索的现有技术与发明进行对比的结果，判断结果比较客观，受主观因素的影响很小，创造性判断的难点在于第三步，即存在何种技术启示[3]。对于创造性认定中的技术启示判断，应当立足本领域技术人员的理解，结合技术领域、需要解决的技术问题、技术方案的构成以及产生的技术效果四个方面考虑现有技术是否给出某种技术启示。也就是说，本领域技术人员通过阅读现有技术之后，结合自身知晓的本领域技术知识，能够明确得出某种技术内容，或者由此能够明确推断某种技术内容，或者根据本领域的技术知识能够判断应当存在但未明确记载某种技术内容，并且上述技术信息能够使得本领域技术人员在面对所述技术问题时，改进现有技术并获得要求保护的权利要求的技术方案，则可以认为现有技术给出了解决某种技术问题的技术启示。在其他技术方案所具有的技术启示的认定中，关键不在于本领域技术人员是否能够实现争议专利提出的主题，而在于本领域技术人员在解决所存在的技术问题时，是否会这样做[4]。

权利要求实际解决的技术问题根据区别技术特征在权利要求技术方案中所能达到的技术效果判断。专利授权确权司法解释第13条规定，说明书及附图未明确记载区别技术特征在权利要求限定的技术方案中所能达到的技术效果的，人民法院可以结合所属技术领域的公知常识，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定所属技术领域的技术人员所能确定的该权利要求实际解决的技术问题。也就是说，权利要求实际解决的技术问题，需要从两个方面判断：一是区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，二是区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用。相比于2018年6月征求意见稿，该条文删除了“人民法院应当根据说明书、附图记载的权利要求与最接近现有技术的区别技术特征所产生的技术效果，结合本领域技术人员对专利技术方案的整体理解，认定权利要求实际解决的技术问题”的内容。我们理解，一方面，“对专利技术方案的整体理解”的观点，在保留的条文内容中已经有所体现，亦即，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等加以认定；另一方面，上述观点亦在《专利审查指南》中有所体现。2020年4月征求意见稿即采用了和正式稿相同的表述。

权利要求实际解决的问题不同于说明书所声称的要解决的技术问题，需要根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等客观认定，亦是对我国法律实践的总结。在上诉人国家知识产权局、上诉人喀什博思光伏科技有限公司与被上诉人山东豪沃电气有限公司实用新型专利权无效行政纠纷上诉案[5]中，最高人民法院知识产权法庭认为，在创造性判断中，确定发明实际解决的技术问题，通常要在发明相对于最接近的现有技术存在的区别技术特征的基础上，由本领域技术人员在阅读本案专利说明书后，根据该区别技术特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定。发明实际所要解决的技术问题的确定，是通过与最接近的现有技术比较得出的，而非以其背景技术的记载为依据。据此，在创造性判断中确定发明实际解决的技术问题时，要针对区别技术特征在涉案专利技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来确定。在确定发明实际解决的技术问题时，既不能概括归纳得过于上位，从而低估了涉案专利的创造性，也不能简单将区别技术特征在涉案专利技术方案中实际所产生的作用、功能或者技术效果作为发明实际解决的技术问题，从而高估了涉案专利的创造性。确定发明实际所要解决的技术问题，应当在区别技术特征在涉案专利技术方案中实际所产生的作用、功能或者技术效果的基础上，进行适当的概括。 

三、实用新型创造性判断的考虑：技术领域的认定

实用新型专利与发明专利在创造性高度上的要求差异，主要体现在技术和现有技术的数量上。《专利法》第二十二条第三款规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”可见，专利法对于实用新型专利创造性的要求低于专利法对于发明专利创造性的要求。然而，根据《专利审查指南》的规定，两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在技术领域和现有技术的数量方面。亦即，一方面，对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。另一方面，对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

实用新型创造性判断要求考虑相近或者相关技术领域，这对技术领域认定提出了要求。专利授权确权司法解释第12条规定，人民法院确定权利要求限定的技术方案的技术领域，应当综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等。上述条文亦是对司法实践的总结，例如，在上诉人南通宝鹏健身器材科技有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人南通万达体育用品有限公司实用新型专利权无效行政纠纷上诉案[6]中，就“证据10与涉案专利是否属于相近的技术领域”，最高人民法院知识产权法庭认为，技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属或者应用的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确启示，例如现有技术中有明确记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。从该条文的立法历程看，国际专利分类号在确定技术领域中所起的作用非常有限，同时主题名称是权利要求的组成部分[7]。 

[注] 

[1] “最高人民法院知识产权法庭在该类案件的审理中，注重通过‘三步法’判断非显而易见性，规范商业成功因素等辅助判断的适用，对化合物药物新晶型、涉保藏生物材料等类型发明的创造性判断进行探索，确保真正有价值的发明创造依法获得保护。”参见“最高人民法院知识产权法庭年度报告（2019）”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/4974262.shtml （2020年11月5日最后访问）。

[2] 国家知识产权局2019年11月11日开始施行的“关于《专利审查指南》修改的公告（第328号）”第六条关于第二部分第四章第3.2.1.1节的修改如下，将《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项第1段第2句中的“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。同时，在第（2）项第3段最后增加一句话，内容如下：对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

[3] 国家知识产权局专利复审委员会编著：《专利复审委员会案例诠释——创造性》【M】，知识产权出版社2006年11月版，第226-227页。

[4] 国家知识产权局专利复审委员会编著：《专利复审委员会案例诠释——创造性》【M】，知识产权出版社2006年11月版，第234-235页。

[5] 参见最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知行终32号行政判决书。本案分析参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》【M】，北京：法律出版社2020年6月版。

[6] 参见最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知行终123号行政判决书。本案分析参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》【M】，北京：法律出版社2020年6月版。

[7] 正式稿的上述条文相比于2018年6月征求意见稿，删除了“参考专利在国际专利分类表中的最低位置”的表述，增加了“说明书关于技术领域和背景技术的记载”的考虑因素。

The End

 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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