案例评析｜多主体实施的方法专利侵权认定

本公众号旨在为公益目的 传播知识产权法律知识 

讨论知识产权法律案例

导语

对于必须借助多个物理实体才能完成的通信领域多主体实施的方法专利而言，只有多个物理实体制造者的共同行为才能使权利要求中的全部技术特征被终端用户机械重演的技术方案全面覆盖。因此，不应因为任何一方制造者未完整实施专利技术方案而使其都得以免除侵权责任。

供稿：阮辰、杨宇宙

编辑：阮辰、杨宇宙

裁判文书请戳

案情简介

西安某通信公司系专利号为02139508.X、名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的发明专利的专利权人。

涉案专利为多侧撰写式的方法权利要求，也可被称为多主体实施的方法专利。涉案专利的特点在于，其要求保护的方法并非仅涉及服务器和终端的交互，而是涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体，最终由终端用户完整执行实施专利方法的过程。

西安某通信公司认为，涉案专利为涉及“WAPI”通信方法的标准必要专利，某电脑上海公司2014年后销售的手机、平板电脑等设备具有符合WAPI标准的WAPI功能，实施了涉案专利，构成侵害涉案专利权。

一审法院依据指导案例159号（最高人民法院（2019）最高法知民终147号民事判决）确定的裁判规则“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利”，认定某电脑上海公司的行为构成侵权。

某电脑上海公司上诉主张：基于现行法律及相关司法实践的审判标准，某电脑上海公司并不侵害涉案专利权，原审判决的判断标准相较于（2019）最高法知民终147号案确定的标准被错误地放宽，将实施方法专利过程中使用到的辅助设备的辅助作用也纳入“实质性作用”,明显缺乏合理性；该标准如果适用于后续的其他案件中，会导致现行法律规定被架空，专利权被滥用。还主张，就被诉侵权产品仅存在销售行为，从未单独或共同参与任何与涉案专利相关的使用行为，包括所谓的“固化”行为，不构成侵害专利权。本案中实施固化行为的主体实际上是美国某乙公司，而非美国某甲公司或某电脑上海公司。

最高观点

1. 1.  涉案专利的侵权判定标准

某电脑上海公司上诉主张，基于现行法律及相关司法实践的审判标准，某电脑上海公司并不侵害涉案专利权，原审判决的判断标准相较于（2019）最高法知民终147号案确定的标准被错误地放宽，将实施方法专利过程中使用到的辅助设备的辅助作用也纳入“实质性作用”,明显缺乏合理性；该标准如果适用于后续的其他案件中，会导致现行法律规定被架空，专利权被滥用。

涉案专利为多侧撰写式的方法权利要求，也可被称为多主体实施的方法专利。对于该类专利的侵权判断，本院在（2019）最高法知民终147号民事判决中已经明确，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。结合本案具体情形，本院进一步作如下分析：

首先，涉案专利为合法有效的专利，多侧撰写式的权利要求亦为专利审查实践中允许的权利要求撰写方式，该类专利权在被授权后应当得到有效的保护。涉案专利的特点在于，其要求保护的方法并非仅涉及服务器和终端的交互，而是涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体，最终由终端用户完整执行实施专利方法的过程。并且，涉案专利要求保护的内容就是通过认证服务器实现移动终端和无线接入点双向认证的无线网络安全机制，必须有三方参与才能实现发明目的，涉案专利方法的全部实质内容客观上无法集成在同一个物理实体中。因此，仅借助其中任何一方的单一产品，不借助其他装置或者依赖其他网络条件，均不可能完整地实施涉案专利方法。涉案专利属于必须借助多个物理实体才能完成的多主体实施的方法专利，其与仅涉及服务器和终端交互的多主体实施的方法专利存在一定差异，在适用多主体实施的方法专利侵权判断标准时，应当结合涉案专利三方实体交互的实际情况，妥善考虑如何在不损害社会公众利益的情况下有效保护该类专利的权利人的合法权利。

其次，专利侵权判定中所谓的“全面覆盖原则”是指同一被诉侵权技术方案应覆盖权利要求中的全部技术特征，而不必然要求同一主体的行为覆盖权利要求中的全部技术特征。不同主体共同实施的行为，既包括共同故意实施的行为，也包括共同过失实施的行为，还包括故意与过失行为结合实施的行为，即数个行为人虽主观过错程度不一，但各自行为相结合而实施的行为，造成他人损害的，也可以构成共同侵权行为。对于必须借助多个物理实体才能完成的通信领域的多主体实施的方法专利而言，其技术方案的实质内容被固化在不同装置中，即不同装置的制造者实施的行为相结合，使得终端用户只需要正常操作其所持有的终端设备，即能够机械地重演专利的技术方案。对于该类专利而言，只有多个物理实体制造者的共同行为才能使权利要求中的全部技术特征被终端用户机械重演的技术方案全面覆盖。因此，不应因为任何一方制造者未完整实施专利技术方案而使其都得以免除侵权责任。判断其中任何一方制造者是否实施了侵权行为，仍然应当判断该制造者是否以生产经营为目的将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，且该行为或行为结果对权利要求的技术特征被全面覆盖起到不可替代的实质性作用。特别应当注意的是，该固化的实质内容及不可替代的实质性作用不仅包括与用户交互的内容及其作用，还包括与其他执行端交互的内容及其作用。

再次，按照上述判断方式认定侵权，对于必须借助多个物理实体才能完成的多主体实施的方法专利并不会必然给予过度保护。第一，前已述及，对于该类专利应当给予保护而非拒绝保护。如果基于各个物理实体的制造者固化的内容，终端用户只需正常操作所持终端设备即可机械重演专利技术方案，则在此情况下，各制造者均从专利技术方案中获益，而使得专利权人的利益受损。按照上述判断方式认定侵权，能够合理平衡专利权人和有关行为实施者的利益。而如果坚持其中任何一方固化技术内容的行为都无法构成侵权行为，要求构成侵权必须具备“明知”“侵权专用品”等条件，或者要求专利权人证明被诉侵权人为生产经营目的自己直接实施了测试等行为，则对专利权人过于严苛，无法为该类型的专利提供有效保护。第二，上述判断标准仍然坚持固化的内容应为实质内容，固化行为或结果对技术特征被全面覆盖应起到不可替代的实质性作用。相应的审查能够避免专利权人任意将不同主体实施的方法步骤写入权利要求并以此扩大可主张权利的范围。第三，由于侵权技术方案系由不同主体完成，在确定赔偿范围时应当考虑当事人在案件中的具体主张和被诉侵权行为对于损害后果所起的作用。相应的审查认定能够避免权利人通过向不同实施主体重复主张许可费或侵权赔偿而获得过度保护。

具体而言，涉案专利是一种多主体实施的方法专利，涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体相互配合实现全部技术方案。由于涉案专利的发明目的为提供一种以双向认证机制保障移动终端接入安全性的方法，移动终端、无线接入点、认证服务器均为参与认证的主体，故在移动终端、无线接入点、认证服务器中固化的相关技术内容均为使得双向认证机制得以实现的实质内容，对于完成整个技术方案而言作用都是不可替代的。正是因为移动终端、无线接入点、认证服务器各自的制造商都固化了涉案专利的相关实质技术内容，使得终端用户可以根据自己的需求，通过在移动终端的正常操作，启用WAPI功能，触发涉案专利技术方案的自动执行。并且，涉案专利的最终目的是为移动终端提供一种安全的、高保密性的接入无线局域网的方法，移动终端是触发技术方案实施的必不可少的部分，移动终端的固化方应当是实施涉案专利技术的最大受益者。至于终端用户下载证书的行为，只是正常使用终端设备的行为。因此，在本案被诉侵权产品中固化涉案专利中移动终端相关技术内容的行为构成侵权行为。

1. 2.  某电脑上海公司的行为是否构成侵权

某电脑上海公司上诉主张，某电脑上海公司就被诉侵权产品仅存在销售行为，从未单独或共同参与任何与涉案专利相关的使用行为，包括所谓的“固化”行为，不构成侵害专利权。

就本案被诉侵权产品而言，某电脑上海公司与美国某甲公司并非简单或者普通的产品购销关系，而是高度关联、分工合作、密切配合、共同参与的共同行为人。首先，某电脑上海公司系美国某甲公司实际控制的公司，也是美国某甲公司在中国的总经销商，其注意义务不同于一般销售商。美国某甲公司制造被诉侵权产品的行为在中国境内（除香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区以外）的获利均需通过某电脑上海公司实现，本院另案在先裁定亦已认定两公司之间存在高度关联。某电脑上海公司对美国某甲公司在中国的重大商业计划、行动，尤其是与某电脑上海公司负责销售的产品相关的商业计划、行动理应知悉。其次，某电脑上海公司与美国某甲公司存在明确的分工合作关系。某电脑上海公司的行为不限于销售产品，其还为所售产品提供完整的售后服务。此外，某电脑上海公司曾派员参与涉案专利的许可谈判，美国某甲公司在其他案件中也曾对此予以认可。某电脑上海公司与美国某甲公司在实施涉案专利过程中的作用不可分割。再次，某电脑上海公司理应知晓或者明知美国某甲公司与西安某通信公司的谈判情况，与美国某甲公司具有共同过错。在专利许可合同明确约定继续获得2014年之后的许可需协商的情况下，美国某甲公司未按照合同约定请求协商却继续实施专利，而且无正当理由质疑获得许可的必要性。根据本案事实以及西安某通信公司与某电脑上海公司均认可的涉案仲裁裁决，西安某通信公司在2014年11月之后直至提起本案诉讼期间的双方谈判中提出的*元/件的报价符合FRAND原则。西安某通信公司提出符合FRAND原则的*元/件的报价后，美国某甲公司未作出针对性回应，未积极协商，而是在西安某通信公司已经披露西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条，依据该条约定足以确定西安某通信公司向美国某乙公司的许可范围，且美国某甲公司亦可向美国某乙公司主动确认许可范围的情况下，进一步提出披露西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条内容等不合理要求。因此，美国某甲公司具有明显过错。前已述及，在案证据可以证明某电脑上海公司曾派员参与美国某甲公司同西安某通信公司的许可谈判过程，且某电脑上海公司与美国某甲公司具有高度关联关系。因此，某电脑上海公司对于美国某甲公司与西安某通信公司谈判情况至少属于应知，并且对于其中部分谈判明知并共同参与，具有共同过错。综上，在本案中可以认定某电脑上海公司应基于其与美国某甲公司之间高度关联、分工合作、密切配合、共同参与的共同行为而承担连带责任。西安某通信公司选择共同行为人之一提起本案侵权诉讼，具有事实和法律依据。原审法院根据西安某通信公司的主张，未追加美国某甲公司为本案共同被告，并无明显不当。

1. 3.  美国某乙公司提供芯片及被许可的事实是否影响本案侵权行为的认定

某电脑上海公司上诉主张，本案中实施固化行为的主体实际上是美国某乙公司，而非美国某甲公司或某电脑上海公司。

首先，不能因美国某乙公司提供芯片就否定本案中的侵权行为。虽然被诉侵权产品的芯片由美国某乙公司供应，但仅凭美国某乙公司提供的芯片，配合无线接入点、认证服务器的设备，不足以使终端用户完成涉案专利技术方案的机械重演。正是因为美国某甲公司与某电脑上海公司分工合作制造、销售的终端设备所固化的内容，才使得终端用户可以启用WAPI功能，进而触发涉案专利技术方案的自动执行。其次，西安某通信公司对美国某乙公司的许可范围明确排除了包括美国某甲公司和某电脑上海公司在内的第三方实施专利的行为。西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条明确约定了许可范围对第三方客户的限制，其中约定美国某乙公司将合同产品中的“许可技术和/或改进”直接或间接地分销给第三方客户时，第三方客户仍需获得西安某通信公司的商业销售授权并签署独立的合同，才能销售“许可技术和/或改进”。该项约定使用了“分销”“销售”而非转授权或再许可的表述，故分销或销售的“许可技术和/或改进”并非指转让技术本身，而是包含技术的产品。上述约定应理解为美国某乙公司销售包含“许可技术和/或改进”的产品给第三方客户时，第三方客户仍需获得西安某通信公司的商业销售授权并签署独立的合同，才能使用有关的“许可技术和/或改进”。因此，西安某通信公司对美国某乙公司的许可范围明确排除了美国某甲公司和某电脑上海公司作为第三方实施专利的行为，美国某乙公司提供芯片及被许可的事实不影响本案中某电脑上海公司侵权行为的认定。

▼往期精彩▼案例评析｜专利侵权比对中数值限定技术特征的等同认定案例评析｜实用新型专利的非形状、构造特征对保护范围具有限定作用案例评析｜公平合理的赔偿方式不受法定赔偿的限制案例评析｜图纸内容认定为侵权技术方案的情形案例评析｜电商平台展示内容对于侵权行为认定的影响

公益免费知识产权法律咨询

请关注微信号

▼