香港仲裁条例最新修订及知识产权侵权仲裁前沿实践

文 |李圆 上海市协力律师事务所

香港仲裁制度源于英国法。英国仲裁制度肇源于1697年，英国国会于1889年颁布了国际社会第一部成文的仲裁法。香港以1950年英国仲裁法为蓝本，于1963年首次颁布仲裁法，先后经历了1982年，1990年和2010年三次修订。

此前的2010年的修订，逐步废除了港内仲裁和国际仲裁的两分制度，将《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》（“《示范法》”）有效地延伸适用于在香港进行的所有仲裁。促使了香港的仲裁制度与广泛接受的国际实践统一，强化了香港作为地区性的争议解决中心的地位。

此次最新的修订始于2015年，在知识产权仲裁方面作出了重大变革。香港律政司于2015年5月成立了由律政司、知识产权署及香港国际仲裁中心代表所组成的“关于知识产权可仲裁性工作小组”研究有关问题，并于2016年在考虑持份者和立法委员会意见后，由律政司提交了修订草案。《2017年仲裁（修订）条例》（以下简称“《修订条例》”，为在本文中以示区分，未修订部分或原仲裁条例简称“《仲裁条例》”）于2017年6月14日在立法会通过，并刊登于2017年6月23日政府宪报。

一、修订背景

香港是国际金融中心，背靠祖国大陆，是中国内地与世界各地之间的“门户”，也是外国投资者进军内地市场的跳板，坐拥有悠久法治传统，健全的知识产权保护制度，简单及低税率的税制，以及国际化视野的专业人才。近年来，香港一直致力于利用经济和区位优势，打造亚太区内知识产权贸易中心和亚太区国际法律及解决争议服务中心。

争议事项是否可以付诸仲裁是非常重要的问题，应在仲裁展开之前厘清。然而对于是否可以仲裁的方式解决知识产权争议，特别是涉及国家机构或政府当局授予的知识产权（如商标和专利）的有效性问题，业界一直存有不同观点，各国也有不同做法。在此次修法之前，香港并无具体条文针对知识产权争议可否仲裁进行明确规定，也没有关于知识产权可否以仲裁解决的权威性判决。

香港立法部门认为，若能解决这方面的疑问，将有利于香港成为知识产权仲裁中心，因为“此举（若在有关争议中香港是所选的仲裁地，或香港法律是所选为仲裁的法律）(i)将有助于厘清案件中知识产权争议的可仲裁性的含糊之处；(ii)有助于提升香港相对于其他司法管辖区的吸引力，以主持涉及知识产权争议的仲裁；以及(iii)有助于向国际社会展示香港有决心发展成为国际知识产权替代解决争议中心，而这是香港致力于成为区内知识产权贸易中心不可或缺的一环”。[1]

二、主要修订内容

 根据香港律政司在2017年9月发布的相关说明，《修订条例》旨在：(a)修订《仲裁条例》（第609章），以澄清有关知识产权权利的争议可通过仲裁解决，以及澄清强制执行涉及知识产权的仲裁裁决，并不违反香港公共政策；以及(b)更新《仲裁（纽约公约缔约方）令》（第609章，附属法例A）附表内，关于在1958年6月10日于纽约签订的《承认及执行外国仲裁裁决公约》（“《纽约公约》”）缔约方的名单。

在知识产权方面，《修订条例》在原2010年《仲裁条例》基础上新增了第11A部，笔者以为如下修订是此次修订中最值得关注的焦点：

1.澄清知识产权争议（包括权利有效性的争议）可通过仲裁解决

《修订条例》新订第103B条就本条例中的“知识产权”权利类型进行了带有兜底条款的罗列，即包含“(a)专利；(b)商标；(c)地理标志；(d)外观设计；(e)版权或有关权利；(f)域名；(g)集成电路的布图设计(拓朴图)；(h)植物品种权利；(i)对机密资料、商业秘密或工业知识享有的权利；(j)藉提起关于假冒的诉讼(或相类的针对不公平竞争的诉讼)以保护商誉的权利；或(k)不论属何性质的任何其他知识产权。”

不仅如此，该条第（2）款，还特别强调，本条例所述知识产权“（a）不论该项知识产权，可否经注册而受到保护；及（b）不论该项知识产权，是否于香港注册或于香港存在”。该定义，给香港知识产权仲裁确定了极大的受案范围，可以预见到如数据权利等权利性质存在争议的类型，以及未来可能出现的新型知识产权在香港都具有可仲裁性。

除此以外，第103C条就可仲裁的“知识产权争议”的定义是此次修订中的最大亮点，该条规定：“在本部中,关于知识产权的争议 (知识产权争议)包括：(a)关于以下事宜的争议：知识产权可否强制执行；侵犯知识产权；或知识产权的存在、有效性、拥有权、范围、期限或任何其他方面；(b)关于知识产权交易的争议；及(c)关于须就知识产权支付的补偿的争议。”第103D条在此基础上进一步澄清：知识产权争议能藉仲裁，在争议的各方之间解决；某项知识产权争议不会仅因有以下情况，而不能藉仲裁解决，即香港法律或其他地方的法律，给予某指明实体管辖权，裁定该项争议，而该等法律并无述明该项争议有可能藉仲裁解决。

简而言之，该条文明确规定了此前备受争议的知识产权侵权的可仲裁性问题。并且，在知识产权有效性可仲裁方面做出了突破性规定，第103I条澄清了在仲裁程序中可对专利有效性提出争议。

通常而言，仲裁是以当事人同意为基础的争议解决办法，由争议各方将争议交付给中立的第三方居中做出裁决，该裁决对各方当事人具有法律约束力。仲裁制度的基础是司法自治原则和契约自由原则，上述特性决定了可仲裁的争议应当以当事人能够自行处理的私权争议为限，而发生在不平等主体之间的，或者说涉及公共利益或公共政策的争议则应当不具有可仲裁性。

知识产权的本质虽然是私权，但是和普通财产权不同的是，知识产权与公共政策密不可分。以专利和商标为代表的知识产权不能由权利人自动获得，而是需要国家机关经过审查后予以授予，这类权利是法律赋予权利人在一定范围内的类似垄断的权利。因此，知识产权争议中常见的权利有效与否，范围大小，以及周期长短等问题都与公共政策密不可分。[2]也正因如此，知识产权争议的可仲裁性在学术界以及各国立法实践中一直有不同观点。

在香港修法之前，美国被认为是最支持通过仲裁方式解决知识产权纠纷的国家之一。1982年，美国国会在《专利法》中新增第294条明确规定，专利有效性争议以及专利侵权纠纷可以进行仲裁。在版权、商标和商业秘密方面，美国虽然没有成文法对其可仲裁性进行规定，但均已通过相关判例进行了肯定。香港《修订条例》在美国的知识产权可仲裁的基础上更进一步，直接在成文法中明确了各类知识产权纠纷均可付诸仲裁。此举给予了司法机关、当事人和仲裁机构以明确的指引，极大降低了因为争议主管权不明所导致的额外纠纷和程序，从而有利于纠纷的快速和有效解决。

2、强调仲裁裁决仅在当事方之间有效，除非第三方特许持有人加入成为仲裁一方，否则不会受仲裁裁决的影响。

仲裁具有的封闭性和保密性特征。《仲裁条例》第73条规定：“(1)除非各方另有协议，否则仲裁庭依据仲裁协议作出的裁决，属最终裁决,对以下所有的人均具约束力：(a)各方;及(b)透过或借着任何一方提出申索的任何人。”也就是说仲裁协议本身是私人协议，不存在对非协议第三方的约束力。因此根据仲裁协议约定将专利有效性问题提交仲裁，则仲裁庭也只能在有效性方面，针对争议双方所提出的意见和争议焦点做出裁判。

新订第103E条进一步澄清，某项知识产权的第三方特许持有人，不论是否专用特许持有人，本身不能被视为“透过或借助有关知识产权仲裁程序的任何一方提出申索”的任何人。所谓“透过或借助有关知识产权仲裁程序的任何一方提出申索”的当事方是指：承担了仲裁一方的法定权利及义务的受让人、约务更替人、破产案受托人、破产管理人、清盘人或遗产代理人等。

因此，除非第三方特许持有人加入成为仲裁一方，否则他们不会直接获得仲裁裁决的利益，或直接受该裁决约束。当然，根据意思自治原则，若仲裁各方同意向第三者赋予仲裁裁决的利益，例如在仲裁协议中加入相关条款，裁决效力也可以根据约定而及于第三方。

至于仲裁裁决对各方的约束力程度，也就是既判力问题，《修订条例》没有明确规定。参考美国的做法，专利有效性所做出的仲裁裁决效力仅存在双方当事人之间，但是仲裁裁决所解决的问题均应具有既判力。也就是说，该裁决不排斥当事人在将来的各类程序中引用这样的裁决，与此同时，专利权人亦不应当在以后的程序中受到这份仲裁裁决效力的约束。[3]

3、澄清强制执行涉及知识产权的仲裁裁决，并不会违反公共政策

《修订条例》新订第103F条澄清，仲裁裁决不会仅因涉及知识产权，而根据《仲裁条例》第81条遭撤销。同样,新订第103G 条澄清,仲裁裁决不会仅因涉及知识产权，而根据《仲裁条例》第10部遭拒绝强制执行。

《修订条例》与《示范法》的规定，以及各《纽约公约》成员国的通行做法相一致，仲裁裁决被撤销或不被承认与执行的原因包含“争议事项不可仲裁”和“违反公共政策”在内。上述条文明确了知识产权仲裁裁决“不违反公共政策”是继明确了知识产权争议可仲裁之后，为确保知识产权仲裁裁决能够被强制执行的另一重保障。

然而，本章第1节已论述知识产权利有效与否，范围大小，以及周期长短等问题都与公共政策密不可分。因此，也并非加以条文阐释即可消除其关乎“公共政策”的属性。但请注意本章第2节已经说明的仲裁裁决效力范围问题。既然包含关于专利有效性在内的裁决仅在当事方之间有效，那么该裁决对公共政策的影响是有限的，从而该裁决在承认和执行过程中会被目标国家因“违反公共政策”而拒绝的风险也相对降低。  

在香港作出的知识产权仲裁裁决，可以通过《纽约公约》以及香港分别与中国内地和澳门特区签订的相互执行仲裁裁决的安排,在有关司法管辖区强制执行。不过需要强调的是,仲裁裁决是否可以在某个具体司法管辖区强制执行,取决于该司法管辖区的法律。例如,某些司法管辖区或会拒绝执行涉及已授权的知识产权的有效性的仲裁裁决,因为这些司法管辖区只认可其国家机关及/或法院为有能力确立知识产权的有效性。当事人在评估争议解决的不同办法及草拟仲裁协议时,应该考虑上述事宜并寻求法律意见。

以我国内地法为例，虽然现行《仲裁法》对知识产权的可仲裁性留有适用空间，但对于专利和商标的有效性问题，《专利法》和《商标法》都明文规定必须由主管行政机关决定，且《仲裁法》也对此类“依法应当由行政机关处理的行政争议”排除在可仲裁范围。有鉴于此，笔者分析，现阶段若要在中国内地执行香港涉及专利和商标的有效性的仲裁裁决还存在一定障碍。

三、关于知识产权侵权仲裁的前沿实践

 在目前阶段，新法生效时间尚短，我们尚且无法从适用《修订条例》的仲裁实例中分析实践经验，但可以从其他承认侵权可仲裁的国家已有经验出发，进行比较，分析利弊。

1. 专利有效性仲裁与行政程序的关系问题 

瑞士作为支持专利有效性可仲裁的代表性国家之一，瑞士联邦专利和商标局发布过一个正式声明，承认与知识产权有效性有关的仲裁裁决，并将其作为撤销登记的基础，其不仅没有以公共政策来严格限制知识产权有效性争议提交仲裁，而且仲裁庭享有宣告专利或商标无效的权力。[4]

相比之下，美国的专利仲裁程序和行政程序相对独立。美国《专利法案》第294条（d）款和（e）款规定，专利权人、代理人或者被许可人等有义务将仲裁裁决情况通知专利机关负责人，在专利机关收到该通知之前，仲裁裁决不具有强制执行力。[5]有学者认为，此举是为了让专利机关能够及时掌握专利权的现实状况，算是对其放弃专利效力审查的一种补偿。[6]然而该条仅规定了专利机关可以进行备案，但并未赋予专利机关对相关专利进行审查或者依据仲裁裁决进行无效的权利或义务，也是充分尊重了仲裁一裁终局的效力和当事人的意思自治。

在仲裁裁决不会影响专利行政授权的情况下，在美国专利行政审查程序,也不受正在进行的仲裁的影响。在1994年之前，美国国际贸易委员会发起的因外国商品进口而对知识产权构成侵权的行政审查，并不能中止正在进行的仲裁。

在FarelCorp.v.InternationalTradeCommision一案中，上诉巡回法院认为， 仲裁协议会导致当事人放弃司法权利，但不导致当事人放弃行政复审的权利，例如向ITC申请复审。[7]

然而，在香港的《修订条例》中我们没有看到专利有效性仲裁裁决与专利行政程序的关系问题的相关规定。在律政司发布的《有关在香港以仲裁解决知识产权争议的常见问题》[8]中可以了解到，香港的做法是“仲裁裁决只对仲裁各方和透过或藉著任何一方提出申索的人具有约束力。该裁决对仲裁当事人以外的人不具约束力,亦不会被香港相关知识产权的注册处处长受理注册或记录。

此外,由于仲裁裁决对香港法院或相关知识产权的注册处处长没有约束力, 所以无碍香港法院或相关知识产权的注册处处长在日后审理第三者向知识产权拥有人提出的诉讼时,对任何事项,包括已注册的知识产权的有效性持有另一观点。”由此可见，香港对于仲裁裁决是否会影响专利行政授权的问题是非常谨慎的，仲裁结果不但不影响专利行政授权，甚至也不需要备案。如此一来，香港有关知识产权有效性的仲裁裁决，对公共政策的影响程度也相对降低。

2.专利有效性仲裁与司法程序的关系问题  

与香港的立法相同，考虑到公共政策问题，《美国专利法》第249条第3款对仲裁的效力作出了较为谨慎的限定,即：“仲裁裁决具有终局性, 对当事人各方均有拘束力, 但对其他人没有法律上的效力。当事人各方可以约定，如果日后裁决所涉及的专利事项被有管辖权的法院宣布无效或不能执行(法院的此项判决不能上诉)，该有管辖权的法院可根据一方当事人的请求,对该裁决进行修订,该修订的效力不溯及既往”。[9]

这一规定主要针对在仲裁庭认定专利有效, 而事后法院在其他案件中宣布专利无效的确定, 因为这样可能出现对其中一方不合理的结果, 法院提供一次变更的机会。但这种机会受到严格限制, 有两种情况当事人不能申请变更: 其一, 事前没有在仲裁协议中达成可以申请变更的协议;其二, 如果仲裁裁决认为专利无效, 而后来法院认为有效, 当事人不可申请变更。有学者认为，这样的限制性规定有利于维护仲裁裁决的权威性,也加强了当事人对争议处理结果的预期性。[10]

但笔者认为，之所以不允许仲裁认定专利有效，后续法院认定为无效而区变更的情况，是为了维护仲裁的权威性和充分尊重当事人的意思自治，此外还可以起到监督仲裁庭裁决的重要作用。

相比之下，香港此次的修法并未提及和司法程序的冲突如何解决的问题。在这个问题上，笔者认为美国的经验具有可借鉴之处。知识产权裁判的专业性强，难度大，在知识产权仲裁员队伍建设尚处于初期阶段，美国的上述做法值得借鉴 。

目前《修订条例》中大部分关于知识产权仲裁的新订法例条文，已于 2018 年1月 1 日起生效，并适用于在生效日期或以后展开的仲裁。但已经在仲裁程序中的各方亦可同意将新订法例条文适用于生效日期前展开的仲裁及其相关的包括上诉，申请撤销裁决的程序,及强制执行裁决等程序。笔者期待在不久后，可以看到香港知识产权侵权仲裁的实际案例，也可为中国大陆地区提供可参考的经验。

参考文献（向下滑动）

1.《知识产权贸易工作小组报告》，

http://www.cedb.gov.hk/citb/doc/tc/Councils_Boards_Committees/Final_Report _Chin.pdf. 最后访问日 2019年2月15日。

2.倪静：《知识产权争议多元化解决机制研究》，法律出版社，2015年3月版，第206页。

3.倪静：《知识产权争议多元化解决机制研究》，法律出版社，2015年3月版，第206页。

4.陈健：《知识产权仲裁制度研究》，载《北京仲裁》，2016年4月刊。

5.35 U.S.C. 294 “(d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director... …(e) The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.”

6.崔国斌：《美国专利有效性仲裁制度评析》，载《知识产权》，1998年3月。

7.陈健：《比较研究————美国专利仲裁制度研究》，载《北京仲裁》，2010年11月刊

8.https://www.doj.gov.hk/chi/public/pdf/arbitration_faq.pdf.   最后访问日2019年2月15日

9.35 U.S.C. 294 (c): “An award by an arbitrator shall be final and biding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an ward is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration.  Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification.”

10.王莹 ：《试论知识产权有效性争议的可仲裁性》，载《电子知识产权》，2003年第3期。

作者简介

李圆 上海市协力律师事务所律师

上海市协力律师事务所知识产权专委会秘书长，“2017上海知识产权服务之星”，擅长知识产权涉外法律服务，曾外派香港专项从事涉知识产权国际仲裁研究与实务。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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