超出商标指示性使用的必要限度构成商标侵权
文 / 蔡伟 福建省高级人民法院
裁判要旨
基本案情
被告福建丽珍贸易有限公司（下称丽珍公司）是案外人英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司（下称金龙泉公司）生产的金龙泉啤酒在福建漳州地区的经销方。被告漳浦县红宝石酒店（下称红宝石酒店）系丽珍公司发展的下线销售商。案外人百威投资公司系金龙泉公司的控股公司，而百威投资公司经商标权利人许可，亦享有上述“百威”等文字商标的使用权。
红宝石酒店在销售金龙泉啤酒的冷藏柜外观张贴标注有“百威英博 投资（中国）有限公司控股 英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司出品 福建丽珍贸易有限公司”字样和瓶装、听装两款金龙泉啤酒外观图片广告，经营场所内另单独陈列标注“百威英博 投资（中国）有限公司控股 英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司出品”字样和瓶装、听装两款金龙泉啤酒外观图片广告，其中“百威英博”文字字体均作放大处理并单独一行突出显示，与下方“投资（中国）有限公司控股”和其他文字存在较明显的分割和差别。
涉案广告宣传材料由丽珍公司制作、使用并向经销商户提供。原告起诉认为两被告的行为主观上有侵权恶意，客观上会造成消费者混淆误认，已经构成商标侵权及不正当竞争，要求二被告承担停止侵权、赔偿损失及消除影响等法律责任。二被告则辩称由于百威投资公司系金龙泉公司的控股公司，故二被告在销售金龙泉公司生产的金龙泉啤酒产品时在广告宣传材料中使用“百威英博 中国（投资）有限公司控股”的文字系对百威投资公司企业名称的正当描述，并不构成侵权。
法院裁判
漳州市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，是侵犯商标权的行为。
本案二被告在广告宣传中突出使用“百威英博”字样，该字样与原告的“百威”系列注册商标文字内容相同、整体视觉效果基本无差别，构成相同或者近似商标，易使相关公众对两者商品来源造成混淆，已构成商标侵权。即便金龙泉公司为百威投资公司所控股，但二被告销售的是金龙泉公司生产的金龙泉啤酒，并非百威投资公司生产的百威品牌的啤酒。
另外，二被告在广告宣传材料中对相关文字内容的使用方式并非单纯的描述，其中“百威英博”文字字体均作放大处理并单独一行突出显示，与下方“投资（中国）有限公司控股”和其他文字存在较明显的分割和差别。
二被告上述突出“百威英博”的字样并将其置于广告宣传材料的显著位置属于商标性使用，易造成混淆误认，显然已经超出商标指示性使用的合理范畴。一审法院据此判令二被告承担停止侵权、赔偿损失及登报消除影响等责任。二被告不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉。二审中双方和解撤诉。
法官评析
本案特殊之处在于，二被告经销的金龙泉啤酒产品，系金龙泉公司所生产，而金龙泉公司的控股公司百威投资公司，同样享有涉案“百威”文字系列商标的使用权。那么二被告基于该关联关系，在经销产品的广告宣传语中进行涉案描述是否属于对他人商标的正当使用是本案的争议焦点。这个问题就涉及到商标侵权诉讼抗辩中有关指示性使用这一重要概念及其适用条件。
1.商标指示性使用的法律概念及作用。关于商标的指示性使用，商标法没有作出专门规定。商标法第59条仅仅规定了对商标中包含的描述性内容可进行正当使用，但从具体的市场经营活动来看，商标的正当使用不仅包括对描述性内容的正当使用，还包括在特定条件下对商标的指示性正当使用。
实务中一般将商标指示性使用的概念界定为：经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性与他人的商品或服务有关，而用叙述性文字使用他人商标。
指示性合理使用通常表现为直接使用他人商标，并且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。有关商标指示性使用的规则最早系美国联邦第九巡回上诉法院于1992年在New Kids On The Blook v.News America Publishing,Inc.案中所确立。之后美国的司法实践不断对该规则进行丰富，与此同时，世界许多国家的商标法也作出类似规定，我国同样接纳了这一理论并通过大量案例不断予以诠释。
商标指示性使用本质上还是构成商标结构意义上的使用，进入商标权的控制范围，但并不构成商标侵权，是因为在这种情况下，为了平衡其他利益或者价值，商标权的权利受到了限制，法律将这种使用行为不作为侵权处理。认定对他人商标进行指示性使用属于正当使用具有重要意义，因为经销商在经营商品时，为了客观说明自己商品或者服务的来源、用途、服务对象及其他商品本身固有的特性，不可避免地需要使用他人的注册商标。
如果一律禁止其他经营者对所经营商品的商标进行说明性使用，显然违背了正常的商业经营活动规律，使商标用于区分商品和服务来源的这一本质特性无法发挥，对经营者也是不公平的。
2.商标指示性使用的具体类型和特点。从目前审判活动实践来看，商标说明性合理使用主要涉及两种类型：一种是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等，如某品牌电脑标注“Intel Inside”，在于说明其使用了英特尔公司中央处理器的事实，这种使用方式就属于善意合理使用了英特尔公司的Intel 商标。又如手机电池厂商可以在其生产的电池上注明“本款电池可以匹配华为手机”，这种使用也属于对他人商标合理的说明性使用。
但是，为了能够使消费者知晓组装制造商的商标和零配件商标指示信息的区别而不至产生混淆，组装制造商有义务在商品成品的外观显著位置标明自己的商标或者其他来源区别信息。这是因为，商标法的根本目的在于防止侵权者通过使用他人的商标而将自己的商品伪装成他人的产品欺骗公众，避免消费者混淆是商标法维护消费者利益的集中体现。因此如果没有产生混淆，就不应该认定为商标混淆，正如美国HOLMES法官所指出的“商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售。如果商标使用时只是为了告知真相而不是要欺骗公众，我们就看不出为何要加以禁止，商标权不是禁忌”。[1]
另一种则针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中宣传推销该商品进而对商标进行使用。比如销售五粮液公司产品的销售商，只有使用五粮液商标才能合理地向消费者传达所销售的产品的信息。销售商如果在对外宣传时使用“本店销售正宗五粮液酒”的描述方式，应当也属于对他人商标正当的指示性使用。
关于销售商在销售活动中对他人商标进行指示性使用有一种特殊情况需要注意。典型代表是零售行业中对他人商标的“添加性使用”，对于一些本身无法附着商标的大包装商品，如水泥、砂糖、大米，零售商在分装后无法使用原来帖附在大包装上的商标，因此只能自行标识，这种使用方式同样构成商标指示的合理使用。
3.构成商标指示性使用的基本要件和判断因素。经营者可以对他人商标进行指示性使用，但在使用方式上必须有一定的限度和边界，即经营者使用须基于诚信善意，且是以直接使用叙述性文字的方式，说明经营的商品种类及提供服务的范围。如果经营者的行为明显是为了暗示和误导消费者，如经营者在企业名称、店铺名称以及广告宣传中以单独或者突出标注的形式使用他人注册商标，会让相关公众误认其与商标权人具有投资、授权等紧密联系，实质是利用他人品牌的知名度和美誉度吸引更多的关注和商机，由于这种使用方式和行为不但会使经营者不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身就是虚假的，因此不属于指示性正当使用，有可能构成商标侵权。[2]
关于店招门头的商标使用问题，国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》第二条规定：商品销售网点和提供某种服务的站点，在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时，可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中的商标部分。在“芬迪”商标侵权案件中中，法院认为销售商在店招上单独使用注册商标的行为，实质是指向店铺的经营者是商标权人或与商标权人存在许可使用等关联关系，会使相关公众对两者关系产生误认，遂判决销售商构成商标侵权。[3]
在前述New Kids On The Blook v.News America Publishing,Inc.案中，法院认为：即只要被告使用商标旨在描述原告的商品，而不是其自己的商品，在符合以下三个条件时，（被告）商业使用者有权提出指示性合理使用抗辩；首先，所涉商品或者服务不使用商标就不易识别；其次，商标的使用必须以识别商品或者服务的合理必要性为限；最后，该使用不会暗示得到了商标所有人的赞助或支持。从我国审判实践来看，认定被告的行为是否属于正当的指示性使用，主要应围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行综合判断。
至于注册商标的显著性和知名度以及注册商标的历史因素等在有的案件中也可以作为考虑因素。具体到本案，即便金龙泉公司为百威投资公司所控股，但二者之间只是存在单纯的股权控制关系，仍系独立经营的市场主体，双方之间的股权控制关系不代表着双方存在商标等知识产权资源的许可关系。二被告销售的是金龙泉公司生产的金龙泉啤酒，并非百威投资公司生产的百威品牌的啤酒。
从该案审理查明的事实来看，2017年10月25日，百威投资公司曾向金龙泉公司发出《关于：要求停止侵犯“百威”系列商标专用权和停止不正当竞争行为的告知函》，主要内容为：百威投资公司要求金龙泉公司立刻停止在任何产品的包装及宣传上使用任何与百威系列商标相同或近似的文字及图形；立刻停止在任何产品的包装及宣传上以任何形式使用“百威英博集团”、“百威英博啤酒集团”或“百威英博投资（中国）有限公司”的名称字号且不得标注或宣传“百威英博投资（中国）有限公司控股”，以免引起消费者误解或混淆。
可见，作为涉案“百威”系列商标的权利人之一的百威投资公司，已经以告知函的形式要求金龙泉公司不得以任何形式不当使用或宣传“百威”标识。而本案中，二被告在广告宣传材料中对相关文字内容的使用方式并非单纯的描述，其中“百威英博”文字字体均作放大处理并单独一行突出显示，与下方“投资（中国）有限公司控股”和其他文字存在较明显的分割和差别。
二被告上述突出“百威英博”的字样并将其置于广告宣传材料的显著位置属于商标性使用，主观上显然是为了搭他人商誉和品牌知名度的便车，客观上向消费者传达了虚假信息，会使消费者误以为金龙泉啤酒与百威啤酒之间存在关联。二被告的行为本质上是通过这种不当方式为自身谋取不当的市场份额。这种使用方式显然已经超出商标指示性使用的合理范畴，构成了商标侵权。
[1]袁博：《赢在IP知识产权诉讼实战策略》，中国法制出版社2017年第1版，第167页。
[2]袁博：《赢在IP知识产权诉讼实战策略》，中国法制出版社2017年第1版，第170－171页。
[3]参考上海知识产权法院（2017）沪73民终23号民事判决书。
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