植德诉记 | 案例篇7：持续、批量、恶意抢注商标行为的司法救济途径

作者：杨诚 曹以诺

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题记

Preface

植德诉记是植德争议解决部出品的系列专业文章，分为案例篇与应用篇。

案例篇通过借鉴英美法学专业中倡导的“IRAC”分析方法，对司法案例进行分析研究，以内容简洁、结论明确、指导实践为要旨；应用篇则侧重呈现植德律师在办理具体争议案件时对争议解决策略、法律适用等方面的研究心得，讲求格物致知。

期待通过植德诉记与大家分享进一寸有一寸的欢喜。

问题的提出

部分商标权利人长期面临着竞争者持续批量地抢注与其注册商标相同或近似商标（以下统称为“恶意抢注行为”）的困扰。

对于恶意抢注行为，根据《商标法》的相关规定，商标权利人有权通过国家知识产权局的行政程序，以提出商标异议、申请商标宣告无效或申请撤销商标的方式来维护自己的权利。如果相关异议或申请未获得支持，那么商标权利人还有权进一步向法院提起商标行政诉讼。但受限于商标的个案审查原则，商标权利人需要针对每一个恶意抢注的商标提出异议、无效或撤销，耗费了大量的维权精力和成本。

为了打击包括上述恶意抢注行为在内的商标恶意注册行为，国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》，强调需要强化整治以“囤商标”、“傍名牌”、“搭便车”、“蹭热点”为突出表现的商标恶意囤积和商标恶意抢注行为。

那么，除了依靠国家知识产权局等行政部门的监管、规制外，针对恶意抢注行为，商标权利人是否可以以恶意抢注人为被告向法院提起民事诉讼，要求恶意抢注人停止恶意抢注行为、赔偿损失、消除影响，从而一揽子解决被恶意抢注的困扰？法院对于该等恶意抢注行为又会如何认定和裁判？

简要回答

在2021年上海法院加强知识产权保护力度典型案件之八“碧然德有限公司、碧然德净水系统(上海)有限公司诉上海康点实业有限公司‘碧然德’商标侵权及不正当竞争纠纷案【（2017）沪0112民初26614号】（以下称‘碧然德案’）”以及2021年福建法院知识产权司法保护十大案例之八“艾默生电气公司诉厦门和美泉饮水设备有限公司（原厦门安吉尔水精灵饮水设备有限公司）、厦门海纳百川网络科技有限公司、王某某、厦门兴浚知识产权事务有限公司不正当竞争纠纷案【（2021）闽民终（1129）号】（以下称‘艾默生案’）”两案中，法院均认定被告的恶意抢注行为构成《反不正当竞争法》第2条规定的不正当竞争行为，判令被告赔偿损失、消除影响。

进一步地，在艾默生案中，法院认定，原告要求被告停止恶意抢注行为的诉讼请求属于人民法院受理范围，并判令被告停止申请注册与原告注册商标相同或近似的商标。

案件事实

碧然德案中，原告碧然德公司自1993年起陆续注册了“BRITA”、“碧然德”等多个商标。被告康点公司在2012年至2016年期间在多个商品及服务类别上申请注册了“BRITA”、“碧然德”等多个商标，还以其正在申请注册的“德碧然德”商标作为引证商标，请求宣告原告“碧然德”商标无效，并对原告其他申请中的商标提出异议，经审查均未获得支持。

原告向法院提出诉讼请求，要求确认被告大量抢注商标并以此请求宣告原告已注册商标无效并对原告申请中的商标提出异议的行为构成不正当竞争、赔偿损失、消除影响。

艾默生案中，原告艾默生公司自1994年起陆续注册了“愛適易”等多个商标，并持续在报刊文章中进行宣传报道。被告王某某通过其实际控制的和美泉公司、海纳百川公司在多个类别的商品或服务上注册与原告涉案“愛適易”等系列商标相同或近似商标，导致原告长期、持续通过商标异议或宣告无效程序、行政诉讼等方式维护其合法权益。

故原告向法院提出诉讼请求，要求判令被告停止针对原告注册商标实施的抢注行为、赔偿损失、消除影响。

法律规则与适用

在碧然德案及艾默生案中，法院均认为被告恶意抢注商标的行为构成《反不正当竞争法》第2条规定的不正当竞争。

首先，原告已有在先注册的商标，且在经营中持续使用并宣传，使得其商标具有一定的影响力。其次，被告与原告之间存在一定的竞争关系，其在后持续申请注册与原告权利商标相同或近似的商标，导致原告需要通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼以及民事诉讼等方式维护其合法权益，使得原告的正常经营活动受到了严重干扰和不利影响。第三，被告抢注商标的行为具有攀附他人品牌进行不正当竞争的意图，具有明显的主观恶意，扰乱了市场竞争秩序，损害了原告的合法权益。

进一步地，在艾默生案中，一、二审法院均支持了原告要求判令被告停止针对原告的注册商标实施的抢注行为的诉讼请求，原因是法院认为“商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序，侵权成本低，如不判令停止继续实施抢注行为，则权利人需要不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益，不仅权利人需要花费大量的成本，同时也造成公共资源的极大浪费。”

思考

综合上述案例，恶意抢注行为属于不正当竞争的侵权行为已在一定程度上达成了司法共识。

值得注意的是，在艾默生案中，法院判决恶意抢注人停止申请注册与案涉商标相同或近似商标，本质上是对未来可能发生的侵权行为进行了处理，相比传统不正当竞争案件中法院对“停止侵权”诉请的处理方式，该判决具有一定的开创性，其可执行性值得探讨。

在实践中，商标权利人可能面临多种多样的恶意抢注行为，如：恶意抢注人仅抢注某一单独商标、存在多个恶意抢注主体、判决生效后恶意抢注人更换商标申请主体再次申请注册商标等情形。囿于个案案情不同，商标权利人的诉请是否能够获得法院支持仍需要具体问题具体分析。

对于商标权利人而言，事先采取预防保护措施，进行防御性质的商标申请和商标战略布局也是对抗恶意抢注人的有效手段。同时，在遭遇恶意抢注行为时，商标权利人也要注意积极收集、保存相关证据，为将来采取司法救济提供证据支持。

往期回顾：

植德争议解决

植德争议解决律师具有复合背景及工作经历，多位合伙人曾于法院、检察院任职多年，擅于结合司法、监管、商业及法律思维进行案件分析与规划，从客户整体利益出发提供综合解决方案，尤其擅长疑难复杂纠纷案件。植德争议解决业务以商业客户为主要服务对象，服务范围广泛涵盖金融资管、资本市场、投融资并购、房地产、企业日常经营争议等商事纠纷、民事纠纷、刑事风险防控及辩护、行政复议及诉讼等。 

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作者介绍

合伙人 杨诚

业务领域：知识产权、争议解决、政府监管与合规

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曹以诺

业务领域：特殊资产与破产重组、争议解决

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